VI SA/WA 5055/23

VI SA/Wa 5055/23 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2024-02-14
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-09-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Barbara Kołodziejczak-Osetek
Szczepan Borowski /sprawozdawca/
Urszula Wilk /przewodniczący/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 324
art. 129 in. 1 ust. 1 pkt 2-3, art. 130, art. 120, art. 252
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - t.j.
Dz.U. 2023 poz 775
art. 7, art. 8 par. 1, art. 77 par. 1, art. 107 par. 3, art. 75 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.)
Dz.U. 2022 poz 2492
art. 1
Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - t.j.
Dz.U. 2023 poz 1634
art. 133 par. 1, art. 134, art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a-c, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U.UE.L 2015 nr 336 poz 1 art. 4 ust. 1 lit. b
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw  członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
Dz.U. 2023 poz 1935
par. 14 ust. 1 pkt 1 lit. b
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek Asesor WSA Szczepan Borowski (spr.) Protokolant ref. staż. Aleksandra Koseła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2024 r. sprawy ze skargi B. z siedzibą w G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2023 r. nr DT-KJ.Z.519935.291.2022.9.jzak w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej B. z siedzibą w G. kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia [...] czerwca 2023 r. nr [...] Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2022 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny BEST zgłoszony w dniu 26 października 2020 r. pod numerem [...] przez [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w G. (dalej także jako skarżąca lub Spółka).
Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie sprawy.
Wnioskiem z dnia 26 października 2020 r. skarżąca zgłosiła w celu uzyskania prawa ochronnego znak towarowy słowno-graficzny BEST przeznaczony do oznaczania następujących usług: 36: gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe; usługi depozytów sejfowych; usługi finansowe, pieniężne i bankowe; usługi ubezpieczeniowe; usługi w zakresie nieruchomości; usługi w zakresie wycen; wydawanie kart przedpłaconych i bonów; gwarantowanie ubezpieczeń; ubezpieczenia; usługi w zakresie depozytów przedmiotów wartościowych; zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe; agencje ściągania wierzytelności; usługi agencji ściągania wierzytelności; elektroniczne usługi windykacji należności; firmy windykacyjne; skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności; usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności; windykacja; windykacja należności i odzysk długu; windykacja należności i odzyskiwanie długów.
Organ pismem z dnia 26 listopada 2020 r. poinformował skarżącą o istniejących przeszkodach do udzielenia ochrony stwierdzając m.in., że znak towarowy BEST jest oznaczeniem ogólnoinformacyjnym, które nie nadaje się do odróżnienia usług zgłaszającego od usług tego samego rodzaju oferowanych przez innych przedsiębiorców. Analizowany znak jest znakiem słowno-graficznym utworzonym z jednego wyrazu "best", które w przekładzie na język polski oznacza "najlepszy". W ocenie organu użyte słowo daje jasny, prosty przekaz informujący odbiorcę o jakości usług i wywołuje u konsumenta określone wrażenie najlepszego możliwego wyboru usługi.
Skarżąca w piśmie z dnia 22 grudnia 2020 r. odniosła się do stanowiska organu wskazując m.in., że słowo "best" może mieć wiele znaczeń, np. "pokonać kogoś". Uznała jednocześnie wykładnię spornego oznaczenia dokonaną przez organ za zbyt ogólną. Skarżąca stwierdziła, że organ niezasadnie przyjął, iż część graficzna znaku jest zbyt uboga, zaś sam znak nie ma charakteru fantazyjnego. W jej ocenie usługi objęte zgłoszonym znakiem są usługami specjalistycznymi i są przeznaczone zarówno dla przeciętnych użytkowników, jak i profesjonalistów, a poziom uwagi grupy docelowej należy ocenić na poziomie wysokim. W związku z tym przedstawiony typ odbiorcy widząc znak towarowy "BEST" skojarzy go ze Spółką [...], a nie jedynie z informacją o jakości usług.
Organ decyzją z dnia [...] lutego 2022 r. działając na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324 ze zm. dalej także jako: p.w.p.) odmówił skarżącemu udzielenia prawa ochronnego na znak słowno-graficzny BEST.
Skarżący złożył od tej decyzji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Organ wspomnianą na wstępie decyzją z dnia [...] czerwca 2023 r. utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję.
Uzasadniając decyzję organ wskazał, że zgłoszony znak nie posiada zdolności odróżniającej. Zasadą ustawy Prawo własności przemysłowej jest rejestracja tylko takich oznaczeń, które nadają się do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa, mając dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego, o czym mówi art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie posiadają dostatecznych znamion odróżniających m.in. takie oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towarów/usług, ich pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.
Organ wskazał, że zgłoszone przez skarżącą oznaczenie składa się z elementu słownego BEST zapisanego białymi, drukowanymi, wielkimi literami. Wyraz ten wpisany został w figurę geometryczną przypominającą zielony kwadrat z jednym rogiem w kolorze pomarańczowym. Pochodzące z języka angielskiego słowo "best" ma swoje powszechnie rozumiane znaczenie w języku polskim i oznacza "to co najlepsze". Powyższe użyte słowo daje jasny, prosty przekaz informujący odbiorcę o jakości usług i sposobie świadczenia, czyli że usługi świadczone przez skarżącą są najlepsze na rynku. Odbiorca wskazanych przez skarżącą usług, zdaniem organu, będzie traktował to oznaczenie jako informację zachwalającą przedmiot wskazanych usług, z których odbiorca będzie zadowolony, nie zaś informację o pochodzeniu usług od konkretnego przedsiębiorcy.
Oznaczenie BEST jako całość będzie logicznie rozumiane przez konsumentów jako informacja o jakości usług i sposobie świadczenia usług, do oznaczania których przeznaczone jest przedmiotowe oznaczenie, tj. informować będzie, że zgłoszone usługi są najlepszej jakości, świadczone w najlepszy sposób przez przedsiębiorcę. Zdaniem organu opisowy i niedystynktywny charakter zgłoszonego oznaczenia nie powinien budzić zatem wątpliwości w przypadku sygnowania nie tylko wskazanych w wykazie wszystkich usług w klasie 36, ale również w stosunku do niemalże wszystkich usług świadczonych na rynku przez różnych przedsiębiorców z różnych branż. Naturalnym jest, iż konsumenci oczekują od przedsiębiorców, aby oferowane przez nich usługi były świadczone jak najlepiej. Organ stwierdził, że opisowy charakter oznaczenia w stosunku do niemal wszystkich usług dostępnych na rynku powoduje, iż takie oznaczenie nie spełnia podstawowej funkcji znaku towarowego tj. funkcji wskazującej na konkretne pochodzenie towarów od konkretnego przedsiębiorcy i jest określeniem niedystynktywnym. W ocenie organu oznaczenie BEST jako całość dostarcza bezpośrednią informację na temat rodzaju, właściwości i przeznaczenia towarów, a odbiorcy tych towarów bez większej analizy myślowej odczytają to oznaczenie jako wskazujące na rodzaj i pewne właściwości oferowanych towarów. Znak towarowy BEST składa się z prostego, powszechnie zrozumiałego, znanego słowa, niebudzącego wątpliwości u przeciętnego konsumenta. Słowa takie jak powyżej wskazane nie wymagają od niego dobrej znajomości języka angielskiego ani umiejętności komunikowania się w tym języku, a odbiór jest czytelny ze względu na powszechne funkcjonowanie tych terminów w przestrzeni publicznej.
Odnosząc się do zarzutu skarżącego organ wskazał, że uzasadnienie odmowy udzielenia prawa ochronnego powinno odnosić się do konkretnych towarów/usług. Jednakże właściwy organ może ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia, jeżeli istnieje ta sama podstawa odmowy i jest ona podnoszona wobec kategorii lub grupy towarów/usług, między którymi istnieje na tyle bezpośredni i konkretny związek, że tworzą one jedną kategorię lub jedną grupę towarów/usług o dostatecznie jednorodnym charakterze. Zdaniem organu usługi będące przedmiotem postępowania zgłoszeniowego tworzą grupę czy też kategorię o jednolitym charakterze, ponieważ wszystkie wskazane usługi mają tą samą wspólną cechę, na którą wskazuje treść zgłoszonego oznaczenia tj. są usługami świadczonymi w wysokiej jakości.
Organ uznał, że ochrony na znak towarowy należy odmówić, jeśli przynajmniej w jednym z jego możliwych znaczeń opisuje ono właściwość danych towarów lub usług. Zapisanie słowa BEST jedynie w kolorze białym na zielonym tle, w prostej figurze geometrycznej tj. kwadracie posiadającym jeden róg w kolorze pomarańczowym bez użycia dodatkowo fantazyjnego/wyróżniającego elementu słownego lub fantazyjnej/wyróżniającej grafiki, nie nadaje całościowemu oznaczeniu fantazyjnego charakteru. Organ stwierdził, że tak uboga warstwa graficzna nie może nadać znakowi wystarczającej dystynktywności. Oznaczenia wyłącznie opisowe, których warstwa graficzna jest uboga i mało wyróżniająca się, nadal pozostają oznaczeniami niedystynktywnymi, pozbawionymi konkretnej zdolności odróżniającej.
Organ podał, że zgodnie ze Wspólnym komunikatem dotyczącym wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego - znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego z dnia 2 października 2015 r., jest mało prawdopodobne, aby akceptowane były elementy słowne o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego w połączeniu z prostymi kształtami geometrycznymi, takimi jak: punkty, linie, odcinki, okręgi, trójkąty, kwadraty, prostokąty, równoległoboki, pięciokąty, sześciokąty, trapezy i elipsy, w szczególności, gdy wyżej wymienione kształty są użyte jako obramowanie lub obwódka. Zdaniem organu taka sytuacja miała miejsce w przypadku spornego znaku. Organ stwierdził, że elementy słowne o charakterze opisowym pozbawione charakteru odróżniającego, przedstawione podstawowym, standardowym krojem pisma, literami lub odręcznym krojem pisma - z efektami czcionki lub bez (pogrubienie, kursywa) - nie mogą zostać zarejestrowane. Wskazał ponadto, że Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach "Programu Konwergencji". Niniejsza Wspólna Praktyka obowiązuje dla postępowań prowadzonych w dniu, jak i zgłoszeń dokonanych po dniu ogłoszenia niniejszego Wspólnego Komunikatu, czyli 15 stycznia 2021 r.
Urząd Patentowy uznał, że analizowany znak jest znakiem opisowym. Stwierdził, że wyrażenie BEST jest również oznaczeniem niedystynktywnym, czyli nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone (art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p.), albowiem składa się z określeń rodzajowych, które informują odbiorców o cechach towarów. To z kolei pozwala na stwierdzenie, że taki znak pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Oznaczenie BEST rozumiane w swoim podstawowym (słownikowym) znaczeniu będzie wskazywało na cechy większości dostępnych na rynku usług, które mogą być świadczone najlepiej jak się da przez świadczeniobiorców lub stanowić najlepszą ofertę na rynku. Skoro znaczenie zgłoszonego znaku ma takie ogólne i szerokie spektrum do wskazywania na cechy konkretnych usług, nie sposób uznać, iż mogłoby pełnić rolę znaku towarowego, którego główną funkcją jest funkcja wskazywania pochodzenia towarów/usług od konkretnego przedsiębiorcy. Sporny znak, w ocenie organu, nie jest w stanie zapaść w pamięć odbiorców jako oznaczenie pochodzenia gospodarczego zgłoszonych usług. Odczytanie jego warstwy znaczeniowej następuje w sposób bezpośredni. Możliwe jest jego postrzeganie w charakterze podstawowej informacji o cechach usług, które mogłoby towarzyszyć jakiemuś bardziej dystynktywnemu elementowi, jednakże samo w sobie nie zawiera ono żadnego elementu wyjątkowego, dystynktywnego, nie jest specyficznym neologizmem ani grą słów.
Zdaniem organu dla rozstrzygnięcia sprawy nie ma znaczenia również okoliczność wcześniejszego udzielenia skarżącej ochrony na znak [...] SPÓŁKA AKCYJNA, albowiem każde zgłoszone oznaczenie rozpatrywane jest indywidualnie i w poprzedniej sprawie Urząd mógł kierować się dodatkowymi okolicznościami, które zadecydowały o udzieleniu prawa ochronnego. Z uwagi na ciągłe zmiany sytuacji rynkowej i będące ich konsekwencją zmiany zachowań i świadomości rynkowej potencjalnych nabywców organ skupia się na ocenie sytuacji w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego. Nie bez znaczenia jest fakt, że pomiędzy zgłoszeniami wyżej wskazanych znaków upłynęło 15 lat. Percepcja odbiorcy w tak długim okresie mogła również ulec zmianie.
Odnosząc się do zgłoszonej przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kwestii nabycia przez sporny znak tzw. wtórnej zdolności odróżniającej (art. 130 p.w.p.) organ wskazał, że nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej wymaga potwierdzenia długotrwałości i intensywności używania oznaczenia w obrocie gospodarczym, a przede wszystkim intensywnej reklamy. Charakter odróżniający znaku, w tym uzyskany w następstwie jego używania, należy oceniać pod kątem oczekiwanego postrzegania tego znaku przez przeciętnego konsumenta w odniesieniu do danej kategorii towarów i usług. Na wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania okoliczności związanych z używaniem znaku i jego rozpoznawalnością. Dowody powinny przedstawiać przykłady używania znaku towarowego. Używanie znacznie odmiennego znaku jest pozbawione mocy dowodowej i powinno zostać pominięte. Jeśli wykazywane jest używanie znaku, który - choć jest podobny do zgłaszanego - ma sam w sobie charakter odróżniający, dowody te należy pominąć. Jednocześnie organ wskazał, że nie jest wykluczone, aby znak nabył wtórną zdolność odróżniającą w następstwie używania tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim. Dzieje się tak jednak jedynie w takim wypadku, gdy jest to nieznaczna zmiana znaku, która nie rzutuje na jego charakter odróżniający.
Organ zwrócił uwagę, że środki dowodowe przydatne w toku wykazywania wtórnej zdolności odróżniającej nie są jednak wobec siebie równoważne. Orzecznictwo sądów unijnych wyróżnia wśród tych dowodów dwie kategorie: bezpośrednie i pośrednie (wtórne). Bezpośrednim dowodem są wyniki opinii publicznej oraz opinie branżowych stowarzyszeń i izb handlowo-przemysłowych. Do pośrednich należą informacje o wysokości udziału w rynku, nakładach na reklamę itd. Są to dane, które pozwalają na ustalenie zakresu, czasu oraz intensywności używania znaku towarowego.
W dalszej części uzasadnienia decyzji organ ocenił poszczególne dowody złożone przez skarżącą na okoliczność wykazania nabycia przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej.
Organ uznał m.in., że wydruk ze strony internetowej skarżącej jest informacją o profilu jej działalności oraz że Spółka jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej. Materiały te nie dowodzą, ilu dokładnie lub ilu w ogóle było odbiorców tych usług we wskazanym czasie. Organ nie uwzględnił także dowodów w postaci certyfikatu audytu za 2019 r. oraz sprawozdania Grupy Kapitałowej [....] 2018 r. Z dowodów tych nie wynika bowiem, w ilu egzemplarzach dokument ten został wydrukowany (udostępniony on-line), do jakiej grupy odbiorców dotarł, ile osób z docelowej grupy odbiorców zgłoszonych usług zapoznało się z nim, jaka część z tych osób zapamiętała znak słowno-graficzny BEST. Podobnie informacja o debiucie skarżącej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych - z dowodu tego wynika jedynie, że spółka jest notowana na giełdzie, jak wiele innych spółek akcyjnych. Dowód ten nie wnosi natomiast nic w kwestii świadczonych usług.
Oceniając zestawienie wydatków skarżącej na działania promocyjne za lata 2016-2020 organ uznał, że dowody te wskazują, iż skarżąca prowadzi kampanie reklamowe i inne działania promocyjne, natomiast nie można z tych dokumentów odczytać, jaka część tych działań skierowana jest na promocję i reklamę zgłoszonego znaku i promocję usług sygnowanych tym znakiem. Istotną wskazówkę rozpoznawalności stanowią faktury za kampanię internetową marki BEST z listopada 2016 r. (na kwotę 660 617,23 zł), jednakże na podstawie przedłożonych materiałów nie sposób stwierdzić realnej treści tej kampanii - stąd też Urząd wziął pod uwagę załączone do akt wydruki z Internetu artykułów, postów i materiałów promocyjnych ze wskazanych przez skarżącą stron, w których tytułach występowało przedmiotowe oznaczenie oraz oświadczenia o prowadzonej kampanii poprzez portale społecznościowe tj. YOUTUBE, LINKEDLN. Cechują się one relatywnie niską liczbą wyświetleń w krótkich okresach czasu (6 tys. wyświetleń filmu Youtube przy prawie 38 mln ludzi w społeczeństwie). Nie sposób ponadto stwierdzić na podstawie przedstawionych danych, ilu z tych wyświetleń dokonywali polscy odbiorcy; wspomniane portale społecznościowe mają charakter ogólnoświatowy, zaś w kontekście wtórnej zdolności odróżniającej istotne jest wykazanie jej istnienia na terytorium Polski. Odnosząc się do dowodów w postaci materiałów promocyjnych dotyczących Dni E. organizowanych w 2017 r. organ stwierdził, że informują one o włączeniu się Spółki do kampanii promocyjnej Miasta. Dowody wskazują, że Spółka udziela się w wydarzeniach kulturalnych jako jeden ze sponsorów. Zestawiając te dowody z wyżej wymienionymi fakturami za działalność PR można wywnioskować, że część kwoty przeznaczonej na działanie promocyjne firmy jest wydatkowana właśnie na takie cele (sponsorowanie wydarzeń kulturalnych), a nie odnosi się wprost do reklamy i promocji wskazanych w wykazie towarów i usług oraz znaku słowno-graficznego BEST sygnującego właśnie te usługi. Organ wskazał, że pozostałe materiały z promocji wykazują, iż Spółka uczestniczy w sponsorowaniu różnych aktywności związanych z jej profilem działalności, wydarzeń sportowych oraz platform wymiany wiedzy i doświadczeń i uczestniczy w kongresach branżowych. Mimo że przy okazji takich wydarzeń uczestnicy mogą zapoznać się z profilem działalności Spółki, oraz zobaczyć znak towarowy słowno-graficzny, nie można uznać, iż analizowany materiał dostarcza danych na temat rozpoznawalności wśród odbiorców przedmiotowego oznaczenia. Zdaniem organu bez znaczenia są również wydruki zawierające informacje o zdobyciu przez skarżącą różnych nagród i wyróżnień w konkursach na telemarketera, lidera informatyki, w konkursie CIO. Analizowany materiał nie dostarcza danych na temat rozpoznawalności przedmiotowego oznaczenia wśród odbiorców, a tym samym związku między znakiem, usługami a Spółką [...] S.A.
Oceniając dowody zgłoszone przez skarżącą w postępowaniu wszczętym na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy m.in. w postaci korespondencji windykacyjnej za lata 2007-2022 oraz zestawienia ilościowego korespondencji windykacyjnej w latach 2009-2016 organ stwierdził, że dowody te wskazują, iż zgłaszający faktycznie świadczy usługi związane z obsługą wierzytelności. Jednakże na podstawie takich dowodów nie sposób wywieść, że znaczna część potencjalnych odbiorców postrzega zgłoszone oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego zgłoszonych usług od skarżącej. Trudno bowiem uznać, iż kilkadziesiąt pism, wysłanych na przestrzeni 13 lat, wskazuje na intensywność używania zgłoszonego znaku oraz na znaczny udział w rynku. Nie są to zdaniem organu dokumenty obrazujące znaczną rozpoznawalność oznaczenia w ramach szerszego kręgu odbiorców. Dokumenty te w większości dowodzą jednak, że skarżąca prowadziła działalność gospodarczą i używała oznaczenia BEST.
Reasumując organ uznał, że przedstawione materiały nie dowodzą nabycia przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. Zaznaczył, że na podstawie nadesłanych dowodów nie jest możliwe ustalenie na dzień zgłoszenia, jaka była obecność oznaczenia na rynku i jak wysoki jest odsetek odbiorców odpowiedniego kręgu, którzy rozpoznają to oznaczenie jako wskazówkę pochodzenia usługi od skarżącej i odróżniają te usługi od tych samych usług innych przedsiębiorstw. Wskazane w przedmiotowym postępowaniu dowody na wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej mają charakter wyłącznie pośredni i nie są wstanie wykazać powiązania pomiędzy oznaczeniem a usługą oraz pomiędzy usługą a konkretnym przedsiębiorcą w świadomości przeciętnego odbiorcy usługi. Nie nadesłano żadnych dowodów badań opinii publicznej dotyczących znajomości znaku słowno-graficznego BEST na rynku (dowodów bezpośrednich) i potwierdzających fakt identyfikowania przez znaczną grupę konsumentów przedmiotowego oznaczenia z usługami oraz skarżącą, co jest najważniejszą przesłanką nabycia przez oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej.
Organ uznał, że całość materiału dowodowego przedłożonego przez stronę nie wykazuje, że przeciętni odbiorcy rozpoznają oznaczenie słowne BEST jako pochodzące od skarżącej.
Skargę na powyższą decyzję złożyła [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w G. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] lutego 2022 r., a także o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.
Zaskarżonej decyzji zarzucono:
Zaskarżonej decyzji zarzucono:
1. Mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie:
a) art. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. dalej jako: k.p.a.) w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., poprzez zaniechanie wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego złożonego w sprawie oraz niedokonanie należytej oceny jego całokształtu (w tym pominięcie i zaniechanie oceny twierdzeń oraz dowodów zaoferowanych przez skarżącą), a także dokonanie ustaleń dowolnych, niezgodnych z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, w tym:
- zaniechanie wszechstronnej i wnikliwej oceny zgłoszonych przez skarżącą dowodów nie tylko z osobna, ale również we wzajemnym powiązaniu, w sytuacji gdy nie jest możliwe przedstawienie jednego dowodu na okoliczność wtórnej zdolności znaku towarowego;
- przyjęcie, że oznaczenie BEST w chwili dokonywania zgłoszenia nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej;
- pominięcie dowodu w postaci zestawienia korespondencji windykacyjnej za lata 2009-2016 oraz dowodu z oświadczenia zarządu z dnia 22 grudnia 2020 r. przy dokonywaniu oceny wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego;
- przyjęcie, że jedynym dowodem wskazującym na wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej, a tym samym osiągnięcia asocjacji pomiędzy znakiem, skarżącą i usługą jest dowód z badania opinii, przy jednoczesnym zignorowaniu pozostałych dowodów;
- przyjęcie, że nie przedstawiono dowodów wskazujących na świadczenie usług finansowych i pieniężnych;
- przyjęcie, że na przestrzeni 13 lat wysłanych zostało kilkadziesiąt pism, w sytuacji gdy z pominiętego przez organ zestawienia ilościowego korespondencji wynika, iż tylko w 2011 r. skierowano ponad 400 000 pism do dłużników, a w 2016 r. - ponad 1 700 000 takich pism;
- pominięcie faktu, że używanie przez skarżącą zgłoszonego znaku towarowego "BEST" z dopiskiem "SPÓŁKA AKCYJNA" jest równie istotne i powinno być wzięte pod uwagę w ocenie uzyskania przez znak towarowy "BEST" [...] wtórnej zdolności odróżniającej;
- pominięcie faktu posługiwania się oznaczeniem BEST wyłącznie przez skarżącą dla usług windykacyjnych przed zgłoszeniem znaku towarowego na terenie RP, które wpłynęło na wytworzenie asocjacji pomiędzy oznaczeniem a jego pochodzeniem;
skutkujące błędnym ustaleniem stanu faktycznego polegającym na przyjęciu, że znak towarowy "BEST" [...] nie posiada zdolności odróżniającej i tym samym skutkujące odmową udzielenia ochrony na przedmiotowy znak towarowy.
b) art. 8 § 1 i § 2 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez prowadzenie postępowania w sposób budzący brak zaufania jego uczestników do władzy publicznej, przez zmienność rozstrzygnięć i dokonywanie skrajnie różnej oceny tego samego stanu faktycznego;
c) art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 2558 ust. 1 pkt 8 p.w.p. poprzez brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego decyzji z uwagi na zawarcie w nim zbyt ogólnych stwierdzeń i zaniechanie dokonania pełnej oceny dowodów na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej, nie wskazanie przyczyn, z powodu których organ odmówił wiarygodności i mocy dowodowej przedstawionym przez skarżącą dowodom (zestawienie korespondencji windykacyjnej) i twierdzeniom w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego BEST;
d) art. 8 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez zaniedbanie w zakresie ścisłego przestrzegania prawem przewidzianej procedury w zakresie dokładnego wyjaśnienia sprawy, w tym brak precyzyjnego wskazania motywów przyjętego rozstrzygnięcia.
2. Naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie art. 130 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a w konsekwencji przyjęcie, iż znak towarowy BEST [...] nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej.
Urząd Patentowy RP w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w wydanych przez siebie decyzjach.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2492 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę pod względem zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego. Oznacza to, że kontrola ta sprowadza się do zbadania, czy organ administracji wydając zaskarżony akt nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Ocena ta dokonywana jest, co do zasady, na podstawie materiału dowodowego zebranego w toku postępowania administracyjnego. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 133 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r., poz. 1634 ze zm., dalej jako: p.p.s.a) sąd orzeka na podstawie akt sprawy. Stosownie zaś do art. 134 p.p.s.a., sąd badając legalność zaskarżonego aktu nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Rozpoznając sprawę w ramach wskazanych wyżej kryteriów Sąd uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, aczkolwiek podstawą jej uchylenia nie były wyłącznie powody wskazane w ramach zarzutów postawionych przez skarżącą.
Przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie były decyzje Urzędu Patentowego o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak słowno-graficzny BEST. Podstawę materialnoprawną odmowy udzielenia prawa ochronnego stanowił art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p., a także art. 130 p.w.p.
Zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone. Przepis ten określa bezwzględną przeszkodę rejestracji znaku towarowego, dotyczy oznaczeń niedystynktywnych, czyli takich, które nie pozwolą odróżnić objętych zgłoszeniem towarów od towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących od innego przedsiębiorcy. Niezależnie od spełnienia przez zgłoszone oznaczenie przesłanek określonych w definicji znaku towarowego, aby dane oznaczenie mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy, musi posiadać konkretną zdolność odróżniającą, czyli nadawać się do odróżniania zgłoszonych grup towarów (usług). Oznaczenia, które nie nadają się do odróżnienia towarów lub usług pochodzących od jednego podmiotu od towarów lub usług innego podmiotu to takie, których struktura oceniana jako całość nie pozwala nabywcy na trafność wyboru co do ich pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy. Zarówno z art. 120 p.w.p., który stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, jak też z przepisów Unii Europejskiej (art. 4 ust. 1 lit b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych) wynika, że wystarczy, aby zgłoszony znak posiadał zdolność odróżniającą w chociażby minimalnym stopniu. Innymi słowy konieczność posiadania przez znak dostatecznych znamion odróżniających, czyli posiadania pierwotnej zdolności odróżniającej wynika z tego, że oznaczenie pełniące funkcję znaku towarowego musi nadawać się do identyfikacji towarów (usług) w obrocie, aby zaś móc realizować tę funkcję w sposób prawidłowy, musi posiadać pewne cechy charakterystyczne, które mogą utkwić w pamięci kupujących czy usługobiorców.
Zdolność odróżniającą określa się też jako właściwość oznaczenia, która pozwala odbiorcy na świadome powtarzanie zakupu oznaczonego nim towaru (lub jego uniknięcie), dzięki zidentyfikowaniu towaru jako pochodzącego z określonego źródła. Odbiorca towaru nie musi przy tym, na podstawie umieszczonego na nim znaku towarowego, zawsze identyfikować nazwy właściciela znaku (np. producenta), a jedynie powinien odróżniać ten produkt od innych identycznych lub podobnych produktów pochodzących z różnych źródeł. Pochodzenie od określonego przedsiębiorstwa nie oznacza, że odbiorca zna nazwę przedsiębiorstwa, które nałożyło znak (K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14B, 2012, s. 580).
Oceny konkretnej zdolności odróżniającej dokonuje się w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku. Przy czym znak powinien być oceniany całościowo, tzn. z uwzględnieniem wszystkich elementów (warstw), które składają się na jego formę przedstawieniową. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna być dokonywana z uwzględnieniem towarów bądź usług, które mają być sygnowane tym oznaczeniem, warunków obrotu oraz z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców (por. wyrok ETS z 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01).
W końcu zdolność odróżniającą ocenia się z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców. Istotne jest, by właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów (usług) oznaczonych danym znakiem, postrzegał wskazany towar jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22 czerwca 2006 r. wydany w sprawie C-24/05). Należy zatem także mieć na względzie rodzaj i charakter objętych zgłoszeniem towarów i usług - czy są to towary powszechnego użytku przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców, czy też towary/usługi specjalistyczne lub wysoce kosztowne, adresowane do wąskiego kręgu odbiorców, jak również typ kupujących, dla których dany towar/usługa są przeznaczone oraz sposób ich dystrybucji.
Stosownie z kolei do art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Przypadek oznaczenia podlegającego odmowie rejestracji objęty tym przepisem dotyczy oznaczenia opisowego, które nie wskazuje na pochodzenie towaru lub usługi, a określa wyłącznie jego cechy i może służyć potencjalnemu odbiorcy jako wskazówka czy informacja o właściwościach określonej usługi lub towaru, dla którego jest przeznaczony. Oznaczenie ma charakter opisowy wówczas, gdy jego treść jako całość w ocenie przeciętnego odbiorcy ma walor przede wszystkim informacyjny.
Oznaczenia opisowe, nienadające się do rejestracji, stanowią szczególną kategorię w ramach określonych w art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p. oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej. Wyłączenie z ochrony znaków niedystynktywnych zabezpieczać ma interes ogólny, jaki ma każdy przeciętny konsument w możliwości rozpoznania towarów, dla których oznaczania służy dany znak towarowy oraz przyporządkowania ich określonemu wytwórcy. Wyłączenie zaś z ochrony oznaczeń opisowych podyktowane jest chęcią ochrony interesów konkurentów rynkowych, tak aby oznaczenia stanowiące opis co najmniej jednej z właściwości towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, mogły być swobodnie używane przez wszystkich przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi.
Opisowy charakter mogą mieć przede wszystkim znaki słowne, ale również inne formy przedstawieniowe, np. graficzne lub przestrzenne. Taki charakter mogą mieć również mieszane formy przedstawieniowe, a dzieje się tak wówczas, gdy dominujący charakter ma element informacyjny. Wyłączone z ochrony są jedynie takie oznaczenia, które globalnie stanowią informację o towarze lub usłudze. O opisowości oznaczenia nie może przesądzić, że zawiera ono w sobie jakikolwiek element informacyjny, jeżeli postrzegane jako całość ma zdolność odróżniającą towarów lub usług pochodzących od konkretnego podmiotu.
W rozpoznawanej sprawie organ odmówił udzielenia skarżącej ochrony na znak słowno-graficzny BEST przede wszystkim z uwagi na jego opisowy charakter. Z tego powodu organ odmówił zgłoszonemu oznaczeniu pierwotnej zdolności odróżniającej. Zdaniem organu dominującym elementem zgłoszonego znaku jest słowo "best", które, mimo że nie pochodzi z języka polskiego, to z uwagi na powszechną znajomość jego znaczenia wprost wskazuje na cechę usług, które miałyby być nim oznaczane (wskazuje wprost odbiorcom, że są one najlepsze).
Przechodząc do oceny zaskarżonej decyzji Sąd zwraca uwagę, że zarówno doktryna, jak i judykatura stoi na stanowisku, iż zgłoszonego znaku towarowego nie można traktować jako znaku opisowego, jeśli nie spełnia trzech reguł: aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.
W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że informacyjny przekaz znaku towarowego o towarze (usłudze) nim oznaczonym musi być nie tylko jednoznaczny, ale też bezpośredni. Oznacza to, że ustawowa przesłanka niedopuszczalności udzielenia prawa ochronnego z art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p., jaką jest rodzaj towaru, jego funkcja, skład czy przeznaczenie, musi wynikać wprost z samego znaku i nie może być budowana poprzez wykorzystanie poszczególnych jego elementów, uzupełnianie tych elementów dla uzyskania pełnego wyrazu określonej już treści czy to obcojęzycznej czy polskiej, łączenie tych treści i w efekcie dorabianie znaczenia całego znaku (por. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2021 r., sygn. akt II GSK 2238/21, wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt VI SA/Wa 2991/22).
Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z ochrony jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy towaru, dla którego oznaczenia jest przeznaczony. Z tego punktu widzenia nie jest opisowym znak wskazujący cechę właściwą także innym towarom. Z tego względu słowa: "super", "extra", "wyśmienite" zgłoszone przykładowo dla wyrobów cukierniczych, choć wskazują na jakość towaru, nie mogą być uznane za konkretnie opisowe, ponieważ te cechy nie są właściwe jedynie tym towarom, dla których oznaczenia je zgłoszono i nie dają o nich żadnego konkretnego wyobrażenia. Najlepszy może być każdy towar i każda usługa (por. wyrok NSA z dnia 29 września 2020 r., sygn. akt II GSK 1730/18).
Takiego testu oceny zgłoszonego znaku w oparciu o powołane reguły aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości organ nie przeprowadził, skupiając się przede wszystkim na znaczeniu słowa "best" oraz jego powszechnej znajomości wśród odbiorców usług świadczonych przez skarżącą. W szczególności nie zwrócił uwagi na regułę bezpośredniości i konkretności.
W pierwszej kolejności Sąd zwraca uwagę, że użyte w znaku słowo "best" nie występuje w języku polskim, mimo że - jak słusznie wskazał organ - oznaczenia wyrażone w języku obcym, jeżeli język ten jest powszechnie zrozumiały, mogą być uznane za opisowe. Należy również zgodzić się z organem, który na tę okoliczność przytoczył m.in. badania Głównego Urzędu Statystycznego, że zarówno znajomość języka angielskiego, jak też samego słowa "best" jest w Polsce znaczna (ponad 50% badanych wskazało na znajomość język angielskiego w stopniu średnim). Jednakże fakt znajomości znaczenia anglojęzycznego słowa "best" znacznej grupie osób zamieszkujących w Polsce, bo tego obszaru miałaby dotyczyć ochrona, o którą wnosiła skarżąca, zdaniem Sądu nie oznacza automatycznie, że przeciętny konsument, dostatecznie spostrzegawczy i rozsądny, w sposób bezpośredni (wprost) skojarzy usługi sygnowane tym oznaczeniem z czymś co jest najlepsze, w szczególności, co należy podkreślić, że słowo "best jest jednym z elementów znaku, ale nie jedynym.
Sąd zwraca uwagę, że organ nie przeanalizował w sposób właściwy zgłoszonego znaku mając na uwadze kryterium bezpośredniości i konkretności, które determinują opisowy charakter znaku. Zaznaczyć należy, że zgłoszony znak nie wskazuje wprost na rodzaj świadczonych usług. Nie jest nośnikiem informacji o konkretnych cechach charakterystycznych dla usług, które mają być tym znakiem oznaczane, czyli do szeroko rozumianych usług finansowych np. o najlepszej windykacji czy najlepszych ubezpieczeniach. Samo słowo "best", które nie jest jedynym elementem oznaczenia, nie daje w sposób bezpośredni informacji o tym, że objęte znakiem usługi są najlepsze i nie odnosi się do nich w sposób konkretny. Innymi słowy organ nie przenalizował, czy w odbiorze przeciętnego odbiorcy usług świadczonych przez skarżącą, dla których miałby zostać przeznaczony sporny znak towarowy, w sposób bezpośredni skojarzy się z cechami tych usług. Takimi słowami dla usług dotyczących windykacji byłyby określenia np. skuteczna, szybka, kompleksowa. Słowo "best", w ocenie Sądu, nie wskazuje w sposób oczywisty na konkretne cechy oznaczonych nim usług.
Organ przypisując zgłoszonemu oznaczeniu charakter opisowy (informacyjny) skupił się głównie na słownej warstwie znaku. Stwierdził, że nie zawiera ono żadnego elementu pozwalającego na dokonanie bezpośredniego i niebudzącego żadnych wątpliwości powiązania usług z oferującym je podmiotem. Uznał, że warstwa graficzna znaku (biały napis na zielonym tle w prostej figurze geometrycznej tj. kwadracie posiadającym jeden róg w kolorze pomarańczowym) nie nadaje całościowemu oznaczeniu fantazyjnego charakteru. Oceniając całość znaku organ odwołał się do Wspólnego Komunikatu oraz Wspólnej Praktyki dotyczących wspólnej praktyki w zakresie charakteru odróżniającego - znaków graficznych zawierających słowa o charakterze opisowym/pozbawione charakteru odróżniającego z dnia 2 października 2015 r., które zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach "Programu Konwergencji". Odnosząc zgłoszone oznaczenie do dyrektyw wynikających ze wspomnianego dokumentu organ przyjął, że elementy słowne o charakterze opisowym pozbawione charakteru odróżniającego przedstawione podstawowym, standardowym krojem pisma, literami lub odręcznym krojem pisma - z efektami czcionki lub bez (pogrubienie, kursywa) - nie mogą zostać zarejestrowane.
W ocenie Sądu organ prawidłowo powołał się na zapisy opisanego wyżej Wspólnego Komunikatu, z których wynika, że opisowe elementy słowne w połączeniu z prostymi kształtami geometrycznymi nie mają charakteru odróżniającego. Nie zwrócił jednak uwagi, że z dokumentu tego wynika również, że kształty geometryczne mogą nadawać charakter odróżniający oznaczeniu, gdy ich przedstawienie, układ lub połączenie z innymi elementami tworzy całościowe wrażenie, które jest w wystarczającym stopniu odróżniające. W dokumencie przedstawiono przykłady graficzne znaków zawierających elementy odróżniające, m.in. grafikę przedstawiającą połączenie różnych figur geometrycznych. Z wytycznych wynika, że w celu ustalenia, czy elementy graficzne znaku osiągają próg charakteru odróżniającego, rozpatruje się następujące kryteria: używanie prostych kształtów geometrycznych, rozmieszczenie i proporcje (rozmiar) elementu graficznego w stosunku do elementu słownego, czy element graficzny stanowi przedstawienie towarów lub usług lub ma z nimi bezpośredni związek, czy element graficzny jest powszechnie wykorzystywany w handlu w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Okoliczności tych organ nie wziął pod uwagę oceniając znak kompleksowo, zarówno pod kątem warstwy słownej, jak też graficznej, a odniesienie się organu do warstwy graficznej w istocie ograniczyło się do stwierdzenia, że jest ona uboga i mało wyróżniająca się. Tymczasem w ocenie Sądu organ nie ocenił czy element graficzny jednocześnie nie cechuje się pewnym stopniem abstrakcyjności. Nie zwrócił również uwagi odnosi się wprost do usługi nim objętej i czy nie jest powszechnie wykorzystywany w odniesieniu do usług świadczonych przez skarżącą.
Zaznaczyć bowiem należy, że wyłączeniu z rejestracji podlegają wyłącznie oznaczenia opisowe, a o zaistnieniu tej przeszkody nie decyduje jeden element oznaczenia, a oznaczenie jako całość. O opisowym charakterze znaku nie decyduje opisowość poszczególnych elementów znaku ocenianych odrębnie, lecz ogólna, całościowa ocena znaku. Każde istotne odstępstwo użytego w znaku wyrażenia od wyrażeń zaczerpniętych z mowy potocznej opisujących cechy towarów (usług), może sprawić, że takie wyrażenie będzie miało zdolność odróżniającą i w konsekwencji umożliwi rejestrację znaku (por. wyrok TS z 20 września 2001 r., C-383/99, Procter & Gamble, EU:C:2001:461, Baby-Dry). Zatem należy jednoznacznie stwierdzić, że jeśli znak, który składa się także z elementów opisowych, w całości okaże się oryginalny, wyróżniający na tle innych znaków towarowych, wówczas taki znak nie powinien spotkać się z odmową rejestracji. Nie ma zatem znaczenia, przy znakach składających się z wielu elementów, że poszczególne elementy nie mają zdolności odróżniającej, jeżeli znak złożony będzie oceniany jako kompozycja posiadająca taką zdolność. W tym zakresie organ dowolnie przyjął, że grafika stanowiąca element zgłoszonego oznaczenia ma niefantazyjny charakter. Sąd zwraca uwagę, że nie stanowi ona prostej figury geometrycznej, a jest zestawieniem dwóch figur.
W końcu w ocenie Sądu rejestracja znaku słowno-graficznego BEST w zgłoszonej formie przedstawieniowej mogłaby się odbyć bez uszczerbku dla tzw. domeny publicznej, albowiem sporne oznaczenie jest oznaczeniem mieszanym, tzn. słowno-graficznym i w takiej formie zostało zgłoszone do rejestracji. Nawet przy założeniu, że słowo "best" może mieć charakter informacyjny, to oznaczenie informacyjne użyte w zgłoszonym znaku towarowym nie staje się "własnością" zgłaszającego i w przypadku próby rejestracji nie może on bronić się wyłącznością na słowny element.
Urząd Patentowy RP dokonując oceny zgłoszonego w celu udzielenia prawa ochronnego znaku towarowego w aspekcie istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji związany jest rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy i uzasadnienia wydanej decyzji. Zgodnie bowiem z art. 252 p.w.p. w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zdaniem Sądu zaskarżona decyzja zapadła bez dostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy istotnych dla podjętego rozstrzygnięcia, zatem z naruszeniem zasad postępowania administracyjnego wynikających w szczególności z przepisów art. 7, art. 8 § 1, art. 77 § 1 i art. 80, a w konsekwencji także art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.
W ocenie Sądu organ nie przeprowadził pełnego badania pierwotnej zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku. Przede wszystkim nie przeprowadził analizy spornego oznaczenia, w szczególności w zakresie posiadania przez nie konkretnej zdolności odróżniającej i spełniania przez nie reguł aktualności, konkretności i bezpośredniości. Przeprowadzony przez organ wywód dotyczący zgłoszonego znaku jako całości (obejmującej łącznie warstwę słowną jak i graficzną) jest dosyć lakoniczny, sprowadza się do stwierdzenia, że słowo "best", które ma w oznaczeniu charakter dominujący, jest opisowe dla wszystkich towarów i usług dostępnych na rynku, zaś grafika jest na tyle uboga, że nie niweluje informacyjnego charakteru zgłoszonego oznaczenia, a jak wskazano, oznaczenie pretendujące do objęcia go ochroną należy oceniać jako całość.
Zatem wobec przedstawionych wyżej uwag należy stwierdzić, że organ przedwcześnie uznał, że znak nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w pierwszej kolejności jeszcze raz rozważy, czy zgłoszony znak posiada pierwotną zdolność odróżniającą. Oceni zgłoszone oznaczenie w kontekście spełniania przez nie reguł aktualności, konkretności i bezpośredniości zgodnie ze stanowiskiem Sądu przedstawionym w niniejszym orzeczeniu. Organ ponownie rozpoznając sprawę zwróci szczególną uwagę, że znak towarowy powinien posiadać jedynie dostateczne znamiona odróżniające. Nie musi charakteryzować się szczególną oryginalnością i nowością (pkt 40 wyroku TS UE C-329/02 P SAT.1). Przyjmuje się, że wymaganie zdolności odróżniającej jest spełnione, gdy znak posiada ją w stopniu dostatecznym. Nie wszystkie znaki muszą być szczególnie charakterystyczne lub oryginalne. Bierze się z tego podział na tzw. "znaki słabe" oraz "znaki mocne". Zdaniem Sądu, nawet "znaki słabe", o niewielkiej, lecz dostatecznej mocy odróżniającej zasługują na ochronę na gruncie p.w.p. Przy czym o dopuszczalności rejestracji znaku decyduje już minimalny poziom zdatności oznaczenia do pełnienia funkcji odróżniania towaru lub usługi ze względu na pochodzenie. Musi to być zdolność konkretna – organ winien ją oceniać w odniesieniu do konkretnych towarów objętych zgłoszeniem.
W przypadku ewentualnego ponownego uznania, że zgłoszone oznaczenie nie jest dystynktywne, a co za tym idzie nie posiada pierwotnej zdolności rejestrowej, organ jeszcze raz oceni, czy ze złożonych przez skarżącą dowodów wynika, że znak nie nabył tzw. wtórnej zdolności odróżniającej.
Zgodnie z art. 130 p.w.p. odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 2-4 nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.
Wtórna zdolność odróżniająca, o której mowa w przytoczonym przepisie, to charakter odróżniający oznaczenia, nabyty dzięki używaniu tego oznaczenia w przeciętnych warunkach obrotu. Przesłanką nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez dane oznaczenie jest zatem jego używanie w charakterze znaku towarowego, a więc w celu poinformowania o pochodzeniu oznaczonych nim towarów / usług.
Wtórna zdolność odróżniająca jest zatem wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów lub usług. Uzyskanie charakteru odróżniającego w wyniku używania oznacza zatem, że znak, który pozbawiony był charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów lub usług, zaczyna być odbierany przez właściwy krąg odbiorców jako identyfikujący te towary bądź usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. W orzecznictwie wskazuje się, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej następuje w momencie, gdy pewna znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom, czyli uznaje je za znak wyróżniający te towary na rynku (por. wyrok NSA z 14 lipca 2010 r. sygn. akt II GSK 703/09).
W rozpatrywanej sprawie organ uznał, że zgłoszone oznaczenie nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej. Organ dokonał oceny zgłoszonych przez skarżącą dowodów, ale ocenił je odrębnie, a nie jako całość.
Organ prawidłowo wskazał, że dowody świadczące o nabyciu przez określone oznaczenia wtórnej zdolności odróżniającej można podzielić na bezpośrednie (np. badania opinii publicznej) i pośrednie. Powołując się na orzecznictwo wskazał, że istnieje możliwość wykazania nabycia zdolności odróżniającej znaku poprzez jego używanie w obrocie także wyłącznie za pomocą pośrednich dowodów. W konkluzji decyzji uznał jednak, że dowody przedstawione przez skarżącą mają wyłącznie charakter pośredni i są materiałami wewnętrznymi, z których nie wynika związek pomiędzy znakiem, zgłaszającym a usługą. Nie ma wśród nich takich dowodów, z których jednoznacznie by te powiązania wynikały, albowiem skarżąca nie przedstawiła żadnych badań opinii publicznej potwierdzających fakt identyfikowania przez znaczną grupę konsumentów przedmiotowego oznaczenia z usługami oraz zgłaszającym, od którego te usługi pochodzą. Stanowisko takie stoi w sprzeczności z tezą przedstawioną przez organ, że stwierdzenie wtórnej zdolności odróżniającej nie zależy wyłącznie od przeprowadzenia badania opinii publicznej. Przepisy p.w.p. ani mający odpowiednie zastosowanie w sprawie Kodeks postępowania administracyjnego (art. 252 p.w.p.) nie przewidują legalnej teorii dowodowej. Przeciwnie, zgodnie z art. 75 § 1 k.p.a., jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny, zaś zgodnie z art. 80 k.p.a. organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.
Organ prawidłowo przyjął, że przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane również pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych (str. 16 decyzji).
Jednakże odnosząc się do poszczególnych dowodów stwierdził brak ich przydatności, albowiem nie wskazały one wprost na stopień rozpoznawalności spornego oznaczenia. Każdy z dowodów organ ocenił odrębnie, a nie jako całość.
Sąd zwraca uwagę, że skarżąca przedstawiła dowody, iż prowadziła działania promujące swoje przedsiębiorstwo za pośrednictwem różnych kanałów, w tym szczegółowo wskazała na koszty, jakie na ten cel zostały przeznaczone. Organ stwierdził, że większość tych wydatków związana była z promocją skarżącej Spółki, a nie samego znaku. Sąd zwraca jednak uwagę, że sporny znak został zgłoszony dla promowania usług, a nie towarów. Stąd też promocja tego typu znaku związana jest nierozłącznie z promocją samego przedsiębiorstwa. Ponadto wbrew twierdzeniom organu sponsorowanie czy patronat nad imprezami masowymi, tj. w niniejszej sprawie Dniami E. czy wymienione w decyzji imprezy sportowo-rekreacyjne również stanowią formę promowania znaku towarowego.
Sąd zwraca uwagę, że - jak słusznie wskazała skarżąca - organ oceniając rozpoznawalność znaku pominął zestawienie ilościowe korespondencji windykacyjnej za lata 2009-2016, mimo że stanowi ono istotny dokument potwierdzający następujące okoliczności: intensywność, zasięg geograficzny i okres używania znaku "BEST" dla usług windykacyjnych, a więc okoliczności świadczące o nabyciu wtórnej zdolności odróżniającej. Ponadto pominięcie dowodu w postaci zestawienia korespondencji spowodowało, że organ poczynił błędne ustalenia, iż na przestrzeni 13 lat wysłanych zostało kilkadziesiąt pism, w sytuacji, gdy z pominiętego przez organ zestawienia ilościowego korespondencji wynika, iż tylko w 2011 r. skierowano ponad 400 tys. pism do dłużników, a w 2016 r. - ponad 1 700 000. Z załączonych do wniosku oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kopii korespondencji Spółki wynika natomiast zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku. Trudno oczekiwać od skarżącej dołączenia do akt sprawy kopii wszystkich pism wysłanych do zewnętrznych odbiorców, na których zostało wyeksponowane sporne oznaczenie. Organ sam zresztą przyznał, że działalność skarżącej w branży usług finansowych w skali kraju jest znacząca. Powinien był zatem łącznie ocenić dowody przedstawione przez skarżącą. Skoro bowiem skala prowadzonej przez nią działalności jest duża, to przyjąć należało, że przesłane przez nią kopie pism kierowanych do klientów są przykładem pewnej próby, a nie świadczą, że wyłącznie w kilkudziesięciu przypadkach użyła ona oznaczenia BEST w korespondencji zewnętrznej.
Skarżąca przedstawiła również dowody, z których wynika, że otrzymywała nagrody branżowe, jak też jej znaczący udział w rynku przede wszystkim windykacji należności. Mimo że, jak wskazano, organ uznał, że tego typu okoliczności mogą być istotne przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej, również w tym przypadku stwierdził, że z tych dokumentów nie wynika rozpoznawalność znaku BEST.
Organ nie odniósł się również do podnoszonej przez skarżącą okoliczności, że jest ona jedynym podmiotem posługującym się na rynku zgłoszonym oznaczeniem. W doktrynie podkreśla się, że jednym z czynników, który może wpływać na ocenę nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jest okoliczność, czy dane oznaczenie jest używane na rynku przez jednego czy też wielu przedsiębiorców (por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017).
W zaskarżonej decyzji organ zwrócił uwagę, że znaczna część przedłożonych przez skarżącą dowodów zawiera oznaczenie odmienne niż zgłoszony znak, tzn. albo w postaci słownej albo słowno-graficznej z dodatkiem elementu SPÓŁKA AKCYJNA. Odnosząc się do tego stwierdzenia należy zauważyć, że w doktrynie i orzecznictwie nie budzi już sporu, że wtórną zdolność odróżniającą może nabyć także oznaczenie, które stanowi część znaku złożonego. Oczywiście warunkiem nabycia wtórnej zdolności przez element stanowiący część innego znaku jest, aby to właśnie ten element, rozpatrywany samodzielnie, spełniał wszystkie kryteria nabycia takiej zdolności (por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t.14b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2017). Organ winien zatem dokonać oceny przedstawionego materiału dowodowego w jego całokształcie również pod tym kątem, że większość złożonych przez stronę dowodów oznaczona jest niemal identycznym do zgłoszonego znakiem słowno-graficznym BEST SPÓŁKA AKCYJNA, który został objęty ochroną przez Urząd Patentowy. Należy zwrócić uwagę, że organ z jednej strony przyznał, że nie jest wykluczone, aby znak nabył wtórną zdolność odróżniającą w następstwie używania tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim wówczas, gdy jest to nieznaczna zmiana znaku, która nie rzutuje na jego charakter odróżniający. Z drugiej zaś strony nie wziął pod uwagę tej okoliczności odmawiając rejestracji znaku, gdy oznaczenie zgłoszone w niniejszej sprawie jest niemal identyczne do wcześniej zarejestrowanego na rzecz skarżącej znaku.
W ocenie Sądu zasadne okazały się zarzuty naruszenia przez organ przepisów postępowania, albowiem organ nie wyjaśnił sprawy w sposób wymagany przez art. 7, art. 8 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. przez co naruszył także art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p., które to naruszenie przepisów postępowania mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Ponadto organ nie przeprowadził pełnego badania pierwotnej zdolności rejestrowej zgłoszonego znaku z uwzględnieniem wskazanych w niniejszym orzeczeniu kryteriów, czym naruszył również art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p.
Ponownie rozpoznając sprawę organ weźmie pod uwagę wskazania dotyczące zastosowania przepisów prawa materialnego, a także procedury administracyjnej, którą organ jest związany, w tym wynikającego z art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. obowiązku wszechstronnego i wyczerpującego rozpatrzenia sprawy i uzasadnienia decyzji zgodnie z wymogami określonymi w art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. W pierwszej kolejności organ jeszcze raz oceni, czy zgłoszone oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną, a przypadku negatywnej odpowiedzi jeszcze raz oceni złożony przez skarżącą materiał dowodowy, który przedstawiono na okoliczność nabycia przez sporne oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej. W szczególności oceni ten materiał całościowo i odniesie do wskazanych kryteriów umożliwiających w sposób pośredni udowodnienie nabycia przez znak wtórnej zdolności odróżniającej.
Mając na uwadze powyższe Sąd działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzje.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1935). Na koszty złożyły się: 1000 złotych tytułem wpisu sądowego, 1200 złotych tytułem wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.