VI SA/Wa 1980/24

VI SA/Wa 1980/24 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2025-01-08
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2024-06-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Andrzej Nogal
Anna Fyda-Kawula. /sprawozdawca/
Dorota Dziedzic-Chojnacka /przewodniczący/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Nogal Asesor WSA Anna Fyda-Kawula (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 8 stycznia 2025 r. sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2023 r. nr [..] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "MASTER CLIP" oddala skargę
Uzasadnienie
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaskarżoną decyzją z [...] października 2023 r. nr [...] po rozpoznaniu wniosku M. SE z siedzibą w G., Niemcy (Wnioskodawca, Uczestnik postępowania) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MASTER CLIP o nr [...], udzielonego na rzecz M. sp. z o.o. z siedzibą w P. (Skarżąca, Uprawniony) na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej unieważnił prawo ochronne na ten znak towarowy oraz przyznał Uczestnikowi postępowania od Skarżącej 2697 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.
Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.
W dniu 12 września 2022 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek Skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na ww. znak towarowy z uwagi na to, że prawo ochronne na sporny znak zostało udzielone z naruszeniem art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej, gdyż sporny znak został zgłoszony w złej wierze do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony. Wskazują na to między innymi następujące fakty: Uprawniony nie jest faktycznym podmiotem, któremu przysługują prawa do marki MASTER-CLIP, marka ta od 1990 r. należy bowiem do Wnioskodawcy i jest używana na całym świecie przez Wnioskodawcę, Grupę M. oraz ich dystrybutorów, Wnioskodawcy przysługuje pierwszeństwo w stosunku do uprawnionego co do globalnej marki MASTER-CLIP - tymczasem Uprawniony próbuje zablokować dostęp wnioskodawcy do polskiego rynku poprzez dokonanie rejestracji ugruntowanej marki Wnioskodawcy na rzecz Uprawnionego, Uprawniony dokonał zgłoszenia znaku MASTER CLIP z naruszeniem umów wiążących go z Wnioskodawcą, w szczególności z naruszeniem umowy dystrybucyjnej i umowy marketingowej, które w sposób wyraźny ograniczały korzystanie z własności intelektualnej wnioskodawcy. W świetle treści tych umów nie było możliwe przyjęcie przez Uprawnionego w dobrej wierze, że przysługują mu jakiekolwiek prawa wyłączne do marki MASTER-CLIP, czy upoważnienie do jej rejestracji na własną rzecz. Żadna umowa ani porozumienie wiążące Uprawnionego i Wnioskodawcę nie przewidywały, że Uprawniony może zgłosić znak towarowy na swoją rzecz lub na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nigdy nie wyrażał zgody na takie zgłoszenie. W chwili wypowiedzenia ww. umów, które wyraźnie przewidywały, że wraz z ich rozwiązaniem wygasną wszelkie prawa Uprawnionego do korzystania z marek Wnioskodawcy, Uprawniony nie zrzekł się praw do znaku MASTER CLIP oraz nie wyraził gotowości do przeniesienia rejestracji na rzecz Wnioskodawcy za zwrotem kosztów poniesionych faktycznie przez Uprawnionego. Znak MASTER CLIP zarejestrowany przez uprawnionego jest identyczny z marką MASTER-CLIP używaną przez Wnioskodawcę na całym świecie na wiele lat przed datą zgłoszenia znaku przez uprawnionego. Znaki te różnią się jedynie tym, że w marce Wnioskodawcy występuje łącznik (znak pomiędzy elementami słownymi "MASTER" i "CLIP", a w znaku Uprawnionego te same elementy słowne są oddzielone odstępem, bez znaku łącznika. Znak Uprawnionego został również zarejestrowany dla identycznych towarów, co produkty wnioskodawcy pod marką MASTER-CLIP. Uprawniony nigdy nie był samodzielnym właścicielem marki MASTER-CLIP, a rejestracji znaku MASTER CLIP dokonał jako tzw. nielojalny agent faktycznego właściciela marki i producenta towarów MASTER-CLIP - Wnioskodawcy. Wnioskodawca wskazał, iż działania Uprawnionego stanowią rażące nadużycie szczególnego stosunku lojalności między dystrybutorem i dostawcą.
W piśmie z dnia 21 października 2022 r. Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku. Uprawniony wskazał, że sporny znak został przez niego zarejestrowany w interesie oraz przy akceptacji Wnioskodawcy. Wskazuje na to chociażby sam wniosek na stronie 29, gdzie Wnioskodawca przyznaje, iż zadeklarował wolę nabycia praw do polskich znaków zawierających marki Wnioskodawcy. Zatem w tamtym czasie nie kwestionował on prawa Uprawnionego. Uprawniony ponadto wskazał, iż wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, umowy zawarte przez obie strony nie zawierają postanowień, które by zakazywały Uprawnionemu dokonania rejestracji znaków marki MASTERFLEX. Wprost przeciwnie, Uprawniony dokonał rejestracji znaków właśnie w ramach postanowień umownych, chcąc chronić siebie (oraz swojego kontrahenta) na polskim rynku, który to rynek był przedmiotem aktywności gospodarczej Uprawnionego, a nie Wnioskodawcy i to wyłącznie Uprawniony ponosił ryzyko gospodarcze. Jednocześnie umowy nie zawierają żadnego postanowienia, które zobowiązywałoby Uprawnionego do przeniesienia praw do znaku na rzecz Wnioskodawcy. Niniejsze postępowanie, podobnie jak postępowanie wszczęte przez Wnioskodawcę w sprawie znaków MASTERFLEX oraz MASTER PUR, stanowi kolejną odsłonę nieuczciwych działań Wnioskodawcy podejmowanych przeciw Uprawnionemu, z którym Wnioskodawca przerwał w sposób gwałtowny i nieuzasadniony współpracę w 2021 r., po 20 latach owocnej dla obu stron współpracy. Działo się to ponadto w sytuacji, gdy od kilku lat Wnioskodawca łamał postanowienia zawartych przezeń umów z Uprawnionym, np. sprzedając towary klientom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z pominięciem wyłącznego dystrybutora, jakim był Uprawniony, podnosząc ceny w sposób nieuprawniony i łamiący istniejące porozumienia, jak również nie dostarczając umówionego towaru. Ponadto Uprawniony, wbrew supozycjom Wnioskodawcy, nigdy nie blokował, ani nie wyrażał woli czy zamiaru blokowania używania znaku przez Wnioskodawcę. W konsekwencji, oraz w związku z istnieniem świadomości i akceptacji po stronie Wnioskodawcy co do posiadania przez Uprawnionego prawa do znaków, oraz działania przez uprawnionego we wspólnym interesie obu stron, wykluczone jest przypisanie Uprawnionemu złej wiary w rejestracji znaku.
Pismem z 10 marca 2023 r. Uprawniony wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MASTER CLIP, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o unieważnienie w całości prawa ochronnego na znak towarowy MASTERFLEX (numer prawa wyłącznego - [...]) o sygn. Sp. [...].
Na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2023 r. Urząd Patentowy RP oddalił wniosek Uprawnionego o zawieszenie postępowania. Wnioskodawca podtrzymał stanowisko w sprawie. Wnioskodawca zaprzeczył, aby kiedykolwiek wyraził zgodę na zgłoszenie spornego znaku przez i na rzecz Uprawnionego. Uprawniony podtrzymał stanowisko w sprawie, iż nie zarejestrował spornego znaku w celu "blokowania" Wnioskodawcy lub "w celach spekulacyjnych", lecz w celu ochrony wspólnego przedsięwzięcia Wnioskodawcy oraz Uprawnionego.
W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy przedstawił treść przepisów stanowiących podstawę decyzji i następujące motywy jej podjęcia.
W ocenie Urzędu Patentowego, zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło z naruszeniem art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej. W dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, tj. w dniu 9 grudnia 2017 r. Wnioskodawca i Uprawniony współpracowali ze sobą. Uprawniony z prawa ochronnego do spornego znaku był dystrybutorem produktów Wnioskodawcy na terytorium Polski. Dnia 1 sierpnia 2001 r. zawarł z Wnioskodawcą umowę dystrybucyjną, do której w późniejszym okresie były podpisywane kolejne aneksy. Z treści tej umowy wynika, że Wnioskodawca przyznał dystrybutorowi wyłączne prawo do dystrybucji produktów MASTERFLEX i uznał go za autoryzowanego dystrybutora (§ 1). Wnioskodawca zastrzegł też sobie prawo do zaopatrywania kilku polskich "klientów głównych" bezpośrednio przez MASTERFLEX AG (bez pośrednictwa Uprawnionego) ( § 6) (załącznik 56 do wniosku o unieważnienie spornego prawa). W związku z zawarciem ww. umowy dystrybucyjnej strony wiązał szczególny stosunek zaufania z uwagi na relacje biznesowe łączące partnerów handlowych. Z uwagi na współpracę z Wnioskodawcą - dystrybuowanie na terenie Polski produktów Wnioskodawcy takich jak węże (i inne części systemów połączeń) MASTER CLIP i MASTER PUR Uprawniony wiedział o posługiwaniu się przez Wnioskodawcę tymi oznaczeniami w prowadzonej przez niego działalności.
Zdaniem Urzędu Patentowego, Uprawniony jako autoryzowany dystrybutor towarów Wnioskodawcy na Polskę, postąpił nieuczciwie zgłaszając sporny znak do ochrony na własną rzecz. Uprawniony bowiem wiedział o posługiwaniu się przez Wnioskodawcę oznaczeniem MASTER CLIP przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku, a także miał wiedzę, że Wnioskodawca planuje "wejść na polski rynek", co przyznał w piśmie złożonym na ostatniej rozprawie. Ponadto Uprawniony nie posiadał zgody Wnioskodawcy na zgłoszenie oznaczenia MASTER CLIP na własną rzecz. Taka wyraźna zgoda nie wynika ani z treści ww. umowy dystrybucyjnej, ani żadnego innego dokumentu znajdującego się w aktach sprawy. Wręcz przeciwnie. Zapisy umowy zawierają postanowienia zawężające wykorzystanie przez Uprawnionego oznaczeń produktów MASTERFLEX jedynie w celu ich sprzedaży na terytorium Polski. Ponadto nie można się zgodzić z Uprawnionym, iż Wnioskodawca akceptował przez wiele lat fakt posiadania przez Uprawnionego prawa ochronnego do znaku towarowego i z tego wynikać by miała zgoda Wnioskodawcy na zgłoszenie spornego znaku. Ze stanowisk obu stron bowiem wynika, iż Wnioskodawca już w 2021 r. próbował uporządkować kwestię własności prawa do znaku MASTER CLIP oferując rozwiązanie polubowne, czyli nabycie znaku, co z kolei Uprawniony zrozumiał opacznie, czyli jako akceptację posiadania prawa do znaku spornego przez Uprawnionego.
Urząd Patentowy stwierdził, że nie zasługują również na akceptację wyjaśnienia Uprawnionego, iż Wnioskodawca miał świadomość zarejestrowania przez Uprawnionego znaku towarowego MASTERFLEX najpóźniej w 2008 r., zatem tym bardziej akceptował zgłoszenie znaku MASTER CLIP w 2017 r. Nawet gdyby Wnioskodawca był świadomy rejestracji znaku MASTERFLEX (czemu Wnioskodawca zaprzeczył), nie oznaczałoby to, że rzekomo wyraził on tym samym zgodę na rejestrację niezależnego odrębnego znaku MASTER CLIP. Niezasadne są również wyjaśnienia Uprawnionego, iż zgłoszenie znaku towarowego MASTER CLIP przez Uprawnionego służyło ochronie tego znaku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nastąpiło również w interesie Wnioskodawcy jako producenta. Uprawniony nie był bowiem upoważniony do działania w imieniu Wnioskodawcy ani jego reprezentowania. Takie działania powinny być poprzedzone konsultacją z Wnioskodawcą, tymczasem w materiale dowodowym brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że przed zgłoszeniem znaku towarowego były prowadzone rozmowy w kwestii zgłoszenia znaku towarowego na terytorium Polski. Uprawniony zarazem próbuje wywieźć tę zgodę z braku wyraźnego zakazu. Również okoliczność, iż współpracę stron cechowały dobre stosunki, nie uzasadniało zgłoszenia znaku towarowego MASTER CLIP na własną rzecz z pominięciem kontrahenta. Także okoliczność, że to Uprawniony poniósł znaczne koszty na reklamę i promocję spornego znaku towarowego i jak stwierdził ryzyko gospodarcze całego przedsięwzięcia nie usprawiedliwia zgłoszenia spornego znaku towarowego.
W ocenie Urzędu Patentowego, prowadzone postępowanie w sprawie o sygnaturze Sp.109.2022 nie stanowiło w tej sprawie prejudykatu w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., bowiem pomiędzy postępowaniem w sprawie [...], a postępowaniem spornym prowadzonym w tej sprawie nie zachodzą związki, polegające na bezpośrednim uwarunkowaniu rozstrzygnięcia tej sprawy od wyniku postępowania prowadzonego w sprawie [...].
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Skarżąca zaskarżyła powyższą decyzję w całości wnosząc o jej uchylenie w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.
Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:
I. art. 164 ust. 1 w zw. z art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zgłoszenie znaku towarowego MASTER CLIP o numerze [...] przez Skarżącego nastąpiło w złej wierze, i w konsekwencji unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MASTER CLIP;
II. art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej poprzez jego niewłaściwą, zawężającą wykładnię i uznanie, że kluczowe jest zbadanie jedynie okoliczności dotyczących zamiaru Uprawnionego w zgłoszeniu znaku towarowego z chwili zgłoszenia znaku (Tymczasem Uprawniony nie przedstawił żadnych dowodów na to, że Wnioskodawca był świadomy faktu dokonania zgłoszenia znaku towarowego MASTER CLIP w 2017 r. (w dacie zgłoszenia) – s. 15 uzasadnienia zaskarżonej decyzji;
III. art. 7 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm., dalej: k.c.), poprzez uznanie (dorozumiane) przez Organ, iż Wnioskodawca obalił domniemanie dobrej wiary chroniące Skarżącego;
IV. art. 5 k.c., tj. nadużycie prawa podmiotowego w postaci złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy MASTER CLIP dopiero w sytuacji, kiedy Wnioskodawca nie porozumiał się (na swoich warunkach) ze Skarżącym, będąc przy tym przez lata świadomym i akceptując fakt rejestracji przez Skarżącego ww. znaku towarowego jak i pozostałych, i w konsekwencji unieważnienie znaku towarowego MASTER CLIP przez Organ;
V. art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, tj. niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, nierozpatrzenie całego materiału dowodowego w sprawie oraz niedokonanie oceny na podstawie całokształtu materiału dowodowego poprzez ustalenie, że:
a) nie zasługują, również na akceptację wyjaśnienia Uprawnionego, iż Wnioskodawca miał świadomość zarejestrowania przez Uprawnionego znaku towarowego MASTERFLEX najpóźniej w 2008 r., zatem tym bardziej akceptował zgłoszenie znaku MASTER CLIP w 2017 r., a także iż okoliczności zgłoszenia znaku MASTERFLEX nie mają znaczenia w tej sprawie bowiem w każdym przypadku przy ustalaniu złej wiary należy brać pod uwagę okoliczności towarzyszące konkretnemu zgłoszeniu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy;
b) Wnioskodawca nie akceptował przez wiele lat faktu posiadania przez Uprawnionego (Skarżącą) prawa ochronnego do znaku towarowego;
c) okoliczność, iż Skarżąca miała wiedzę, że Wnioskodawca planował "wejść na polski rynek" miała przemawiać za stwierdzeniem złej wiary po stronie Skarżącej w zgłoszeniu znaku MASTER CLIP;
d) okoliczności długiej i udanej współpracy, na które powołuje się Uprawniony, nie eliminują złej wiary, a wręcz ją potwierdzają;
e) dokumentacja, jak również negocjacje prowadzone między stronami w 2021 r. w zakresie wyceny znaków towarowych, które Wnioskodawca chciał nabyć od Uprawnionego, nie oznaczają, iż Wnioskodawca nie kwestionował prawa Uprawnionego do spornego znaku MASTER CLIP;
VI. art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej poprzez niewłaściwe zastosowanie i uznanie, że zgłoszenie znaku towarowego MASTER CLIP o numerze R.311908 przez Skarżącego nastąpiło w złej wierze;
VII. art. 8 § 1 k.p.a., tj. niekierowanie się zasadą bezstronności i równego traktowania, poprzez rozważenie okoliczności dotyczących całokształtu współpracy między Wnioskodawcą a Skarżącym (wiedza Skarżącego o chęci wejścia Wnioskodawcy na polski rynek, istnienie wieloletniej współpracy między stronami) jedynie na niekorzyść Skarżącego, a na korzyść Wnioskodawcy.
W uzasadnieniu skargi Skarżąca przedstawiła argumenty na poparcie powyższych zarzutów.
W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł ojej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.
Uczestnik postępowania w piśmie z 31 października 2024 r. wniósł o oddalenie skargi, jako bezzasadnej, podtrzymując stanowisko w sprawie. Wniósł także o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z decyzji Urzędu Patentowego z [...] października 2023 r. w sprawie [...] unieważniającej znak MASTERFLEX [...] z uwagi na jego zgłoszenie przez Skarżącego w złej wierze oraz braku dowodów, że Uczestnik postępowania wiedział o rejestracji tego znaku.
W piśmie z 23 grudnia 2024 r. Skarżący wniósł o nieuwzględnienie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z ww. decyzji Urzędu Patentowego z [...] października 2023 r., dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu uzupełniającego ze skargi na tę decyzję (na okoliczność niezakończenia postępowania z wniosku o unieważnienie znaku towarowego MASTERFLEX R.161651) oraz o rozpoznanie wniesionej w tej sprawie skargi na rozprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Skarga jest niezasadna i nie zasługuje na uwzględnienie.
Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. W zakresie dokonywanej kontroli Sąd bada, czy organ administracji rozstrzygając w sprawie nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy. Zgodnie z treścią art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 935 ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (...). Sąd nie może natomiast orzekać w kwestiach wykraczających poza przedmiot zaskarżenia (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 2005 r., sygn. akt OSK 1595/04).
Kontrolując zaskarżoną decyzję zgodnie z powołanym kryterium Sąd stwierdził, że jest ona zgodna z prawem. W działaniu Urzędu Patentowego nie dopatrzył się bowiem nieprawidłowości zarówno w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy, jak w procesie subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod zastosowane w sprawie przepisy prawa materialnego.
Na wstępie należy podkreślić, że stosownie do treści art. 164 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w art. 1291, art. 1361 oraz art. 1363, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1-3.
Podstawą wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy MASTER CLIP o nr [...], udzielonego na rzecz Skarżącej był przepis art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej.
W zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy w wyniku wnikliwej analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób uprawniony stwierdził, że w sprawie tej zachodzi podstawa unieważnienia spornego znaku określona w art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo własności przemysłowej.
Zgodnie z jego treścią nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które zostało zgłoszone w złej wierze.
Jak przyjmuje się w orzecznictwie i doktrynie, uregulowane w art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej zgłoszenie znaku w złej wierze jest szczególnym przypadkiem bezwzględnej przeszkody rejestrowej. Jest tak z tego powodu, że do badania złej wiary potrzebne jest dysponowanie wiedzą o okolicznościach, które zazwyczaj nie są znane organowi rejestrowemu, a przynajmniej nie są znane w całości. Zgłoszenie znaku w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do niego pomimo wiedzy lub choćby w wyniku niewiedzy, będącej następstwem niedołożenia należytej staranności, o istnieniu cudzego prawa podmiotowego lub przynajmniej interesu chronionego w inny sposób, które może być przez to naruszone, lub gdy jest ono dokonane w innym celu niż nabycie prawa do odróżniania własnych towarów lub usług.
Należy przy tym podkreślić, że to na składającym wniosek o unieważnienie prawa do znaku, który zamierza oprzeć się na tej podstawie unieważnienia, ciąży obowiązek wykazania okoliczności pozwalających stwierdzić, że właściciel znaku towarowego działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia tego znaku towarowego (v. wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie nr T-321/10, G.).
Do przyjęcia, że zgłoszenia dokonano w złej wierze nie wystarcza tylko wiedza zgłaszającego o używaniu danego oznaczenia przez inny podmiot, ale i zamiar zgłaszającego. Chodzi o naganny zamiar zgłaszającego z punktu widzenia zasad uczciwości, który wiedząc, że przejmuje cudze oznaczenie, chce je wykorzystać nie po to, by sygnować nim określone towary lub usługi, lecz po to, by uzyskać kontrolę nad czynieniem tego przez tych, którzy autentycznie chcieliby to robić. Zamiar Skarżącej zgłaszającej do ochrony sporny znak MASTER CLIP o nr [...] jest elementem subiektywnym, który powinien być oceniany poprzez uwzględnienie wszystkich istotnych właściwych dla danej sprawy czynników istniejących w chwili dokonania zgłoszenia oznaczenia do rejestracji (vide wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie nr [...], [...]). Wspomnianą motywację zgłaszającego ustala się zwykle w oparciu o obiektywne kryteria, do których należy w szczególności strategia handlowa, w jaką wpisuje się dokonanie zgłoszenia do rejestracji. Ten nieuczciwy zamiar jest przez to łączony głównie ze spekulacyjnym celem zgłoszenia znaku (bez zamiaru używania znaku, a po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak) bądź w każdym razie z dążeniem do uzyskania przez zgłaszającego profitów z zezwoleń na używanie tego znaku wydanych dla innych podmiotów. Nieuczciwość w zgłoszeniu znaku może też polegać na zamiarze w ogóle blokowania bądź ograniczania korzystania ze znaku zgłaszającego przez inne zainteresowane osoby. Nieuczciwy zamiar powinien wystąpić w momencie zgłoszenia znaku do rejestracji. Niemniej o takim zamiarze należy wnioskować na podstawie całościowej oceny stanu faktycznego danej sprawy, uwzględniając wszystkie istotne czynniki w niej występujące, a przy tym istniejące nie tylko w chwili dokonywania zgłoszenia, lecz także przed, jak i po dacie zgłoszenia znaku. Im szersza jest ta perspektywa, tym pełniejsza i bardziej wiarygodna jest ta weryfikacja. Badanie złej wiary powinno przebiegać w zakresie na tyle szerokim, jaki jest dopuszczalny i uzasadniony okolicznościami danej sprawy (vide wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 marca 2024 r., sygn. akt II GSK 1697/23 i powołane w nim poglądy wyrażane w orzecznictwie).
Katalog obiektywnych okoliczności, branych pod uwagę w ramach wspomnianej weryfikacji zamiaru zgłaszającego, jest obszerny, przy czym wśród takich okoliczności za jedne z ważniejszych uważa się podstawy dla wiedzy zgłaszającego o istnieniu praw wcześniejszych oraz stosunki łączące go z uprawnionymi do takich praw, jak możliwość prowadzenia przez zgłaszającego działalności w obrocie i jego dotychczasową strategię handlową, w tym wykonywane przez niego zajęcia oraz pełnione funkcje. Przy czym wszystko to ma być analizowane na zasadzie chronologii wydarzeń składających się na przypadek zgłoszenia znaku (por. wyżej powołany wyrok TSUE w sprawie
T-321/10, [...]).
Także w piśmiennictwie podkreśla się, iż o działaniu w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, zgłoszenia znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji (zob. E. Nowińska, M. du Vall, Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych, Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce, s. 139 i n.).
Do opisanych zasad oceny złej wiary po stronie zgłaszającego zastosował się Urząd Patentowy w tej sprawie. Dokonując oceny, czy Skarżąca w chwili dokonania zgłoszenia działała w złej wierze, miał na uwadze jej wiedzę i świadomość, która powinna mieć wpływ na ocenę istnienia złej wiary po stronie Uprawnionego.
W ocenie Sądu, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności rozpoznawanej sprawy oraz treść umów łączących Skarżącą z Uczestnikiem postępowania obowiązujących w ich 20-letnim okresie współpracy trudno uwzględnić pogląd Skarżącej spółki, że dokonując zgłoszenia spornego oznaczenia działała w interesie Wnioskodawcy (Uczestnika postępowania).
W celu oceny złej wiary Urząd Patentowy zbadał zamiar zgłaszającego znak towarowy, który można wywieść z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań, roli lub stanowiska i wiedzy, jaką posiadał na temat używania przez swego kontrahenta wcześniejszego oznaczenia MASTER-CLIP (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt. VI SA/Wa 1433/18).
Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze zakłada identyczność lub podobieństwo zgłoszonego znaku towarowego do cudzego znaku towarowego. Brak tej przesłanki wyklucza zgłoszenie cudzego znaku, jako działanie w celu jego zawłaszczenia, wykorzystanie renomy lub uzyskanie innych korzyści. W tym zakresie, zgłoszenie znaku towarowego MASTER CLIP inkorporującego słowne oznaczenie marki Uczestnika postępowania MASTER-CLIP w okolicznościach tej sprawy wskazuje na istnienie złej wiary po stronie Skarżącej.
Reasumując, Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego RP zaprezentowane w zaskarżonej decyzji. Wstępna przesłanka złej wiary (co najmniej podobieństwo przeciwstawionych znaków) jest spełniona w analizowanym stanie faktycznym, gdyż zgłoszenie znaku identycznego lub istotnie podobnego do wcześniejszego znaku innego przedsiębiorcy należy kwalifikować, jako zgłoszenie w złej wierze (por. Michał Mazurek, Ryszard Skubisz, Znaczenie elementów słownych przy ocenie kolizji słowno-graficznych znaków towarowych, opubl. w: Glosa 2012/1/69-81). Wykorzystanie w znaku spornym tożsamych słów MASTER CLIP może być bowiem dla konsumentów wskazówką, że pomiędzy Skarżącą spółką i Uczestnikiem postępowania nadal istnieją powiązania gospodarcze.
Nie zasługiwały na uwzględnienie wnioski Skarżącej i Uczestnika postępowania o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z decyzji Urzędu Patentowego z [...] października 2023 r. unieważniającej znak towarowy [...] oraz skargi na tę decyzję (na okoliczność niezakończenia postępowania z wniosku o unieważnienie tego znaku towarowego). Jak trafnie bowiem wskazał Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji, pomiędzy postępowaniem w sprawie [...], a postępowaniem spornym prowadzonym w tej sprawie nie zachodzą związki, polegające na bezpośrednim uwarunkowaniu rozstrzygnięcia tej sprawy od wyniku postępowania prowadzonego w sprawie [...].
Sąd nie uwzględnił też wniosku Skarżącej o rozpoznanie wniesionej w tej sprawie skargi na rozprawie, zawartego w piśmie z 23 grudnia 2024 r. Zawiadomienie o terminie posiedzenia niejawnego zostało bowiem doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 20 listopada 2024 r., a pismo zawierające wezwanie do zajęcia stanowiska dotyczącego trybu rozpoznania sprawy i odpis odpowiedzi na skargę (w której Urząd Patentowy wnioskował o rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym) w dniu 19 sierpnia 2024 r. Stosownie zaś do treści art. 119 pkt 2 p.p.s.a. sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.
W konsekwencji Sąd stwierdził, że Urząd Patentowy RP, wydając zaskarżoną decyzję nie dopuścił się mającego istotny wpływ na wynik sprawy naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 1291 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo własności przemysłowej (w brzmieniu obowiązującym na dzień zgłoszenia spornego znaku), gdyż wyjaśnił wszystkie okoliczności istotne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy, a także dokonał właściwej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego w zakresie oceny złej wiary po stronie Skarżącej w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony. Ponadto, uzasadnienie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP spełnia wymogi określone w art. 107 § 3 k.p.a.
Ze wszystkich wskazanych powodów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na podstawie art. 151 p.p.s.a.