VI SA/Wa 1976/24

VI SA/Wa 1976/24 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2024-11-29
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2024-06-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maciej Borychowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2024 poz 935
art. 151,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j.)
Dz.U. 2022 poz 2000
art. 107 ust.3, art. 8, art. 11, art. 77 ust.1, art. 80
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Magdalena Maliszewska, Sędziowie sędzia WSA Aneta Lemiesz, asesor WSA Maciej Borychowski (spr.), Protokolant st. ref. Bartłomiej Grzybowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2024 r. sprawy ze skargi F. S.p.A. z siedzibą w A. ([...]) na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2023 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy nr R.246102 oddala skargę
Uzasadnienie
Przedmiotem zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej również: "WSA") w Warszawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskie (dalej także: "Urząd Patentowy", "UP", "Organ") z [...] lutego 2023 r. [...], którą po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] lutego 2023 r. wniosku B. Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej również: "wnioskodawca", "zainteresowana") o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny o nr [...] udzielonego na rzecz F. S.p.A. z siedzibą w A., W. (dalej również: "Uprawniony", "Skarżąca"), na podstawie art. 129 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 ze zm., dalej: "p.w.p.") oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy przestrzenny o nr [...] (dalej: "zaskarżona decyzja").
Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następujących okolicznościach faktycznych oraz stanie prawnym sprawy.
W dniu [...] stycznia 2020 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek zainteresowanej o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny o nr [...], udzielonego na rzecz F. S.p.A. z siedzibą w A., W.. Sporny znak, chroniony z pierwszeństwem od dnia [...] lutego 2007 r. jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej, takich jak: słodycze, cukierki, cukierki bez cukru, wszystkie wyżej wymienione towary nie do celów medycznych.
Jako podstawy prawne żądania unieważnienia wnioskodawca wskazał art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p., z uwagi na okoliczność, że sporny znak towarowy o nr [...] nie posiada znamion odróżniających i nie nadaje się do odróżniania towarów dla których został zgłoszony oraz, że znak ten jest formą lub inną właściwością towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana jego naturą lub jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru.
Wnioskodawca przedstawił swoje przedsiębiorstwo, które działa od 1993 r., jako producent i dystrybutor słodyczy w tym, drażetek, pastylek smakowych i musujących. Od 1996 r. produkuje drażetki o nazwie [...]. W uzasadnieniu zarzutu braku znamion odróżniających, o którym stanowi art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., wnioskodawca, powołując się na orzecznictwo krajowe i europejskie, podkreślił, że ocena zdolności odróżniającej powinna być dokonywana z punktu widzenia towarów, które mają być sygnowane ocenianym oznaczeniem, warunków obrotu oraz punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, uwzględniającego model przeciętnego odbiorcy. Wnioskodawca podniósł, że sporny znak został zgłoszony dla słodyczy, cukierków, cukierków bez cukru i stanowi prostą formę opakowania w formie pojemnika o prostokątnym kształcie. Nie posiada on żadnych charakterystycznych elementów, które pozwalałyby odbiorcom danych towarów na indywidualizację w obrocie. Nie niesie żadnych informacji o pochodzeniu towarów, dlatego nie jest postrzegany jako znak towarowy, lecz jako opakowanie produktu. Wnioskodawca stwierdził, że w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego o nr [...] do ochrony, na rynku znajdowały się opakowania zbliżone kształtem do spornego znaku. Na potwierdzenie powyższego wnioskodawca przedstawił przykłady opakowań dostępnych na polskim rynku oraz przykłady zgłoszeń znaków towarowych w postaci opakowań wykorzystujących kształt prostopadłościanu.
W uzasadnieniu zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. wnioskodawca podniósł, że zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Trybunał Sprawiedliwości UE m.in. w wyroku z dnia 7 października 2004 r., C-136/02 przeciętni odbiorcy nie są przyzwyczajeni by źródło pochodzenia towaru oceniać w oparciu o jego kształt. Stwierdził, że konsumenci tego typu opakowaniu przypisują w pierwszej kolejności zwyczajową funkcję opakowania czyli funkcję czysto techniczną. Ponadto, wnioskodawca stwierdził, że podstawy odmowy z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. zostały wykluczone z wyjątku przewidzianego w art. 130 p.w.p., co oznacza, że uzyskanie poprzez używanie zdolności odróżniającej przez sporny znak nie wyklucza możliwości postawienia zarzutu naruszenia art 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Sporny znak to, zdaniem wnioskodawcy, forma opakowania przeznaczonego dla słodyczy. Wnioskodawca ocenił każdy z elementów znaku pod względem funkcji technicznych i wskazał, że:
• prostopadłościenny pojemnik składający się z korpusu i pokrywki spełnia wymogi hermetycznego pojemnika na małe wyroby cukiernicze,
• klapka na pokrywie umożliwia otwieranie i zamykanie by umożliwić dozowanie produktu,
• część klapki oraz najszerszy z boków prostopadłościanu jest przykryty etykietą, co pozwala na stabilizację klapki w miejscu, z drugiej strony nieuszkodzona etykieta wskazuje na szczelność opakowania i nie otwieranie przez inne osoby,
• przeźroczysty korpus natomiast pozwala na wizualizację produktu oraz jego ilości.
Powyższa ocena potwierdza, zdaniem wnioskodawcy, że sporne oznaczenie jest jedynie standardowym pojemnikiem na cukierki o wyłącznie funkcjonalnych cechach, zmierzających do uzyskania efektu technicznego.
Wnioskodawca poinformował również, że uprawniony był i jest właścicielem wielu patentów na pojemnik jak sporny znak towarowy, a także jest współwłaścicielem zgłoszenia patentowego [...] z dnia [...] lutego 2008 r. pt. "Opakowanie na produkty spożywcze - granulowane". Zdaniem wnioskodawcy, chronione ww. prawami przedmioty to pojemniki używane przez F. dla produktów [...], mają kształt prostopadłościanu, który jest przeźroczysty oraz posiadają elementy takie jak pokrywka, przegubowy język do zamykania i otwierania pojemnika. Wnioskodawca swoją argumentację poparł załączonym do pisma materiałem dowodowym.
......
W piśmie z dnia [...] czerwca 2020 r. stanowisko w sprawie przedstawił Uprawniony, wnosząc o oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy przestrzenny o nr [...]. Przedstawił wnioski dowodowe, a ponadto odniósł się do postawionych zarzutów. W odniesieniu do podniesionego zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. i jego uzasadnienia przez wnioskodawcę, iż puste opakowanie bez dodatkowych elementów słownych i graficznych jest oznaczeniem, którego forma lub inna właściwość wynikają z samej natury towaru, Uprawniony stwierdził, że opakowanie stanowiące sporny znak towarowy ma kształt niezależny od kształtu towarów z klasy 30, do oznaczania których jest przeznaczony. Towary, mogą być różnego kształtu jak i różnej wielkości, a kształt opakowania, w którym są umieszczane nie definiuje kształtu tego towaru. Ponadto towary mogą być sprzedawane luzem (na wagę), bez opakowania. Podniósł również, powołując się na stanowisko doktryny, że opakowanie jako takie nie jest wyłączone z udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, chyba, że monopol prawny na opakowanie pośrednio wpływałby na monopol prawny formy towaru, a w sprawie taka okoliczność nie zachodzi.
W odniesieniu do zarzutu o braku zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, uprawniony stwierdził, że przedmiotowy znak towarowy jest przestrzenną formą przedstawiającą przezroczysty pojemnik w kształcie prostopadłościanu z białą pokrywką i charakterystycznym metalicznym paskiem w kształcie prostokąta, który przechodzi przez górną powierzchnię pokrywki i szerszą ściankę pojemnika, przy czym ten pasek jest węższy od szerokości pokrywki i ścianki. Z tej analizy, zdaniem Uprawnionego, wynika, że sporny znak towarowy nie jest prostą formą, a wyróżniającymi go elementami są: jego forma - kształt "spłaszczonego" prostopadłościanu, wzajemny układ części pojemnika, tj. pojemnik, pokrywka, pasek, a także biały kolor częściowo widocznej pokrywki oraz metaliczny połysk paska. Zdaniem Uprawnionego w dniu zgłoszenia spornego znaku do ochrony, znak jako całość posiadał dostateczne znamiona odróżniające, wszystkie elementy tego opakowania łącznie w wyraźny sposób wyróżniają to opakowanie wśród innych opakowań innych drażetek, pastylek, czy też cukierków odświeżających oddech, powszechnie dostępnych w Polsce w 2007 r. Na potwierdzenie, Uprawniony powołał badanie rynku przeprowadzone przez P. sp. z o.o. w dniach od [...] do [...] sierpnia 2005 r., w którym ustalono stopień rozpoznawalności opakowania produktów [...] w Polsce, które jest tożsame z opakowaniem ze spornego znaku towarowego oraz określono czas, od którego konsumenci znają to opakowanie. W ocenie Uprawnionego intensywne używanie i reklama produktów [...] pakowanych w opakowania ze spornego znaku towarowego oraz nakłady finansowe na reklamę w okresie 2002-2007 r. sprawiły, że produkty [...] były zdecydowanym liderem w kategorii produktów odświeżających oddech w Polsce i miały jeden z najwyższych udziałów w rynku. Stopień spontanicznej rozpoznawalności produktów [...]w Polsce wynosił 80% ogółu społeczeństwa w 2002 r., co potwierdzają badania z 2008 r. pt. "Status marki [...]". Opakowanie ze spornego znaku jako takie, bez żadnych dodatkowych elementów słownych jak i graficznych w 2005 r., było powszechnie znane i spontanicznie rozpoznawane przez 84% ogółu społeczeństwa w Polsce. Na potwierdzenie powyższego, uprawniony powołał między innymi dane dotyczące udziału w rynku w latach 2001-2007 towarów [...], z których wynika, że w latach 2006-2007 produkty [...] miały około 30%-32,5% udziału w rynku produktów odświeżających oddech w Polsce. Przedłożył także, na okoliczność stopnia rozpoznawalności, badanie z 2008 r. pt. "Status marki [...] w kategorii produktów odświeżających oddech obecnych na rynku", z którego wynika, że w 2002 r. oraz 2005 r., a więc przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony, spontaniczna znajomość marki [...] wyniosła ok. 80% ogółu społeczeństwa. Uprawniony na potwierdzenie swojego stanowiska załączył obszerny materiał dowodowy.
Wnioskodawca w piśmie z dnia [...] lutego 2021 r. podniósł dodatkowo zarzut zgłoszenia spornego znaku w złej wierze, tj. z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.
Na rozprawie w dniu [...] lutego 2023 r. strony podtrzymały swoje stanowisko.
Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] lutego 2023 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy przestrzenny [...]. Organ wskazał, że "przedmiotowy znak towarowy zgłoszony został do ochrony w wersji czarno-białej bez zastrzegania konkretnych barw. (...) dolna część opakowania jest przezroczysta, zatem wskazanie konkretnego koloru jest w tym przypadku niemożliwe." (akta [...], pismo z dnia [...] listopada 2007 r.). Sporny znak towarowy jest przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 30, tj.: słodycze, cukierki, cukierki bez cukru, wszystkie wyżej wymienione nie do celów medycznych. Zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło w dniu [...] lutego 2007 r., a prawo ochronne na ten znak zostało udzielone w dniu [...] marca 2012 r.
UP podkreślił, że zgodnie z art. 255 ust. 4 p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. W rozpatrywanej sprawie wnioskodawca wskazał, że prawo ochronne na sporny znak towarowy zostało udzielone z naruszeniem: art. 129 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 129 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6 oraz art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Zarzucił, że sporny znak towarowy o nr [...] nie posiada znamion odróżniających i jako taki nie nadaje się do odróżniania towarów dla których został zgłoszony oraz, że znak ten jest formą lub inną właściwością towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana jego naturą lub jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru oraz, że sporny znak został zgłoszony w złej wierze.
Dokonując oceny wniosku, przez pryzmat zgłoszonych zarzutów, UP uznał za zasadny zarzut udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tj. zarzut braku dostatecznych znamion odróżniających spornego znaku towarowego.
Urząd Patentowy wyjaśnił, że świetle art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na znaki, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających, natomiast zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów dla których zostały zgłoszone. Zatem, prawo ochronne może być udzielone tylko na oznaczenie, które ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Ww. przepis ma na celu wyeliminowanie z ochrony takich oznaczeń, które ze względu na swój charakter, nie są zdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia źródła pochodzenia towaru nim oznaczonego, czyli pozwalają na odróżnienie tego towaru od towarów mających pochodzenie odmienne.
Zgodnie z ww. art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. za niezdolne do pełnienia tej funkcji, z wyjątkiem przypadku uzyskania dostatecznych znamion odróżniających w następstwie używania, uważa się znaki, które pozbawione są dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do towarów, dla których wnosi się o rejestrację. Z unormowania zawartego w ww. przepisie wynika, że ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego ma być dokonywana z punktu widzenia uczestników obrotu gospodarczego przy uwzględnieniu towarów lub usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy.
Organ wskazał, że towary chronione spornym prawem o nr [...]sklasyfikowano w klasie 30 (klasyfikacji nicejskiej) i są to: słodycze, cukierki, cukierki bez cukru, wszystkie wyżej wymienione towary nie do celów medycznych. W związku z tym należy przyjąć, że ww. towary są ogólnodostępnymi, skierowanymi do potencjalnie nieograniczonej liczby odbiorców, powszechnie dostępne i nabywane. Tym samym, docelowy krąg odbiorców tych towarów tworzą wszyscy polscy konsumenci, którzy nabywają cukierki lub też cukierki bez zawartości cukru. Organ stwierdził, że opakowanie przedstawione w zgłoszonym znaku towarowym o nr [...]oprócz samego prostopadłościanu pełniącego funkcję pojemnika składa się, w części górnej, z zatyczki oraz także w górnej części, z etykiety bez jakichkolwiek napisów oraz innych elementów graficznych, która zakrywa część zatyczki i opada w dół po obu stronach pojemnika. Sporny znak został zgłoszony w wersji czarno – białej, bez konkretnych barw. Zatem UP uznał, że dla oceny zdolności odróżniającej znaku o nr [...]. pozostają bez znaczenia twierdzenia Uprawnionego o zastosowaniu białego i metalicznego koloru w poszczególnych elementach (pokrywka, pasek) znaku. Zdaniem Urzędu Patentowego, żaden z tych elementów nie posiada charakteru odróżniającego w odniesieniu do towarów do oznaczania których został przeznaczony sporny znak towarowy.
Okoliczność, iż opakowanie na cukierki o takim samym prostopadłościennym kształcie korpusu i zatyczki z etykietami były stosowane powszechnie przez różne podmioty przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku, zdaniem UP, znajduje potwierdzenie w materiałach dowodowych zgromadzonych w aktach sprawy, w szczególności załączonych przez wnioskodawcę do pisma z dnia [...] lutego 2021 r. Wnioskodawca powołał się w tym piśmie na złożony w dniu [...] sierpnia 1998 r. sprzeciw wobec uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego o nr [...], należącego do Uprawnionego. W szczególności chodzi o załączniki do ww. sprzeciwu, na których uwidoczniono zdjęcia opakowań drażetek o nazwie [...] o smakach: TRUSKAWKOWE, CYTRYNOWE, POMARAŃCZOWE, MIĘTOWE, zdjęcie z gazetki ofertowej opakowania jednostkowego opakowania [...] o smakach: MIĘTOWE, CYTRYNOWE, POMARAŃCZOWE, TRUSKAWKOWE, zdjęcie opakowania jednostkowego drażetek o nazwach: [...], [...], [...]. W aktach sprawy znajdują się również zdjęcia opakowań jednostkowych w kształcie prostopadłościennego pojemnika z zatyczką oraz etykiety z oznaczeniem [...] z widoczną datą przydatności do spożycia [...].07.99 oraz [...].04.99. Przy czym, jak wynika to z daty umieszczonej na ww. dowodach, złożonej przy oświadczeniu "za zgodność z oryginałem" tj. [...].10.98 r., co najmniej w tej dacie towary w opakowaniach jak sporny znak towarowy były na rynku, stanowiąc ofertę sklepu Eurocash. Zatem daty materiałów dowodowych są wcześniejsze, niż zgłoszenie spornego znaku o nr [...]do ochrony. Organ wskazał, iż wśród tych materiałów znajduje się również sprzeciw samego Uprawnionego do spornego znaku towarowego, z dnia [...] listopada 2004 r., a więc także sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego (w dniu [...] lutego 2007 r.) dotyczący wzoru przemysłowego pt. "pojemnik na cukierki - drażetki" [...] (Wp2509), zgłoszony dnia [...] lutego 2003 r. Organ zauważył, że w tym sprzeciwie, uprawniony w niniejszej sprawie, sam wskazał opakowania cukierków składające się z przezroczystego prostopadłościennego pojemnika z nieprzezroczystą prostopadłościenną zatyczką oraz etykietą i ich producentów sprzed daty zgłoszenia tego wzoru, podnosząc w związku z tym zarzut braku nowości (art. 103 p.w.p.) i brak indywidualnego charakteru (art. 102 p.w.p.). W treści sprzeciwu wskazał, że w 2001 r., były dostępne na rynku podobne opakowania należące do spółdzielni CSI Jedność. W załączniku do tego sprzeciwu - w tabeli wskazał, że w tamtym czasie były dostępne na rynku m.in. drażetki [...] i [...]produkowane przez B. Sp. z o.o. oraz [...] produkowane przez Z. [...] Sp. z o.o.
Urząd Patentowy wskazał również, że wnioskodawca złożył do akt sprawy zdjęcia opakowań z oznaczeniem [...], [...], [...], [...], zdjęcie opakowania z oznaczeniem C. [...], zdjęcie opakowania z oznaczeniem C. [...], [...], [...], [...], kopie faktur z okresu od lipca 2004 r. do grudnia 2006 r., potwierdzające wprowadzenie do obrotu opakowań drażetek z oznaczeniem [...].
W oparciu o zgromadzony i poddany analizie materiał dowodowy Urząd Patentowy stwierdził, że sporny znak towarowy o nr [...] jest pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej.
W ocenie Urzędu Patentowego Uprawniony nie zdołał również wykazać, że sporny znak towarowy o nr [...] nabył wtórną zdolność odróżniającą. Organ wskazał, że Uprawniony w celu wykazania wtórnej zdolności odróżniającej powinien przedstawić dowód, że przed datą zgłoszenia znaku do ochrony, zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar oznaczony tylko tym znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą występować, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Zdaniem Organu, Uprawniony nie przedstawił przekonujących dowodów na tę okoliczność, bowiem analiza materiału dowodowego prowadzi do wniosku, że Uprawniony nigdy nie używał spornego znaku samodzielnie, to jest bez logo [...] i innych elementów graficznych. Tym samym nie wykazał, w sposób niebudzący wątpliwości, że sam sporny znak przestrzenny - a nie logo [...] - nabył w wyniku używania znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.
Organ podkreślił, że raport pt.: "Badanie świadomości marki [...]" z dnia [...] sierpnia 2005 r. nie potwierdza, żeby sporny znak przestrzenny był postrzegany nie tylko jako opakowanie cukierków, ale także jako oznaczenie informujące o komercyjnym pochodzeniu towarów z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. Jak wynika z "Kwestionariusza do badania", podczas tego badania respondentom zostało przedstawione zdjęcie jednego opakowania stanowiącego sporny znak towarowy, bez elementów słownych i graficznych, i postawiono pytanie: "Opakowanie czego jest przedstawione na tym zdjęciu - jakiej marki jest to opakowanie?", natomiast, uprzednio zapytano respondentów o to: "Jakie marki drobnych cukierków - drażetek w pojemniczkach Pan/Pani zna, choćby ze słyszenia?". Zdaniem UP, taki układ pytań sugeruje oczekiwania pytającego (Uprawnionego), ponieważ przy takiej kolejności zadawanych pytań, w sytuacji, gdy, jak utrzymuje to uprawniony "firma F. S.p.A. była pionierem pakowania drobnych drażetek odświeżających oddech w małe, wąskie, prostopadłościenne opakowania" oraz wskazania, że w okresie od 2001 r. do 2007 r., produkty [...] były zdecydowanym liderem w kategorii drażetek do odświeżania oddechu w Polsce i miały jeden z najwyższych udziałów w rynku, logiczne i przewidywalne jest to, że pierwszym oznaczeniem przychodzącym na myśl ankietowanym jest marka [...] i to niezależnie od przedstawionego kształtu opakowania. W konsekwencji Organ zanegował wyniki badania, że znaczna część polskich konsumentów (84%) spontanicznie i bez pozostawania pod jakimkolwiek wpływem postrzega sporny znak przestrzenny nie tylko jako opakowanie drobnych cukierków, ale traktuje je jako oznaczenie informujące o komercyjnym pochodzeniu towarów i to z jednego i tego samego przedsiębiorstwa, tj. ze spółki F. S.p.A., a nie od innych podmiotów.
Organ wskazał, że Uprawniony przedstawił materiał dowodowy, w którym oprócz spornego oznaczenia znajdują się oznaczenia słowno-graficzne [...], [...], [...], [...], filmy reklamowe nr 2 i 5 na płycie CD. A oznaczenie F., jako oznaczenie przedsiębiorstwa uprawnionego, widnieje jedynie na informacji o katalogach, które są skierowane do handlowców, a więc nie do przeciętnego odbiorcy. Organ uznał, że w tej sytuacji nie można przyjąć, aby sporny znak towarowy o nr [...] budził asocjacje ze źródłem pochodzenia oznaczanych nim towarów w sposób jednoznaczny i pewny. Organ wskazał również, iż z przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów, m.in. sprzeciwu z dnia [...] listopada 2004 r. wobec rejestracji wzoru [...] oraz wcześniejszego sprzeciwu z dnia [...] sierpnia 1998 r. wobec uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku [...], to Uprawniony kwestionował nowość wzoru oraz kwestionowano zdolność odróżniającą należącego do niego międzynarodowego znaku towarowego. Zatem, co istotne zdaniem UP, to Uprawniony (w innych postępowaniach jako wnoszący sprzeciw), powołał się na istnienie innych, analogicznych opakowań stosowanych na polskim rynku przez innych przedsiębiorców. Powyższe fakty, miały miejsce przed datą zgłoszenia spornego znaku do ochrony w dniu [...] lutego 2007 r. Dotyczy to nie tylko opakowań cukierków z oznaczeniem [...], których producentem jest wnioskodawca, ale także innych opakowań jak np. cukierki z oznaczeniem [...] wprowadzanych do obrotu przez N. S.A. z widoczną datą przydatności do spożycia, tj. 1999 r.
Urząd Patentowy odnosząc się do przedłożonego przez Uprawnianego badania MillwardBrown SMG/KRC z 2008 r. pt. "Status marki [...] w kategorii produktów odświeżających oddech obecnych na rynku" stwierdził, że powołane badanie dotyczy marki [...], natomiast żadne pytanie nie dotyczy znaku towarowego o nr [...]. Zdaniem UP również przedłożona przez Uprawnionego opinia niezależnego eksperta dra F. S. z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Opinii Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Organizacji Firm Badania Opinii Rynku, dotyczy badania, którego przedmiotem jest marka [...] oraz opakowanie marki [...], nie zaś znaku towarowego o nr [...]. W ocenie Organu wnioskowany przez Uprawnionego dowód z przesłuchania M. Ł. był bez znaczenia dla rozpoznawanej sprawy – świadek miałby zeznawać na okoliczności, które stanowią treść materiału dowodowego przedłożonego do akt sprawy.
Oceniając całościowo materiał dowodowy w zakresie wykazania wtórnej zdolności odróżniającej znaku o nr [...] Organ wskazał, że Uprawniony nie wykazał, iż sporny znak nie jest stosowany samodzielnie, ponieważ zawsze występuje z oznaczeniem [...].
W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy uznał za zasadne unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowego przestrzennego o nr [...]. Sporny znak towarowy nie posiadał bowiem nie tylko pierwotnej zdolności odróżniającej, ale także nie uzyskał na terytorium Polski wtórnej zdolności odróżniającej. Potwierdzenie zarzutu wnioskodawcy o udzieleniu prawa na sporny znak towary z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. było wystarczającą podstawą do unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy o nr [...]. Urząd Patentowy nie oceniał pozostałych podstaw unieważnienia wskazanych przez wnioskodawcę: zarzut złej wiary (art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.) oraz zarzut funkcjonalności technicznej (art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.), ponieważ każdy z podniesionych zarzutów stanowi samodzielną przesłankę umożliwiającą unieważnienie wadliwie udzielonego prawa.
Z rozstrzygnięciem Organu nie zgodziła się Skarżąca, zaskarżając do WSA w Warszawie w całości decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2023 r. nr [...]. Zaskarżonej decyzji zarzuciła:
I. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:
1) naruszenie art. 7, art. 8, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 202 r. poz. 572, dalej: "k.p.a."), polegające na dokonaniu przez Urząd Patentowy wadliwych ustaleń istotnych okoliczności faktycznych sprawy, poprzez:
a) dokonanie oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego przestrzennego nr [...], zarówno pierwotnej, jak wtórnej, bez uwzględnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy,
b) nieuzasadnione przyjęcie, że opakowanie w przedstawionym znaku nr [...] jest to powielenie kształtu znanego i powszechnie stosowanego przez inne podmioty przed datą zgłoszenia znaku, a tym samym "nie odróżnia się zasadniczo od podstawowego kształtu opakowań towarów z klasy 30 stosowanych na rynku przed datą zgłoszenia spornego znaku", przy czym Organ nie wyjaśnił co oznacza "podstawowy kształt opakowań towarów z klasy 30", pomimo, że w sprawie Uprawniona przedstawiła przykłady różnego pakowania słodyczy, cukierków, do oznaczania których przeznaczony jest przestrzenny znak nr [...],
c) nieuzasadnione przyjęcie, że "opakowanie na cukierki o takim samym prostopadłościennym kształcie korpusu i zatyczki z etykietami były stosowane powszechnie przez różne podmioty przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku" bez wnikliwego przeanalizowania i zestawienia tych "rzekomo identycznych opakowań" z opakowaniem będącym przedmiotem znaku nr [...],
d) błędne przyjęcie, że znak towarowy nr [...] składa się jedynie z połączenia elementów typowych dla opakowania cukierków, nie wyjaśniając przy tym, co oznaczają "elementy typowe" oraz arbitralnie przyjmując że cukierki pakowane są jedynie w opakowania zawierające "elementy typowe",
e) błędne przyjęcie, że znak przestrzenny nie może nabrać charakteru odróżniającego poprzez jego używanie w zwykłych warunkach obrotu razem z innymi znakami słownymi, słowno-graficznymi, a w konsekwencji bezpodstawne uznanie, że Uprawniony nie wykazał wtórnej zdolności odróżniającej znaku przestrzennego [...], bez logo [...] i innych elementów graficznych, podczas gdy przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej należy uwzględnić specyfikę znaków przestrzennych oraz sytuację, kiedy kilka oznaczeń używanych jest jednocześnie, czego Organ w przedmiotowej sprawie nie uczynił,
f) nieuzasadnione przyjęcie, że materiały dowodowe przedstawione przez Uprawnioną nie dotyczą spornego znaku towarowego, ale promocji i reklam "produktów [...]", "towarów [...]", również z innymi elementami graficznymi elementami słownymi i graficznymi,
g) niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających wpływ na ocenę nabycia przez przestrzenny znak towarowy nr [...] wtórnej zdolności odróżniającej poprzez jego używanie w zwykłych warunkach obrotu,
h) niewłaściwej analizie kwestionariusza do badania i nieuzasadnionym przyjęciu, że przy takiej kolejności zadawanych tam pytań logiczne i przewidywalne jest to, że pierwszym oznaczeniem przychodzącym na myśl ankietowanym jest marka [...] i to niezależnie od przedstawionego kształtu opakowania i w konsekwencji uznanie wyników badania za niewiarygodne pomimo złożonych w sprawie opinii eksperckich potwierdzających wiarygodność wyników badań i przy braku odmiennych opinii,
i) uznaniu przedłożonych w sprawie opinii potwierdzających wiarygodność przedstawionych wyników badań konsumenckich za nieistotne z punktu widzenia przedmiotowej sprawy wbrew treści opinii i raportu z badania;
2) naruszenie art. 7 k.p.a. oraz art. 75 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie i nierozpatrzenie przez Urząd Patentowy całości materiału dowodowego sprawy i niepodjęciu dostatecznych kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego wyrażającego się w:
a) bezpodstawnym przyjęciu, że przedłożone dowody nie mogą potwierdzać wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku, bowiem na przedstawionych dowodach nie ma znaku towarowego o nr [...] występującego samodzielnie, ale z oznaczeniem [...]lub F. i tym samym ich pominięcie,
b) całkowitym pominięciu decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2011 r., w której Organ uznał, że wtórna zdolność odróżniająca została wykazana przez Uprawnioną na podstawie złożonych przez nią dowodów;
3) naruszenie art. 11 i art. 107 § 3 k.p.a., poprzez nieprawidłowe i niewystarczające uzasadnienie zaskarżonej decyzji wyrażające się w szczególności w:
a) niewystarczającym i niepełnym wyjaśnieniu, dlaczego Organ uznał, że przy ocenie wtórnej zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku nie należy uwzględnić specyfiki znaków przestrzennych oraz sytuacji kiedy kilka oznaczeń używanych jest jednocześnie, pomimo, iż w uzasadnieniu zostało przytoczone orzecznictwo dotyczące możliwości nabycia zdolności odróżniającej w następstwie używania znaku towarowego, "nawet jeśli używany jest łącznie z innym słownym lub słowno-graficznym znakiem towarowym",
b) całkowitym pominięciu w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji faktu, że wtórna zdolność odróżniająca była już oceniana i została uznana na etapie rozpatrywania przez Urząd Patentowy RP zgłoszenia znaku towarowego przestrzennego nr [...], pomimo iż decyzja Organu została przedłożona przez Uprawnioną w tej sprawie,
c) nieprecyzyjnym i niepełnym wyjaśnieniu przez Organ, dlaczego przedłożone przez Uprawnioną dowody nie mogą potwierdzać wtórnej zdolności odróżniającej spornego znaku oraz ograniczeniu uzasadnienia w tym zakresie do stwierdzenia, że na przedstawionych dowodach nie ma znaku towarowego o nr [...] występującego samodzielnie, ale z oznaczeniem [...] lub F. i tym samym ich pominięcie;
co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do wydania błędnego rozstrzygnięcia w oparciu o niewłaściwie ustalony stan faktyczny w sprawie.
II. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, poprzez:
1) niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym w dacie zgłoszenia tego znaku - Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz.1117 ze zm.) w wyniku błędnej oceny przesłanek określonych w ww. przepisie;
2) błędną wykładnię przepisu art. 130 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym w dacie zgłoszenia znaku nr [...]) poprzez przyjęcie, że znak towarowy przestrzenny nie może nabrać charakteru odróżniającego poprzez jego używanie w zwykłych warunkach obrotu razem z innymi znakami słownymi, słowno- graficznymi, co skutkowało niewłaściwym zastosowaniem przepisu art. 130 p.w.p. przez Organ, który w przedmiotowej sprawie powinien być zastosowany, bowiem Uprawniona wykazała wtórną zdolność odróżniającą znaku nr [...].
Formułując powyższe zarzuty Skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
W obszernym uzasadnieniu skargi Skarżąca rozwinęła p[odniesione zarzuty.
Urząd patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.
Pismem z dnia [...] października 2024 r. uczestnik postępowania, w odpowiedzi na skargę F. S.p.A. wniósł o jej oddalenie z powodu usprawiedliwionych podstaw do jej uwzględnienia.
Na rozprawie w dniu 15 listopada 2024 r. Sąd postanowił, na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 935 z późn. zm., dalej: "P.p.s.a."), połączył sprawy o sygnaturach VI SA/Wa 1976/24 oraz VI SA/Wa 1977/24 do łącznego ich rozpoznania i odrębnego rozstrzygnięcia (k. 84 akt sądowych).
Na rozprawie pełnomocnicy Skarżącej poparli skargę. Pełnomocnicy uczestnika postępowania wnieśli o jej oddalenie.
Sąd po zamknięciu rozprawy poinformował o terminie ogłoszenia orzeczenia (vide: protokół rozprawy k. 84 akt sądowych).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1267) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji. Nie ocenia natomiast decyzji organu pod kątem jej słuszności, czy też celowości.
Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 P.p.s.a.).
W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego zaskarżony akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, albo też przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) - c) P.p.s.a.), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).
W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie taka okoliczność nie zaszła, zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie jej z obrotu prawnego.
Przedmiotem sądowej kontroli jest decyzja Urzędu Patentowego RP z [...] lutego 2022 r. nr [...], którą zostało unieważnione prawo ochronne na znak towarowy przestrzenny nr [...], udzielone na rzecz F. S.p.A. z uwagi na brak pierwotnej oraz wtórnej zdolności odróżniającej. Ochrona na sporny znak towarowy została udzielona z pierwszeństwem Zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło od dnia [...] lutego 2007 r., na podstawie decyzji z dnia [...] marca 2012 r. (k. 2, t. I akt administracyjnych).
Wśród zgłoszonych przez wnioskodawcę we wniosku z dnia [...] stycznia 2020 r. (wpływ do UP: 15 stycznia 2020 r.) podstaw unieważnienie spornego znaku został wskazany art. 129 ust. 1 pkt 2 (nie udziela się praw ochronnych na znaki, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających), art. 129 ust. 2 pkt 1 (nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów dla których zostały zgłoszone) oraz art. 131 ust. 2 pkt 6 (stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013.1410 – wersja do 15 kwietnia 2016 r.). W toku postępowania przed Urzędem Patentowym wnioskodawca uzupełnił podstawę wniosku z dnia 10 stycznia 2020 r. o art. art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tj. zgłoszenia spornego znaku w złej wierze.
Ostatecznie Organ, jako podstawę unieważnienie spornego znaku uznał brak zdolności odróżniającej spornego znaku (pierwotnej i wtórnej).
Mając powyższe na uwadze, przedmiotem rozsądzenia jest ocena czy sporny znak posiada na tyle zdolność odróżniającą (pierwotną i wtórną), aby mógł dostatecznie odróżniać w obrocie towary, dla których został zgłoszony.
Na wstępie Sąd wskazuje, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615), która weszła w życie w dniu 15 kwietnia 2016 r., do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten dotyczy postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, a tym samym nie ma zastosowania w sprawie, w której rozpoznawany jest wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Z kolei art. 2 ust. 2 ww. ustawy nowelizującej, w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych dotyczących znaków towarowych zgłoszonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego. Stosownie natomiast do art. 315 ust. 3 p.w.p., ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo topografii układów scalonych w Urzędzie Patentowym. Wynikająca z tego przepisu zasada oceny spełnienia przez znak towarowy warunków udzielenia ochrony nie została zmieniona ww. ustawą nowelizującą. Przepis art. 315 ust. 3 p.w.p. nadal obowiązuje. Skoro zatem zgłoszenie oceniane jest na podstawie przepisów obowiązujących w dniu jego dokonania, późniejsza ocena prawidłowości udzielenia prawa, tak jak w niniejszej sprawie w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego, też musi być dokonana na podstawie tych samych przepisów. Decyzja o unieważnieniu znaku ma skutek ex tunc (wstecz). Przyjmuje się, że prawo w ogóle nie powstało. Wobec tego, że sporny znak został zgłoszony do ochrony w dniu [...] lutego 2007 r. (a więc przed wejściem w życie ustawy nowelizującej), to podstawą oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego był art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 130 p.w.p. (w brzmieniu obowiązującym w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego) i te same przepisy mają zastosowanie w niniejszym postępowaniu. Tym samym przywołując przepisy p.w.p., jeżeli nie zostanie wskazane inaczej, ich treść będzie w brzmieniu obowiązującym sprzed nowelizacji z dnia [...] września 2015 r.
Należy podkreślić, że przedmiotowe postępowanie wszczęte wnioskiem o unieważnienie prawa na znak towarowy nr [...] ma charakter postępowania kontradyktoryjnego, co oznacza, że to na stronach postępowania, tj. na wnoszącym wniosek o unieważnienie prawa i na uprawnionym spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, z których każda z nich wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne. Jak podkreśla się w doktrynie i judykaturze, w tym postępowaniu organ ma obowiązek przede wszystkim wyczerpująco rozpatrzeć i ocenić materiał dowodowy przedstawiony przez strony, a zwłaszcza przez wnioskodawcę, który we wniosku o unieważnienie prawa, przedstawia wnioski dowodowe i zobowiązany jest do wykazania zasadności zgłoszonych podstaw unieważnienia (por. wyrok NSA z 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt II GSK 1306/17). Rolą organu w tych postępowaniach jest ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów przedłożonych przez strony, w szczególności zaś dowodów przedłożonych przez wnioskodawcę wnioskującego o unieważnienie patentu (por. wyroki NSA: z 29 lutego 2012 r., sygn. akt II GSK 76/11; z 15 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 2077/11; z 1 marca 2022 r., sygn. akt II GSK 901/19). W postępowaniu spornym przed organem ograniczenia doznają zasady określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, a zwłaszcza zasada prawdy obiektywnej, zasada oficjalności, czy też zasada czuwania przez organ administracji nad interesem strony postępowania. Nie oznacza to jednak, że te zasady nie obowiązują, jednakże ulegają znaczącej modyfikacji. Z tej przyczyny w art. 256 ust. 1 p.w.p. przyjęta została w odniesieniu do postępowania spornego zasada odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zaś zasada stosowania tychże przepisów wprost (por. A. Szewc/J. Sieńczyło-Chlabicz [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 1237 oraz wskazana tam literatura i orzecznictwo).
W ramach zatem postępowania spornego, wywołanego wnioskiem o unieważnienie prawa na znak towarowy, organ nie bada raz jeszcze spełnienia wszystkich przesłanek zdolności patentowej, nie powiela postępowania zgłoszeniowego, ale rozpoznaje zarzuty dotyczące konkretnych aspektów wadliwości udzielonego prawa ochronnego, wskazane przez wnioskodawcę i dostarczone przez strony (por. wyroki NSA: z 10 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GSK 746/09; z 20 marca 2013 r., sygn. akt II GSK 2259/11; z 20 września 2017 r., sygn. akt II GSK 3395/15).
W pierwszej kolejności Sąd wskazuje, że Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji wskazał dowody na, których się oparł rozstrzygając zaistniały spór. Zgromadzony materiał dowodowy został następnie poddany szczegółowej analizie. Natomiast zarzuty skargi w zakresie naruszenia przepisów postępowania, które w ocenie Skarżącej, miały istotny wpływ na wynik sprawy stanowią w istocie polemikę z prawidłowo ustalonym stanem faktyczny oraz swobodnie ocenionym materiałem dowodowym. Dlatego też za niezasadne należało uznać zarzuty naruszenia art. 7, art. 8, art. 11, art. 75, art. 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. W ocenie Sądu, wbrew twierdzeniom Skarżącej, Organ w sposób wyczerpujący i pełny zgromadził materiał dowodowy, m.in. na stronie 4 zaskarżonej decyzji Organ wymienił wszystkie przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty – przedłożone przy piśmie z dnia 10 stycznia 2020 r. w pkt 1 – 15. Na stronie 9 i 10 wymieniła natomiast dowody przedłożone przez Uprawnioną przy piśmie z dnia 4 czerwca 2020 r., a następnie, na podstawie ww. dokumentów przeprowadził postępowanie dowodowe w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie znaku towarowego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 130 ustawy. Rozważania w tym zakresie Urząd Patentowy zawarł na stronach 22- 29 zaskarżonej decyzji.
Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Stosownie do art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Natomiast zgodnie z art. 130 ustawy, przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu.
Nie budzi wątpliwości, że funkcją każdego znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa, od towarów tego samego rodzaju, pochodzących od innych przedsiębiorstw, co wprost wynika z definicji zawartej w art. 120 ust. 1 p.w.p. Zdolność do odróżniania przejawia się w tym, że znak towarowy nie może wprowadzać uczestników obrotu w błąd, co do pochodzenia towarów. Znakiem towarowym może być zatem wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłącznie jednemu podmiotowi, gwarantując jednocześnie prawo do swobodnego dostępu pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. W tym znaczeniu znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznać towary objęte prawem wyłącznym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnianie tych towarów, od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (analogicznie do wyroku ETS-u z 7 października 2004 r., C-136/02, sprawa [...], pkt 29).
Jak podnosi się w doktrynie prawa (vide - Joanna Sitko, Komentarz Lex do art.129 ustawy - Prawo własności przemysłowej, stan prawny: 1 maja 2015 r.), "w art. 129 ust. 1 p.w.p. ustawodawca uregulował dwa przypadki, w których znak towarowy wyłączony jest od rejestracji. Pierwszy odnosi się do sytuacji, w której dane oznaczenie w ogóle nie nadaje się do tego, by pełnić funkcję znaku towarowego (art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p.). Drugi natomiast dotyczy przypadków, w których znak pozbawiony jest dostatecznych znamion odróżniających (art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym, czyli oznaczenia, które nie spełniają podstawowych wymogów określonych w definicji znaku towarowego zawartej w art. 120 ust. 1 p.w.p. (zob. komentarz do art. 120 ust. 1 p.w.p.). Artykuł 129 ust. 1 pkt 1 p.w.p. może zatem stanowić samodzielną podstawę odmowy rejestracji znaku, jeśli zgłoszone oznaczenie w ogóle nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw lub też nie nadaje się do przedstawienia w sposób graficzny (zob. R. Skubisz, Prawo znaków..., s. 33; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 572-574; wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2003 r., II SA 309/02, ONSA 2004, nr 2, poz. 74. W wyroku tym sąd uznał, że "dopiero po ustaleniu, że mamy do czynienia ze znakiem towarowym [...] badaniu podlega jego zdolność odróżniająca in concreto"). Komentowany przepis odnosi się więc do podstawowych cech znaku towarowego determinujących jego rejestrację. Wymienione cechy oznaczenia weryfikowane są w oderwaniu od rodzaju towarów, dla których znak jest zgłaszany do ochrony, dlatego też przesłanka zdolności do odróżniania towarów, o której mowa w art. 120 ust. 1 p.w.p., określana jest mianem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oznaczenia (zob. komentarz do art. 120 p.w.p.). Natomiast przeszkoda rejestracji znaku wynikająca z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. określana jest mianem konkretnej zdolności odróżniającej i badana jest w odniesieniu do konkretnych towarów, dla jakich znak został zgłoszony do ochrony (zob. R. Skubisz, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie..., s. 115-117; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 576; wyrok NSA z dnia 9 września 2008 r., II GSK 334/08, LEX nr 489168). Przyjmuje się, że dostateczne znamiona odróżniające oznaczenia rozumiane w sensie konkretnym pozwalają na to, by właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów (usług) oznaczonych danym znakiem, postrzegał wskazany towar jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa (zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie [...] przeciwko Urzędowi [...] (znaki towarowe i wzory) ([...]), C-24/05, EU:C:2006:421, pkt 23).
Tym samym charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, biorąc pod uwagę konkretne towary lub usługi, dla których oznaczania znak został zgłoszony, oraz sposób postrzegania go przez istotny z tego punktu widzenia krąg odbiorców (wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie [...] przeciwko Urzędowi [...] (znaki towarowe i wzory) ([...]), C-473/01 P i C-474/01 P, EU:C:2004:260, pkt 32 i 33, oraz wyrok ETS z dnia 7 października 2004 r. w sprawie [...]. przeciwko Urzędowi [...] (znaki towarowe i wzory), C-136/02, EU:C:2004:592, pkt 19, a także powołane tam orzecznictwo). Pogląd ten potwierdza również orzecznictwo sądów krajowych (zob. wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01, ONSA 2003, nr 1, poz. 27, M. Praw. 2002, nr 3, s. 99, z aprobującą glosą M. Kępińskiego, OSP 2004, z. 1, poz. 11).
Z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. wynika, że znak nie może być zarejestrowany, jeśli nie ma znamion odróżniających w stopniu dostatecznym. Tymczasem w myśl art. 3 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/95/WE nie rejestruje się znaków, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Ze względu na konieczność dostosowania krajowego prawa do przepisów dyrektywy uzasadnione wydaje się interpretowanie art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2008/95/WE, a tym samym należy uznać, że znak ma dostateczne znamiona odróżniające, jeśli ma zdolność odróżniającą nawet w najmniejszym stopniu (zob. podobnie P. Funka, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym, ZNUJ PWiOWI 2006, z. 95, s. 45; K. Szczepanowska-Kozłowska (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14B, s. 593). Przedstawiony pogląd znalazł swoje potwierdzenie również w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości (wyrok ETS z dnia 5 września 2002 r. w sprawie [...] przeciwko Urzędowi [...] (znaki towarowe i wzory), C-104/00, EU:C:2002:506, pkt 13-25).Powyższe unormowanie ma na celu wyeliminowanie z ochrony tych oznaczeń, które ze względu na swój charakter, uważane są za niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli zagwarantowania konsumentowi lub końcowemu odbiorcy określenia pochodzenia towaru nim oznaczonego. Zgodnie z tą normą za niezdolne do pełnienia ww. funkcji, z wyjątkiem wypadku uzyskania dostatecznych znamion odróżniających w następstwie używania, należy uznać znaki, które pozbawione są dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do towarów, dla których wnosi się o rejestrację. Dostatecznych znamion odróżniających nie posiadają takie oznaczenia, które nie pozwalają zindywidualizować towaru, jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy.
Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że sporny znak towarowy zgłoszony został do ochrony w wersji czarno-białej bez zastrzegania konkretnych barw. Jest przeznaczony do oznaczania towarów z klasy 30, tj.: słodycze, cukierki, cukierki bez cukru, wszystkie wyżej wymienione nie do celów medycznych. Sporny znak w kształcie prostopadłościanu pełni funkcję pojemnika, składa się, w części górnej, z zatyczki oraz także w górnej części, z etykiety bez jakichkolwiek napisów oraz innych elementów graficznych, która zakrywa część zatyczki i opada w dół po obu stronach pojemnika.
Oceniając dokonane przez Urząd Patentowy ustalenia w przedmiocie pierwotnej oraz wtórnej zdolności odróżniającej Sąd uznaje za prawidłowe, a w szczególności oparte o zgromadzony materiał dowodowy.
Sąd w składzie rozpoznającym zauważa, że fakt pakowania towarów, które nie mogą podlegać dystrybucji bez pojemnika, powoduje, że konsumenci postrzegają opakowanie wyłącznie jako ochronę produktu. W przypadku towarów powszechnego użytku, do takich można zaliczyć drażetki/cukierki, konsument nie kojarzy kształtu lub opakowania towaru z jego pochodzeniem handlowym. Konsument postrzegałby samo opakowanie towaru jako wskazówkę jego pochodzenia jedynie wtedy, gdyby opakowanie przykuło jego uwagę – przykładowo, kiedy opakowanie wyraźnie odróżnia się od tych, które są używane dla omawianych towarów (vide: wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00 [...] przeciwko [...] (Kształt latarek), Rec. str. 11-467, pkt 37, zgodnie z którym, jeśli zainteresowany konsument jest przyzwyczajony do oglądania kształtów analogicznych do tych omawianych, przedstawiających dużą różnorodność modeli, to należy wskazać, że kształty te sprawiają wrażenie bardziej wariantów jednego z przyjętych kształtów niż wskazówki pochodzenia handlowego towaru. W konsekwencji, należy określić wrażenie, jakie wywiera opakowanie towaru na docelowym konsumencie. Należy zatem wziąć pod uwagę przypuszczalne oczekiwania przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego (wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-210/96 [...], Rec. str. 1-4657, pkt 31). Zgodnie orzecznictwem unijnym, znaki towarowe to w szczególności takie, które z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są powszechnie używane w obrocie gospodarczym dla przedstawienia danych towarów lub usług lub w odniesieniu do których istnieją przynajmniej konkretne przesłanki pozwalające na przyjęcie, że mogą być one używane w ten sposób [wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawach połączonych T-79/01 i T-86/01 [...] przeciwko [...] ([...]), Rec. str. 11-4881, pkt 19, oraz z dnia [...] grudnia 2003 r. w sprawie T-305/02 [...] przeciwko [...] ([...]), Rec. str. 11-5207, pkt 28).
W wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 8 października 2015 r., W sprawie T‑547/13 [...], z siedzibą w [...] ([...]) przeciwko Urzędowi [...] (znaki towarowe i wzory) ([...]), pkt 36 - 40 wskazano, że "Odróżniający charakter znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, że znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wnosi się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., [...] (Oszlifowana obudowa silnika elektrycznego i przedstawienie ścianek szlifu w kolorze zielonym), T‑253/09 i T‑254/09, EU:T:2010:507, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców składający się z przeciętnych konsumentów tych towarów lub usług, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych (zob. ww. w pkt 36 wyrok Oszlifowana obudowa silnika elektrycznego i przedstawienie ścianek szlifu w kolorze zielonym, EU:T:2010:507, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez kształt towaru nie różnią się od kryteriów stosowanych w przypadku innych kategorii znaków (zob. ww. w pkt 36 wyrok Oszlifowana obudowa silnika elektrycznego i przedstawienie ścianek szlifu w kolorze zielonym, EU:T:2010:507, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo). Jednakże przy stosowaniu tych kryteriów należy uwzględnić okoliczność, że sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada wyglądowi zewnętrznemu samego towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów. W braku elementów graficznych lub słownych przeciętny konsument zwykle nie wnioskuje na temat pochodzenia towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie, czy znak trójwymiarowy ma charakter odróżniający, może w tym przypadku okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego (zob. ww. w pkt 36 wyrok Oszlifowana obudowa silnika elektrycznego i przedstawienie ścianek szlifu w kolorze zielonym, EU:T:2010:507, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo). Ponadto zgodnie z orzecznictwem im bardziej kształt, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wystąpiono, przypomina najbardziej prawdopodobny kształt, który przybierze dany towar, tym bardziej prawdopodobne jest, że ów kształt pozbawiony będzie charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W tych okolicznościach tylko znak towarowy, który znacząco odbiega od norm lub zwyczajów branżowych, dzięki czemu może pełnić swą podstawową funkcję, jaką jest wskazywanie pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 (zob. ww. w pkt 36 wyrok Oszlifowana obudowa silnika elektrycznego i przedstawienie ścianek szlifu w kolorze zielonym, EU:T:2010:507, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo).". Trybunał w wyroku z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 [...], pkt 52 wskazał, że odbiorcy nie są przyzwyczajeni domniemywać pochodzenia towaru na podstawie formy ich opakowania, przy braku jakiegokolwiek elementu słownego albo graficznego.
Mając powyższe na uwadze Sąd podziela ustalenia dokonane przez UP w zakresie braku pierwotnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego. Sporny znak, o ile faktycznie wprost nie przyjmuje kształtu produktów, do pakowania których jest przeznaczony, to niezależnie od tego stanowi on formę opakowania takich cukierków z nastawieniem łatwego ich pobierania z takiego opakowania jedną ręką.
Sąd podziela ustalenia Organu, że opakowanie na cukierki o takim samym prostopadłościennym kształcie korpusu i zatyczki z etykietami były stosowane powszechnie przez różne podmioty przed datą zgłoszenia do ochrony spornego znaku. Wynika to wprost z pisma wnioskodawcy z dnia [...] lutego 2021 r., w którym powołał się na złożony w dniu [...] sierpnia 1998 r. sprzeciw wobec uznania skutków rejestracji międzynarodowej znaku towarowego o nr [...], należącego do uprawnionego (akta administracyjne, t. III, k.816-810, k.806-803). W załącznikach do tego sprzeciwu zostały załączone zdjęcia, na których uwidoczniono opakowania drażetek o nazwie [...] o smakach: [...], [...], [...], [...] (akta administracyjne, t. III, k.814, 812, 811), zdjęcie z gazetki ofertowej opakowania jednostkowego opakowania [...] o smakach: MIĘTOWE, CYTRYNOWE, POMARAŃCZOWE, TRUSKAWKOWE (akta administracyjne, t. III, k.813), zdjęcie opakowania jednostkowego drażetek o nazwach: [...], [...], [...] (akta, t. III, k.810). Na k.809-807 (akta administracyjne, t. III) znajdują się zdjęcia opakowań jednostkowych w kształcie prostopadłościennego pojemnika z zatyczką oraz etykiety z oznaczeniem [...] z widoczną datą przydatności do spożycia [...].07.99 oraz [...].04.99. Co istotne, z załączonego, jak wynika to z daty umieszczonej na ww. dowodach, złożonej przy oświadczeniu "za zgodność z oryginałem" tj. 1.10.98 (np. k. 803, 806) co najmniej w tej dacie towary w opakowaniach jak sporny znak towarowy były na rynku, stanowiąc ofertę sklepu Eurocash. Wśród materiału dowodowego znajduje się również sprzeciw uprawnionego z dnia [...] listopada 2004 r., zgłoszony do rejestracji nr [...]wzoru przemysłowego pt. "Pojemnik na cukierki – drażetki", trwającego od [...] lutego 2003 r. (k. 819-821 t. III akt administracyjnych), a więc także sprzed daty zgłoszenia spornego znaku towarowego (w dniu [...] lutego 2007 r.). W tym sprzeciwie F. wskazało opakowania cukierków składające się z przeźroczystego prostopadłościennego pojemnika z nieprzeźroczystą prostopadłościenną zatyczką oraz etykietą i ich producentów sprzed daty zgłoszenia tego wzoru, podnosząc w związku z tym zarzut braku nowości fart. 103 p.w.p.) i brak indywidualnego charakteru (art. 102 p.w.p.). W treści sprzeciwu wskazał, że w 2001 r., były dostępne na rynku podobne opakowania należące do spółdzielni CSI Jedność (akta, t. III, k.820). ponadto w załączniku do tego sprzeciwu - w tabeli wskazał, że w tamtym czasie były dostępne na rynku m.in. drażetki [...] i [...] produkowane przez B. Sp. z o.o. oraz [...] produkowane przez Z. [...] Sp. z o.o. (akta, t. IV, k.818-817). Wnioskodawca przedłożył także przy wniosku z dnia 15 stycznia 2020 r. zdjęcia opakowań z oznaczeniem [...], [...], [...], [...] (akta, 1.1, k.79), zdjęcie opakowania z oznaczeniem C. [...] (akta, t. I, k.77-76), zdjęcie opakowania z oznaczeniem C. [...], [...], [...], [...] (akta, t. I, k.73), kopie faktur z okresu od lipca 2004 r. do grudnia 2006 r., potwierdzające wprowadzenie do obrotu opakowań drażetek z oznaczeniem [...] (akta, 1.1, k.63-55).
Przedstawione i ocenione przez Organ dowody wskazują, że na rynku były dostępne pojemniki z cukierkami o kształcie prostopadłościanu z zatyczką i etykietą pochodzące nie od Uprawnionego i miało to miejsce przed zgłoszeniem do ochrony spornego znaku towarowego w 2007 r. Sąd w składzie rozpoznającym zgadza się z Urzędem Patentowym, że zgłoszony znak towarowy jako całość składa się jedynie z połączenia elementów typowych dla opakowania cukierków – drobnych drażetek umożliwiających ich pobór z tegoż opakowania jedną ręką. Opakowania stanowiącego sporny znak towarowy nie można odróżnić od innych rodzajów opakowań powszechnie używanych dla objętych ochroną towarów przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego.
W ocenie Sądu sporny znak nie posiada pierwotniej zdolności odróżniającej. Dokonana przez Urząd Patentowy ocena potwierdza, iż z uwagi na jego cechy, a w szczególności wygląd oraz budowę, a ponadto, że został zgłoszony w formie czarno – białej, bez zastrzegania konkretnych barw, właściwy krąg odbiorców może postrzegać sporny znak jako wyłącznie formę opakowania. Istotne jest w tym względzie również, że sporny znak został zarejestrowany dla towarów z klasy 30, tj.: słodycze, cukierki, cukierki bez cukru, wszystkie wyżej wymienione nie do celów medycznych. Krąg odbiorców tych produktów jest bardzo szeroki, zasadniczo może to być nawet ogół społeczeństwa (konsumentów). W tym przypadku sporny znak, nieposiadający szczególnych cech postrzegany będzie (może być postrzegany) jako forma opakowania – pojemnika na drobne cukierki – drażetki. Przeciętny konsument może dostrzegać kształt opakowania jako wskazówkę handlowego pochodzenia towaru, tylko wówczas, gdy skojarzenie takie nasuwa się natychmiastowo (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1340/12).
W niniejszej sprawie takie skojarzenie jest niemożliwe, bowiem sporny znak stanowi prostą formę dostępnego na rynku opakowania na cukierki/drażetki nadającego się do użycia/pobrania za pomocą jednej ręki.
Sąd nie podziela zarzutu skargi dotyczącego, iż sporny znak faktycznie nie jest powieleniem kształtu znanego i powszechnie stosowanego przez inne podmioty przed datą rejestracji, a tym samym nie odróżnia się zasadniczo od podstawowego kształtu opakowań towarów z klasy 30. I nie posiada cech oryginalności. Sąd wskazuje, że Organ w zaskarżonej decyzji (str. 21 – 22) wyjaśnił kwestie dotyczące kształtu podstawowego oraz braku cech oryginalności. Zdaniem Sądu UP w zaskarżonej decyzji nie był zobligowany do uprzedniego zdefiniowania tych pojęcie. Niebudzący wątpliwości sposób rozumienia kwestionowanych pojęć organ wyprowadził z analizy budowy spornego znaku i doszedł do wniosku, w ocenie Sądu zasadnego, że znak towarowy nr [...] nie wyróżnia się niczym oryginalnym, co by powodowało, że sporny znak jest czymś innym niż stosowane przez inne podmioty opakowanie o kształcie prostopadłościanu. W tym miejscu Sąd zwraca uwagę, że w wyroku Sądu (ósma izba) z dnia [...] października 2015 r. [...] przeciwko Urzędowi [...] (znaki towarowe i wzory) ([...]) Sprawa T-547/13 (pkt 44 i 46) wskazano, że "Ustalając, czy zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający, w pierwszej kolejności należy odwołać się do przedstawionego przez skarżącą opisu znaku (....)". "Powszechnie znanym faktem jest bowiem to, że rozpatrywane towary często są oferowane w prostokątnych pudełkach z drewna. Także sposób wyjmowania i składania pudełka, którego kształt stanowi omawiany znak, to jest system przesuwnych półeczek umożliwiający wyjęcie i złożenie gry, nie odbiega znacząco od norm i zwyczajów branżowych (...)".
Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy, zdaniem Sądu, Organ prawidłowo zidentyfikował sporny znak – jego budowę i zasadnie stwierdził, że nie jest to oryginalny kształt, lecz kształt prostopadłościanu stosowanego przez inne podmioty na rynku i to również przed zgłoszeniem spornego znaku do ochrony.
Dokonując analizy dowodów i przesłanek unieważnienie znaku towarowego nr [...]przez pryzmat wtórnej zdolności odróżniającej, tu również Sąd podziela prawidłowość oceny dokonanej przez Urząd Patentowy.
Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 130 p.w.p., wtórną zdolność odróżniającą mogą uzyskać jedynie oznaczenia, o których mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p., czyli oznaczenia początkowo pozbawione konkretnej zdolności odróżniającej. Oznaczenie nabywa wtórną zdolność odróżniającą, gdy w przeciętnych warunkach obrotu, w odbiorze przeciętnego konsumenta, przestaje być odbierane jako informacja o rodzaju lub cechach towaru lub usługi, gdyż odczytywane jest jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie towaru (usługi) z danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów (usług), dla jakich dany znak ma być chroniony, w konsekwencji czego pozwala na odróżnienie towarów pochodzących z danego przedsiębiorstwa od tych pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. wyrok ETS z dnia 4 kwietnia 1999 r. w sprawie [...] ([...]) przeciwko [...], C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 54). Chodzi więc o takie używanie znaku, które umożliwia powstanie asocjacji pomiędzy towarem a znakiem oraz jej utrwalenie w świadomości odbiorców. Opisany skutek, co do zasady, jest efektem długotrwałego używania danego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Jednakże im bardziej intensywne używanie znaku, tym krótszy czas wystarczy, by kupujący przypisali znak określonemu towarowi i uznali go za wskazówkę pochodzenia towaru z określonego przedsiębiorstwa (zob. U. Promińska (w:) Prawo własności przemysłowej, s. 199). Należy zgodzić się z poglądem NSA, w myśl którego znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżnienia, jeśli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa, a identyfikacja taka z reguły nie jest możliwa, jeżeli znak jest używany również przez innych przedsiębiorców dla takich samych lub podobnych towarów (wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02, M. Praw. 2003, nr 1, s. 5). Powołana teza legła u podstaw unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy "[...]", o numerze [...], skoro również inni przedsiębiorcy przez okres kilku lat poprzedzających datę zgłoszenia znaku do ochrony używali słowa "podlaski" dla oznaczania pasztetów. Przedstawioną tezę potwierdził również NSA w wyroku dotyczącym znaku "[...]", w którym stwierdził, że "więź oznaczenia z towarem pochodzącym od konkretnego przedsiębiorcy może być nieuchronnym skutkiem długotrwałości, intensywności i powszechności nakładania oznaczenia na towarach masowych. Więź ta powstaje w szczególności wtedy, kiedy zostaje ustalone, że żaden inny uczestnik obrotu nie opatrywał swoich towarów takim samym oznaczeniem słowno-graficznym w okresie przed zgłoszeniem oznaczenia do ochrony" (wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2014 r., II GSK 592/13, LEX nr 1519141).
Sąd wskazuje, że powołując się na uzyskanie przez sporny znak wtórnej zdolności odróżniającej Uprawniony powinien przedstawić dowód, że przed datą zgłoszenia znaku do ochrony, zainteresowany krąg odbiorców postrzega towar oznaczony tylko tym znakiem, z pominięciem wszelkich innych znaków, które również mogą występować, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa [wyrok Sądu z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T‑141/06 [...] przeciwko [...] (Struktura szklanej powierzchni), niepublikowany w [...], pkt 32; wyroki Trybunału: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C‑108/97 i C‑109/97 [...] . I‑2779, pkt 52; z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C‑353/03 [...]. s. I‑6135, pkt 30].
Wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej wymaga od strony powołującej się na tę okoliczności wykazania jej stosownymi dowodami. W wyroku w sprawie [...] Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że dowodami w takiej sprawie mogą być: 1) udział w rynku danego znaku, 2) nakłady poczynione na promocję (reklamę) znaku, 3) intensywność, geograficzny zasięg oraz długotrwałość używania znaku, 4) odsetek właściwego kręgu odbiorców, którzy poprzez znak towarowy identyfikują towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, 5) oświadczenia z izb handlowych i przemysłowych lub innych handlowych lub zawodowych stowarzyszeń (zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie [...] ([...]) przeciwko [...], C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 51).
Ponadto warto dodać, że bardzo częstym i pożądanym dowodem jest dowód z badania opinii publicznej, choć nie może on być jedynym dowodem w sprawie.
Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd zgadza się z Urzędem Patentowym, że Uprawniony nigdy nie używał spornego znaku samodzielnie, to jest bez logo [...] i innych elementów graficznych. Tym samym nie wykazał, w sposób niebudzący wątpliwości, że sam sporny znak przestrzenny - a nie logo [...]- nabył w wyniku używania znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Taka ocena została poprzedzona przeprowadzoną przez Organ szczegółową analizą materiału dowodowego przedłożonego przez Uprawnionego, w szczególności przy piśmie z dnia [...] czerwca 2020 r. i obejmujący: (i) badanie PBS sp. z o.o. z 2005 r., opinię dotyczącą tego sondażu, informacja o ww. agencji badania ryku (akta t. II, k.350-330), (ii) materiał dotyczących udziału w rynku w Polsce towarów [...], pakowanych w opakowanie stanowiące sporny znak towarowy w okresie 2001-2007 (akta administracyjne t. II, k.299), (iii) badanie MillwardBrown SMG/KRC z 2008 r. pt. "Status marki [...]w kategorii produktów odświeżających oddech obecnych na rynku" (akta administracyjne t. I, k.298-267), (iv) materiały dotyczące rodzaju mediów używanych do reklamy produktów [...] w Polsce, do których pakowania było używane opakowanie chronione spornym znakiem towarowym w okresie 1996-2009 (akta administracyjne t. I, k.265), (v) materiały dotyczące reklamy - intensywności, zasięgu, długości oraz jej charakteru, tj. telewizyjnej, outdoorowej, kinowej oraz katalogów i materiałów reklamowych w latach 2002- 2006 w odniesieniu do produktów TIC TAC, w tym oświadczenia p. M. Łąckiej (akta t. I, k. 263-209), (vi) materiały dotyczące wartości sprzedaży i reklamy w Polsce produktów [...]w latach 2007-2009, w tym oświadczenia p. M. Ł. (akta administracyjne t. I, k.161-153, 208-171), (vii) materiały dotyczące wysokości wydatków na reklamę produktów [...]w latach 1996-2003 (akta administracyjne t. I, k.151).
Sąd zgadza się z Urzędem Patentowym, że przedłożone dowody nie dotyczą bezpośrednio spornego znaku nr [...], lecz stanowią dowód promocji i reklamy "produktów [...]", "towarów [...]", "marki [...]" w połączeniu z innymi elementami słownymi i graficznymi. Załączone dowody zawierają filmy reklamowe emitowane w stacjach telewizyjnych, sieci kin, reklamy outdoorowe, kopie katalogów produktów reklamowych czy też oświadczenie M. Ł. wraz z katalogiem sprzedażowym. Również załączona w poczet materiału dowodowego płyta CD także dotyczy produktów [...], a nie wyłącznie spornego znaku towarowego. Na żadnym dowodzie nie ma spornego znaku towarowego występującego samodzielnie, tj. w wersji zgłoszonej do ochrony w dniu [...] lutego 2007 r.
Analogiczne ustalenia, tj., że przedłożony materiał dowodowy nie dotyczy znaku towarowego nr [...], Organ poczynił również w prawidłowy sposób w odniesieniu do przedłożonego materiału dowodowego mającego potwierdzić udział spornego znaku, w tym wartości sprzedaży i reklamy w Polsce.
Dokonując oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez sporny znak UP przeanalizował dowód w postaci" Badanie świadomości marki [...]" z dnia [...] sierpnia 2005 roku". Organ uznał, że wyniki przeprowadzonego badania nie są miarodajne bowiem badanie zostało przeprowadzone wadliwie i nie potwierdza, żeby sporny znak przestrzenny był postrzegany nie tylko jako opakowanie cukierków, ale także jako oznaczenie informujące o komercyjnym pochodzeniu towarów z jednego i tego samego przedsiębiorstwa. Sąd podziela stanowisko Urzędu Patentowego, "Kwestionariusza do badania" (akta administracyjne t. II, k.343) był opracowany wadliwie.
W wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 15 grudnia 2005 r. B. S.A. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, sprawa T-262/04, pkt 84 i 86 stwierdzono "Jeśli chodzi o badanie opinii publicznej przeprowadzone w listopadzie 2002 r. wśród palaczy we Francji, we Włoszech, w Irlandii, w Grecji, w Szwecji i w Portugalii, Sąd stwierdza, że badanym zostały przedstawione sam wzór lub samo zdjęcie zapalniczek B., bez zamieszczenia elementów słownych lub graficznych, oraz że zostało im postawione pytanie, z którym znakiem towarowym najbardziej kojarzy im się przedstawiona zapalniczka. W konsekwencji nie można stwierdzić, że badanie to wykazuje, że znaczna część konsumentów francuskich, włoskich, irlandzkich, greckich, szwedzkich i portugalskich identyfikuje za pomocą zgłoszonego znaku towarowego omawiany towar jako pochodzący ze spółki B., a nie z innej spółki. Byłoby inaczej, gdyby w ramach badania przedstawiono, zamiast jedynie kształtu stanowiącego zgłoszony znak towarowy, również inne kształty zapalniczek. Można by wtedy uwzględnić liczbę osób przypisujących – spontanicznie i bez pozostawania pod jakimkolwiek wpływem – wizerunek omawianego kształtu spółce B..". "Skoro prawdą jest, jak to utrzymuje skarżąca, że spółka B. jest jednym z przedsiębiorstw, które utworzyły w 1973 r. rynek zapalniczek krzesiwowych jednorazowego użytku i jest ona "liderem na rynku zapalniczek", to logiczne i przewidywalne jest to, że pierwszym znakiem towarowym przychodzącym na myśl badanym jest znak towarowy B., niezależnie od przedstawionego kształtu. Miało to miejsce tym bardziej, że do zadanego pytania dołączono listę słownych znaków towarowych, którym można było przypisać przedstawiony kształt. W tym zakresie należy zauważyć, że sama skarżąca przyznała podczas rozprawy, iż odpowiedź na zadane pytanie w tym ostatnim przypadku mogła zostać w istocie zasugerowana.".
W ocenie Sądu analogiczna sytuacja ma miejsce w rozpatrywanej, w zakresie przedłożonego badania z dnia [...] sierpnia 2005 r. Podczas tego badania respondentom zostało przedstawione zdjęcie jednego opakowania stanowiącego sporny znak towarowy, bez elementów słownych i graficznych, i postawiono pytanie: "Opakowanie czego jest przedstawione na tym zdjęciu - jakiej marki jest to opakowanie?", przy czym, uprzednio zapytano respondentów o to: "Jakie marki drobnych cukierków - drażetek w pojemniczkach Pan/Pani zna, choćby ze słyszenia?". Sąd w składzie rozpoznającym sprawę podziela stanowisko Organu, że taki układ pytań miał charakter sugerujący odpowiedź i wskazanie respondentów na markę [...], w szczególności, że Uprawniony w przedłożonym materiale dowodowym wykazał, że F. był pionierem pakowania drobnych drażetek odświeżających oddech w małe, wąskie, prostopadłościenne opakowania (np.: akta administracyjne, t. II, k.513) oraz wskazania, że w okresie od 2001 r. do 2007 r., produkty [...] były zdecydowanym liderem w kategorii drażetek do odświeżania oddechu w Polsce i miały jeden z najwyższych udziałów. Biorąc zatem pod uwagę ocenę prowadzonego badania dotyczącego podmiotu mającego znaczący udział w danym segmencie rynku, jak w niniejszej sprawie, zaprezentowaną w sprawie T-262/04, w szczególności analogiczny sposób przeprowadzenia badania nie sposób zgodzić się ze Skarżącą, iż tym dowodem bezspornie wykazała znajomość spontaniczną opakowania na poziomie 84,0% (k. 344 t. II akt administracyjnych). Zdaniem Sądu prawidłowo również Organ zanegował przedłożoną przez Skarżącą opinię dra F. Sztabińskiego dotyczącą badania z dnia 5 sierpnia 2005 r. Skoro bowiem materiał źródłowy (badanie z 5 sierpnia 2005 r.), będące przedmiotem opinii F. Sztabińskiego było obarczone błędem (nieprawidłowa metodyka prowadzonego badania) zatem taki dowód nie ma znaczenia, bowiem opiera się na wadliwej metodyce.
Zmiany oceny stanowiska w tym zakresie nie spowodowało również powołanie się przez Skarżącą na dowód w postaci wyniki badania MillwardBrown SMG/KRC z 2008 r. pt. "Status marki [...]w kategorii produktów odświeżających oddech obecnych na rynku". Jak trafnie wskazał Organ powołane badanie dotyczy marki [...], natomiast żadne pytanie nie dotyczy znaku towarowego o nr [...]. W ocenie Sądu również dowód w postaci oświadczenia M. Ł. oraz wniosku o jej przesłuchanie było bez znaczenia w sprawie. Oświadczenie oraz dowód z przesłuchania dotyczyło marki [...], a nie spornego znaku.
W ocenie Sądu Organ rozpoznając sprawę, w ramach postępowania spornego, wywołanego wnioskiem o unieważnienie ochrony znaku przestrzennego o nr R.246102 rozpoznał zarzuty dotyczące konkretnych aspektów wadliwości udzielonego prawa ochronnego, wskazane przez wnioskodawcę i dostarczone przez strony. Organ na nowo ocenia w postępowaniu spornym czy udzielona pierwotną decyzją ochrona była zasadna.
Reasumując, W ocenie Sądu, przy wydaniu zaskarżonych decyzji Organ uwzględnił wszelkie rygory procedury administracyjnej, określające jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Organ ocenił zebrany materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.), ustosunkował się do wszystkich twierdzeń uczestników postępowania, a także uzasadnił wyczerpująco swoje rozstrzygnięcie zgodnie z wymaganiami art. 107 § 3, art. 8 oraz 11 k.p.a. W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy zasadnie unieważnił prawa ochronnego na znak towarowego przestrzennego o nr [...]. Sporny znak towary nie posiadał bowiem nie tylko pierwotnej zdolności odróżniającej, ale także nie uzyskał na terytorium Polski wtórnej zdolności odróżniającej. W rozpatrywanej sprawie nie doszło również do naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i art. 130 p.w.p.
Z tych wszystkich względów Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, iż sporny znak w formie zgłoszonej do ochrony [...] lutego 2007 r. nie posiadał pierwotnej zdolności odróżniającej. Uprawniony nie wykazał również, że sporny znak w wyniku jego używania nabył wtórną zdolność odróżniającą. Sporny znak stanowi opakowanie przeznaczone dla produktów z klasy 30. Nie pełni samodzielnie funkcji znaku towarowego, tj. oznaczenie, które identyfikuje pochodzenie danego produktu z konkretnym przedsiębiorcą.
Z tej przyczyny należy stwierdzić, że w zaskarżonej decyzji brak jest jakichkolwiek istotnych uchybień formalnych, których Urząd Patentowy dopuściłby się w toku postępowania administracyjnego, a które to uchybienia uniemożliwiłyby Sądowi dokonanie prawidłowej oceny zarzutów skargi i wypowiedzenie się co do legalności (zasadności) podjętego rozstrzygnięcia pod względem zastosowanych przepisów prawa materialnego.
Uznając zatem bezzasadność wszystkich podniesionych w skardze zarzutów naruszenia przez Organ prawa materialnego i licznych zarzutów naruszenia prawa procesowego oraz nie stwierdzając innych uchybień, które należało wziąć pod rozwagę z urzędu, skutkujących uchyleniem zaskarżonej decyzji oraz uchyleniem decyzji Organu z dnia [...] lutego 2023 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.
Wszystkie wyroki krajowych sądów administracyjnych przywołane w niniejszym uzasadnieniu dostępne są w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl .