VI SA/Wa 1705/22

VI SA/Wa 1705/22 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2022-09-15
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2022-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Szydłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2021 poz 324
art. 129(1) ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej - t.j.
Dz.U. 2022 poz 329
art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  - t.j.
Dz.U. 2015 poz 1800
par. 14 ust.  pkt 1 lit. b
Rozporządzenie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek Sędziowie Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Bytner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 września 2022 r. sprawy ze skargi H. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r. nr DT-SP.Z.518514.1095.2021.11.mwro w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "[...]" 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 29 października 2021 r.; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz H. z siedzibą w W. kwotę 2 200 (dwa tysiące dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie
1 Sygn. akt VI SA/Wa 1705/22
UZASADNIENIE
3 Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2022 r. Urząd Patentowy RP na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] października 2021 r. odmawiającą udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy NOMIGREN zgłoszony dnia 18.09.2020 r. przez H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W., Polska, pod numerem [...].
W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że decyzją z dnia [...] października 2021 r. na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 pwp odmówił udzielenia prawa ochronnego na słowny znak towarowy NOMIGREN zgłoszony dnia 18.09.2020 r. przez H. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W., Polska, pod numerem [...], który jest przeznaczony do oznaczania następujących towarów w klasie 5: "preparaty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do celów leczniczych; preparaty do celów medycznych; preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi; produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania lub łagodzenia bólu; produkty lecznicze; suplementy diety; środki przeciwbólowe; środki przeciwmigrenowe, wyroby medyczne" oraz usług z klasy 35: "reklama produktów farmaceutycznych; zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie produktów farmaceutycznych; usługi marketingowe i promocyjne produktów farmaceutycznych" albowiem stwierdził, że w odniesieniu do wskazanego zakresu ochrony oznaczenie NOMIGREN nie posiada żadnych indywidualizujących cech, które w percepcji przeciętnego odbiorcy pozwoliłyby na trwałą, jednoznaczną asocjację zgłoszonych towarów i usług oraz oznaczenia z tym i tylko z tym podmiotem, od którego one pochodzą.
Rozpoznając ponownie sprawę w wyniku wniosku złożonego przez stronę Urząd podniósł, że zgodnie z treścią art. 1291 ust. 1 pkt 1 pwp "nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie może być znakiem towarowym". Artykuł 120 ust. 1 pwp wyraźnie wskazuje, że oznaczenie mające być znakiem towarowym musi posiadać zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Cechę tę określa się mianem abstrakcyjnej zdolności odróżniającej znaku towarowego ujmowanej jako zdolność oznaczenia do identyfikacji komercyjnego pochodzenia dokonywanej jest in abstracto, tzn. w oderwaniu od towarów lub usług, dla których określone oznaczenia miałoby zostać zarejestrowane i używane. Jest to zatem ocena dokonywana dla jakichkolwiek towarów lub usług, a więc w sposób odmienny niż ocena tzw. konkretnej zdolności odróżniającej oznaczenia, dokonywana już z uwzględnieniem konkretnych towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia. Określone w art. 120 pwp wymagania dotyczą zasadniczo samego oznaczenia - tego czy znak jest potencjalnie zdolny do realizacji funkcji oznaczania pochodzenia towaru (usługi). W doktrynie zdolność tą wiąże się z takimi cechami oznaczenia jak: zmysłowa postrzegalność, jednolitość, samodzielność względem towaru (usługi). Abstrakcyjna zdolność odróżniająca sprowadza się w istocie do oceny, czy dane oznaczenie może pełnić funkcję identyfikacyjną, rozumianą jako możliwość przekazania odbiorcy informacji o pochodzeniu towaru, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to towar.
Oceniając oznaczenie "NOMIGREN" Urząd stoi na stanowisku, że ten znak posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą o której mowa w art. 120 pwp ponieważ jako znak słowny jest zmysłowo postrzegalny za pomocą wzroku i słuchu i jest jednolity - jest na tyle spójny, że może być objęty jednym aktem poznawczym. Ponadto przedmiotowy znak jest znakiem słownym, a tego typu oznaczenia co do zasady posiadają abstrakcyjną zdolność odróżniającą.
Przeszkoda rejestracji znaku wynikająca z art. 1291 ust. 1 pkt 2 pwp (nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone) określana jest mianem konkretnej zdolności odróżniającej i badana jest w odniesieniu do konkretnych towarów/usług, dla jakich znak został zgłoszony do ochrony, przy czym przyjmuje się, że dostateczne znamiona odróżniające oznaczenia rozumiane w sensie konkretnym pozwalają na to, by właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych, właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych konsumentów towarów (usług) oznaczonych danym znakiem, postrzegał wskazany towar jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa. Omawiana przeszkoda z art. 1291 ust. 1 pkt 2 pwp dotyczy oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej względem określonych towarów i usług ze względu na swoje cechy strukturalne. Można je określić mianem oznaczeń strukturalnie (wewnętrznie, inherentnie) niedystynktywnych. Przykładem tego rodzaju oznaczeń mogą być proste formy przestrzenne lub formy graficzne, takie jak podstawowe figury geometryczne (linia, koła, prostokąt), które nie niosą za sobą dla konsumentów żadnych informacji o pochodzeniu towarów, dlatego też nie są postrzegane jako znaki towarowe. Kategoria oznaczeń pozbawionych zdolności odróżniającej obejmuje także oznaczenia w
yłącznie opisowe (art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwp).
Zgodnie z treścią art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwp "nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności".
Uznanie znaków opisowych za pozbawione zdolności odróżniającej uzasadniają dwa względy. Po pierwsze, znak ma przekazywać informację o pochodzeniu towaru bądź usługi, a nie o nim samym. Po drugie znak, do którego z mocy udzielenia prawa ochronnego płynie wyłączność używania, nie może pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze bądź usługach.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, zaś po drugie, z uwzględnieniem sposobu, w jaki postrzega go właściwy krąg odbiorców.
Znak NOMIGREN został przeznaczony do oznaczania następujących towarów i usług:
W klasie 5: preparaty farmaceutyczne; substancje dietetyczne do celów leczniczych; preparaty do celów medycznych; preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi; produkty farmaceutyczne przeznaczone do uśmierzania lub łagodzenia bólu; produkty lecznicze; suplementy diety; środki przeciwbólowe; środki przeciwmigrenowe, wyroby medyczne;
W klasie 35: reklama produktów farmaceutycznych; zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie produktów farmaceutycznych; usługi marketingowe i promocyjne produktów farmaceutycznych.
Urząd stwierdził, że towary z klasy 5 a także usługi z klasy 35 skierowane są zarówno do ogółu społeczeństwa jak i do profesjonalnego odbiorcy (przykładowo: firm kosmetycznych, farmaceutycznych). Natomiast z uwagi na charakter towarów z klasy 5 (szeroko rozumiane produkty farmaceutyczne i suplementy diety) poziom uwagi przeciętnego końcowego konsumenta, który jest uważany za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego będzie wyższy niż przeciętny, ponieważ nie są to towary codziennego użytku, jak na przykład produkty spożywcze. Ich zastosowanie ma wpływ na zdrowie dlatego poziom uwagi przeciętnego odbiorcy jest wyższy niż przeciętny. Podobnie, w przypadku usług z klasy 35 - usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej w zakresie produktów farmaceutycznych. Z uwagi na specjalistycznych charakter spornych usług - poziom uwagi przeciętnego odbiorcy będzie wyższy niż przeciętny. Wskazane usługi nie są bowiem usługami codziennego użytku.
Przedmiotowy znak towarowy NOMIGREN to oznaczenie wyłącznie słowne składające się z jednego słowa będącego połączeniem dwóch elementów słownych: - NO - element oznaczający "nie" w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim ;- MIGREN - element bezpośrednio nawiązuje do słowa migrena, oznaczającego "nagły, silny ból głowy przeważnie jednostronny, połączony często z mdłościami i zaburzeniami wzroku .
Pierwszy element znaku NO będzie zrozumiały dla przeciętnego konsumenta, ponieważ dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów z języka angielskiego w obrocie nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego, czy też umiejętności porozumiewania się. Słowo "no" bezspornie do takich słów należy. Ponadto, element "no" oznacza również "nie" w języku hiszpańskim i włoskim. Organ podkreślił, że poziom znajomości języka włoskiego, czy hiszpańskiego jest niższy niż w przypadku języka angielskiego ale w związku z tym, że to słowo należy do jednych z najbardziej podstawowych słów uznał, że przeciętny odbiorca, który w niniejszym postępowaniu charakteryzuje się wyższym poziomem uwagi - będzie znał znaczenie tego elementu słownego.
Drugi element zgłoszonego znaku - MIGREN bez wątpienia będzie rozumiany jako odnoszący się do słowa migrena. Pojęcia używane jako terminy specjalistyczne określające odpowiednie istotne cechy towarów czy usług uważa się za opisowe. Otóż z reguły odbiorcy wyspecjalizowanych towarów czy usług mogą uzyskać o nich informacje także od oferujących te towary lub usługi. Dotyczy to m.in. produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych czy dietetycznych.
W związku z powyższym przedmiotowy znak, oceniany jako całość dla relewantnego odbiorcy towarów z klasy 5 sygnowanych przedmiotowym znakiem, oznaczenie "NOMIGREN" będzie rozumiane jako przeciw migrenie, czyli jako zawierające substancje, które mają zapobiegać migrenie lub łagodzić jej objawy. W odniesieniu do usług z klasy 35 tj. usług reklamowych, marketingowych, promocyjnych, zarządzania - przedmiotowy znak będzie postrzegany przez odbiorców jako wskazujący na przedmiot oferowanych usług - mianowicie dotyczą produktów farmaceutycznych (jak zostało to wskazane w wykazie) przeznaczone do łagodzenia lub uśmierzaniu bólu wywołanego migreną.
Organ podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem o ile decyzja odmowna w sprawie rejestracji znaku towarowego powinna zawierać co do zasady uzasadnienie odnośnie do każdego z towarów lub usług objętych zgłoszeniem, o tyle właściwy organ może jednak ograniczyć się do ogólnego uzasadnienia, jeżeli ta sama podstawa odmowy rejestracji podnoszona jest wobec całej kategorii lub grupy towarów lub usług, między którymi istnieje na tyle bezpośredni i konkretny związek, że tworzą one jedną kategorię lub jedną grupę towarów lub usług o dostatecznie jednorodnym charakterze.
W niniejszej sprawie towary wymienione w klasie 5 to szeroko rozumiane preparaty farmaceutyczne, dietetyczne, lecznicze, z których niektóre z nich są wprost w wykazie bezpośrednio przeznaczone do uśmierzania bólu, a pozostałe z nich, ogólnie wskazane mogą potencjalnie służyć takiemu celowi, a także łagodzić odczucie bólu, czy też zapobiegać jego nawrotom. Z kolei w klasie 35 są to usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne, zarządzanie w działalności gospodarczej - wszystkie usługi są w zakresie produktów farmaceutycznych.
Urząd podkreślił również, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 9 lipca 2008 r. w sprawie T-323/05, przy badaniu zdolności odróżniającej oznaczeń należy brać pod uwagę ich przydatność do opisu cech towaru lub usług nie tylko aktualną, ale także potencjalną. Jeżeli oznaczenie jest prostym zestawieniem słów opisowych, jakkolwiek do tej pory nie używanym powszechnie, ale jest ono potencjalnie możliwe i przydatne w obrocie handlowym, to powinno się je pozostawić w domenie publicznej, dostępnej dla wszystkich.
Co więcej, przy ocenie zdolności rejestracyjnej należy brać również pod uwagę interesy innych podmiotów prowadzących taką samą działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej. Rozstrzygnięcia w przedmiocie opisowości określonego znaku towarowego należy zatem dokonywać także z uwzględnieniem interesu konkurentów zgłaszającego, który to interes wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług, dostatecznych znamion odróżniających nie posiadają takie oznaczenia, które nie pozwalają zindywidualizować towaru, jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. W tej grupie oznaczeń znajdują się oznaczenia opisowe. Zaś przy ocenie, czy oznaczenie posiada zdolność odróżniania należy uwzględnić interes uczestników obrotu gospodarczego, który wyraża się w swobodnym dostępie do wszystkich oznaczeń informujących o nazwie lub cechach towarów lub usług. Taki interes można potwierdzić tak długo, jak dany znak jest odbierany jako nazwa produktu (nazwa rodzajowa) lub opis właściwości lub innych cech towaru lub usługi. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji ich używania przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców.
Zdaniem organu wyrażenie NOMIGREN stanowi neologizm, czyli połączenie dwóch (lub więcej) wyrazów w jeden - tworzące słowo niewystępujące wcześniej w danym języku. Dla oceny zdolności odróżniającej takiego oznaczenia należy mieć na uwadze to, czy neologizm ma charakter opisowy w stosunku do towarów i usług, do których oznaczania został przeznaczony. Charakter opisowy znaku w tym wypadku odnosi się jednak zarówno do towarów lub usług, jak i zrozumienia całego znaku przez jego odbiorców. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem unijnym zarejestrowane mogą zostać tylko takie znaki towarowe stanowiące neologizmy, których całościowe wrażenie odróżniające odnoszone do konkretnych towarów lub usług jest na tyle silne, że przewyższa opisowość poszczególnych elementów tworzących ten znak.
W odniesieniu do stanowiska Zgłaszającego dotyczącego innego rozumienia elementu słownego "no" organ wskazał, że po pierwsze zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oznaczeniu należy odmówić rejestracji, jeżeli przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń wskazuje na cechę danych towarów lub usług.
Po drugie, okoliczność, że pierwsza część znaku odwołuje się do języka angielskiego (ale nie tylko) a druga do języka polskiego (słownik) nie sprawia, że należy automatycznie uznać, że znak nie posiada charakteru opisowego. Połączenia złożone ze słów w różnych językach nadal mogą podlegać odmowie rejestracji, jeśli właściwi konsumenci zrozumieją opisowe znaczenie wszystkich elementów bez dodatkowego wysiłku. Taka sytuacja może mieć miejsce, w szczególności gdy oznaczenie składa się z podstawowych terminów w języku, który zostanie z łatwością zrozumiany przez osoby posługujące się innym językiem, lub jeśli terminy są podobne w obu językach. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszym postępowaniu: element no i element migren będzie z łatwością zrozumiany przez właściwy krąg odbiorców.
Jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z połączenia słów w różnym języku, które zostały uznana ze opisowe względem oznaczanych towarów i usług – organ tytułem przykładu wskazał decyzję EUIPO z dnia 16.06.2015 R2211/2014-4 pkt 23, znak BANCO STEAM STELL oraz decyzję z dnia 18 maja 2016 R 188/2016-1 w sprawie znaku paydirekt pkt 15-19. Podobnie w wyroku z dnia 21 stycznia 2009 r. T-399/06 w sprawie dotyczącej znaku GIROPAY, w którym element giro oznacza w języku włoskim "przelew" a "pay" - po angielsku: "płacić". U uzasadnieniu Sąd wskazał, że sporne oznaczenie, składające się ze słów "giro" i "pay", umieszczonych we właściwej kolejności z punktu widzenia gramatyki angielskiej, nie wywołuje w oczach właściwego kręgu odbiorców wrażenia wystarczająco odległego od tego powstałego przez samo zestawienie tych dwóch słów, które mogłoby skutkować zmodyfikowaniem ich znaczenia i zakresu. Podobnie, w wyroku o sygnaturze T-497/11 odmówiono rejestracji znaku EURO AUTOMATIC PAIEMENT pomimo połączenia angielskich i francuskich terminów.
Po trzecie fakt, że dwa elementy słowne są napisane razem NO i MIGREN nie stoi na przeszkodzie, aby uznać opisowy charakter elementów słownych składających się na ten znak. [...], [...], "Easycover", UE: T:2008:496, § 52), to jednak w przypadku oznaczenia słownego konsument rozdzieli to oznaczenie na wyrazy, które mają dla niego konkretne znaczenie lub są podobne do znanych mu słów [wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie T-356/02 Vitakraft-Werke Wuhrmann przeciwko OHIM - Krafft (VITAKRAFT), Zb.Orz. str. 11-3445, pkt 51]. Okoliczność, iż znak towarowy wykazuje błędną pod względem gramatycznym strukturę, nie może prowadzić do wniosku, że znak ten jako całość automatycznie wywołuje na użytkowniku wrażenie odmienne od tego, które wywołują poszczególne elementy, z których ten znak się składa (zob. wyroki TSUE z 7 czerwca 2005 r., T-316/03 i z 24 kwietnia 2012 r., T- 328/11).
Po czwarte, rozważania Trybunału w sprawie C-383/99P Baby-Dry (na które powołuje się Zgłaszający) nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu, ponieważ stan faktyczny różni w sposób istotny od stanu faktycznego w omawianej sprawie. W sprawie Baby -Dry Trybunał uznał, że w świetle zasad gramatyki języka angielskiego, właściwego dla oceny charakteru opisowego, oznaczenie "Baby-Dry" stanowiło nietypowe i niespotykane połączenie dwóch słów, co w konsekwencji wykluczało ich bezpośredni charakter opisowy w całości. W niniejszym postępowaniu przyrostek no oznacza zaprzeczenie i odnosi się do słowa migrena, tworząc prosty przekaz - zapobiegający migrenie. Ponadto, linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości UE ewoluowała od tego czasu, o czym świadczą przedstawione przez Urząd wyroki.
Organ podzielił pogląd wyrażony w decyzji z dnia [...].10.2021 r., że przeciętny odbiorca będzie postrzegał je jako nazbyt oczywiste połączenie elementu "no-", tj. powszechnie znanego anglojęzycznego zaprzeczenia, z elementem "-migren", różniącym się od słowa "migrena" tylko brakiem ostatniej litery "a". Brak tej litery, w ocenie Urzędu, nie tworzy w ramach percepcji oznaczenia istotnej różnicy między tym oznaczeniem, a hipotetycznym słowem utworzonym z użyciem pełnego słowa "migrena", a zatem "nomigrena". Podobne stanowisko wyraził Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r. (T-487/18) w którym stwierdził, że znak towarowy ViruProtect ma charakter opisowy i nie może być zarejestrowany. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że rozbieżność między terminem "virusprotect" a oznaczeniem ViruProtect nie ma znaczenia ani wizualnego, ani fonetycznego oraz że zniekształcone sformułowanie słowa "virus" nie ma wpływu na ewentualną treść pojęciową, jaką właściwy krąg odbiorców przypisałby danemu znakowi towarowemu. Właściwy krąg odbiorców skonfrontowany z oznaczeniem ViruProtect, w kontekście zgłoszonych znaków, będzie zatem skłonny raczej odczytywać słowo "virus" niż "viru", nawet gdy przypisuje się mu wysoki stopień uwagi [zob. wyrok z 23.10.2017 r., Barmenia Krankenversicherung/EUIPO (Mediline), T-810/16, niepublikowany, pkt 24],
Organ podkreślił, że znak aluzyjny to oznaczenie, które stanowi aluzję do określonych cech zgłoszonych towarów. Oznaczenia, które są zdolne przekazać określoną informację ale dopiero w drodze pośredniego wnioskowania, charakteru opisowego nie mają.
Organ podzielił stanowisko Zgłaszającego, że rejestracja znaku towarowego nie wymaga ustalenia szczególnego stopnia inwencji lub kreatywności ze strony właściciela znaku. Ponadto brak odróżniającego charakteru nie może po prostu wynikać ze stwierdzenia, że dany znak nie ma dodatkowego wymyślonego elementu lub nie wygląda niezwykle lub zadziwiająco. Stwierdził jednakże w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z opisanym powyżej, bardzo prostym zabiegiem słowotwórczym. Nie sposób uznać tego zabiegu za nowatorski pod kątem słowotwórczym czy też gramatycznym; nie oddala on jakkolwiek znaczenia przedmiotowego oznaczenia od znaczenia, które odbiorcy będą natychmiastowo postrzegać na podstawie percepcji samych elementów "no-" i "¬migren", występujących jako połączenie w jedno słowo,
W świetle wskazanych powyżej rozważań dotyczących opisowego charakteru zgłoszonego znaku towarowego - Urząd podkreślił, że zgłoszone oznaczenie wyraźnie i jednoznacznie wskazuje na skład, przeznaczenie, rodzaj i właściwości - produkty przeznaczone do łagodzenia lub uśmierzania bólu wywołanego migreną. Nie wywołuje on żadnych pośrednich skojarzeń, aby można go zakwalifikować jako oznaczenie aluzyjne. Zastosowana kombinacja może zostać łatwo "odszyfrowana". "W konsekwencji, zgłoszona kombinacje nie stanowią fantazyjnego neologizmu, a jedynie sumę ich części składowych, które, nadmiernie sugerując przeznaczenie wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług, nie mogą służyć jako ich znaki towarowe". Sam Zgłaszający wskazał, że kombinacja elementów NO i MIGREN sugeruje związek z migreną.
Zgłoszone oznaczenie jako całość nie tworzy konstrukcji zdolnej do odróżniania objętych zgłoszeniem towarów i usług w obrocie choćby w minimalnym stopniu. Nie wprowadza też elementu zaskoczenia, ani nie wymaga wysiłku interpretacyjnego. Z tego względu nie zawiera ono żadnych elementów, które mogłyby umożliwić odbiorcom łatwe i natychmiastowe zapamiętanie go jako znaku towarowego, a w konsekwencji rozpoznanie danych towarów jako pochodzących od jednego określonego przedsiębiorstwa.
Odnosząc się do stanowiska Zgłaszającego dotyczącego zasad oceniania ryzyka wprowadzenia w błąd co do znaków posiadających słaby charakter odróżniający, organ podkreślił, że dotyczą znaków zarejestrowanych posiadających minimalny stopień odróżniający. Zdaniem organu, co zostało uzasadnione powyżej, oznaczenie słowne NOMIGREN stanowi ogólnoinformacyjne w stosunku do oferowanych towarów i usług objętych zgłoszeniem i jako takie nie posiada zdolności odróżniającej w rozumieniu art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwp.
Organ powołał się na pogląd wyrażony w doktrynie jak i orzecznictwie, że cechy, jakimi charakteryzuje się znak opisowy - są aktualność, konkretność i bezpośredniość. Aktualność, "podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników". W tym świetle nie ulega wątpliwości, że wyrażenie NOMIGREN rozpatrywane w funkcji znaku towarowego, jest obiektywnie przydatne do opisu wszystkich zgłoszonych towarów i usług, może zostać użyte do przekazania odbiorcom informacji o ich cechach, właściwościach oraz tym samym powinno pozostać dostępne dla wszystkich uczestników obrotu, choćby po to, aby mogło być wykorzystywane jako element większej całości przedstawieniowej danego oznaczenia, zawierającego także jakąś bardziej wyróżniającą część. Reguła konkretnej opisowości polega na tym, że "wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy i właściwości tego towaru i usługi, dla którego oznaczania jest przeznaczony". Przedmiotowe wyrażenie niewątpliwie wskazuje na cechy i właściwości wszystkich zgłoszonych towarów i usług. Z kolei bezpośredniość polega na tym, że "znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń". Nie ulega wątpliwości, że percepcja przedmiotowego oznaczenia wprost, wyraźnie i jednoznacznie, w sposób niewymagający złożonej dedukcji prowadzi przeciętnego odbiorcę do powzięcia informacji o rodzaju i właściwościach wszystkich zgłoszonych towarów i usług, nie zaś do skojarzenia oznaczenia z konkretnym przedsiębiorcą.
Organ podkreślił, że każda sprawa jest indywidualna i rozpatrywana w swoich uwarunkowaniach, zgodnie z oceną materiału zgromadzonego w sprawie. Niezależnie Zgłaszający nie wskazał, czy przedmiotowe znaki to znaki słowne, czy słowno-graficzne. Znak NOMIGREN został zgłoszony jako oznaczenie słowne, nie posiada żadnego elementu graficznego, ani żadnych dodatkowych informacji, np. nazwy firmy, które umożliwiałyby przypisanie tego oznaczenia konkretnemu przedsiębiorcy, dlatego nie będzie ono postrzegane przez przeciętnego nabywcę jako czyjś znak towarowy, wskazujący na pochodzenie usług od konkretnego przedsiębiorcy, gdyż nabywca będzie jedynie dopatrywał się szczególnych właściwości towarów i usług opatrzonych takim znakiem. A zatem podstawowa funkcja znaku towarowego w postaci oznaczenie pochodzenia towarów i usług nie zostanie spełniona.
Ponadto, nie można wykluczyć, że znaki wskazane przez Zgłaszającego zostały zarejestrowane z uwagi na wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej, w rozumieniu art. 130 pwp.
Urząd podkreślił, że w świetle zasad równego traktowania i dobrej administracji, o ile organ powinien przy rozpatrywaniu zgłoszenia znaku towarowego brać pod uwagę decyzje wydane wcześniej w sprawie podobnych zgłoszeń, o tyle zasady te powinny jednak być zgodne z poszanowaniem zgodności z prawem i w konsekwencji konieczne jest w szczególności, ze względu na pewność prawa, a w szczególności ze względu na prawidłową administrację, aby rozpatrywanie każdego wniosku o rejestrację było rygorystyczne i pełne oraz przeprowadzane w każdym indywidualnym przypadku, aby zapobiec nieprawidłowej rejestracji znaków towarowych. Urząd wyjaśnił, że dokonał oceny elementu MIGREN z perspektywy polskiego odbiorcy. Różnica pomiędzy polskim słowem MIGRENA a elementem występującym w znaku MIGREN różni się jedynie ostatnia literą "a". Nieuzasadnionym jest, w ocenie organu, powoływanie się na zarejestrowane znaki w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, czy Czechach, gdzie słowo "migrena" jest zapisane inaczej i inaczej wymawiane. Ponadto, Zgłaszający nie wykazał, czy zarejestrowane znaki są znakami słownymi, czy słowno-graficznymi, jak wskazano powyżej, grafika znaku może sprawić, że znak będzie posiadał minimum zdolności odróżniającej pomimo istnienia opisowego charakteru warstwy słownej znaku.
Organ nie zgodził się również z zarzutami naruszenia art. 6, art. 8, art. 7, 77 § 1 i art. 80 kpa., art. 107 § 3 k.p.a
Na poparcie swojej argumentacji Urząd powołał się na poglądy wyrażone zarówno w literaturze jak i praktyce sądów krajowych oraz unijnych -
W konsekwencji Urząd uznał, iż na słowny znak towarowy NOMIGREN nie może zostać udzielone prawo ochronne, gdyż zostały spełnione przesłanki z art. 1291 ust. 1 pkt 2 oraz 3 pwp.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie H. sp z o.o. sp. k z siedzibą w W. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i zasądzenie kosztów postępowania.
- przepisu prawa materialnego tj. - przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 145 ust. 1 pwp poprzez ich błędną interpretację oraz niewłaściwe zastosowanie, a także
- przepisów prawa formalnego tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 15, art. 77 § 1 i 4, art. 79a § 1 kpa, art. 80 i art. 107 § 3, a także art. 10 i 79a § 1 w związku z art. 140 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej kpa),
W uzasadnieniu skargi skarżący rozwinął i szczegółowo uzasadnił wskazane zarzuty.
W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie argumentując jak w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Art. 1291 p.w.p. określa, jakie przesłanki muszą być spełnione, aby dane oznaczenie mogło być uznane za znak towarowy posiadający znamiona odróżniające. Podstawową zasadą uzyskania ochrony na dane oznaczenie jest posiadanie dostatecznych znamion odróżniających, które pozwolą na zindywidualizowanie danego towaru lub usługi na rynku wśród towarów i usług tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorstw. Znak towarowy powinien zatem posiadać ujętą abstrakcyjnie zdolność do odróżniania oraz ocenianą w odniesieniu do towarów i usług, dla jakich został zgłoszony zdolność odróżniającą, tzn. posiadać dostateczne znamiona odróżniające. Wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu znaku w takie cechy, które w świadomości uczestników obrotu gospodarczego w sposób niebudzący wątpliwości wskazując, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od określonego, tego samego przedsiębiorstwa (tak m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 marca 2002 r., sygn. akt II SA 3847/01, Monitor Prawniczy z 2002, Nr 10, poz. 436). Ta właściwość jest warunkiem spełnienia przez dane oznaczenie najważniejszej z funkcji, jaką ma pełnić znak towarowy. Część oznaczeń będzie pozbawiona zdolności odróżniającej ze względu na treści, które oznaczenia będą niosły ze sobą, o czym stanowi art. 1291 ust. 1 p.w.p. W szczególności opisowo-informacyjny charakter oznaczenia eliminuje możliwość jego rejestracji. A taki charakter ma oznaczenie, jeżeli wykazując wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z przypisanymi mu towarami lub usługami, może pozwolić docelowemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis towarów lub usług lub jednej z ich podstawowych cech (por. wyroki Sądu pierwszej Instancji z 19 listopada 2009 r. ze spraw połączonych T-64/07 - T-66/07 oraz w sprawach połączonych T-200/07- 202/07).
Zaskarżoną decyzją organ odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak słowny Nomigren zgłoszony przez skarżącą. Podstawę materialnoprawną wydanej decyzji stanowił przepis art. 1291 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy prawo własności przemysłowej Stosownie do postanowienia art. 1291 ust. 1 pkt 2 Pwp nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone. Przepis ten wyłącza zatem możliwość udzielenia praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających.
W myśl zaś art. 1291 ust. 1 pkt 3 Pwp prawa ochronnego nie udziela się także wtedy gdy oznaczenie składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.
W orzecznictwie i doktrynie uznaje się, że przesłanki z art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p. przenikają się, tj. jeśli znak towarowy zostanie uznany za opisowy, zgodnie z art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p., to taki znak nie spełnia również przesłanek z art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p., tj. znak opisowy nie nadaje się do odróżnienia w obrocie dla usług, dla jakich był zgłoszony.
Sąd podziela pogląd skarżącego, że w będącej przedmiotem kontroli sądu decyzji organ nie wykazał w sposób przekonujący, że zgłoszony znak towarowy nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w stosunku do usług zawartych w wykazie przedmiotowego oznaczenia.
Podkreślić bowiem należy, że nie wystarczy ustalenie opisowego charakteru poszczególnych elementów spornego znaku towarowego, gdyż ocenie powinien być poddany znak towarowy jako całość. Zatem ocena charakteru znaku musi się opierać na całościowym sposobie jego postrzegania przez właściwy krąg odbiorców (zob. m.in. wyrok TS z 8 maja 2008 r., C-304/06, w sprawie "Eurohypo", ECLI:EU:C:2008:261, pkt 41). Co do zasady, znak składający się z połączenia słów, które mają charakter opisowy względem oznaczanych towarów (usług), ma także charakter opisowy względem tych towarów. Odmienna kwalifikacja takiego znaku musi nastąpić wówczas, gdy kombinacja elementów (słów) stanowi coś więcej niż prostą sumę elementów składowych (v. wyrok TSUE w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41, wyrok z 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM, pkt 29, wyroki WSA w Warszawie z 2 września 2021 r. sygn. VI SA/Wa 1605/21 oraz VI SA/Wa 1606/21).
Zdaniem Sądu, UP RP niewystarczająco przekonująco wykazał w skarżonej decyzji, że taka sytuacja w tej sprawie nie występuje. Organu uznał bowiem, że kombinacja poszczególnych elementów (słów) nie stanowi niczego więcej niż prostą sumę elementów składowych. W ocenie Sądu takie rozstrzygnięcie organu zostało wydane przedwcześnie, bez uwzględnienia poniższych argumentów natury prawnej oraz okoliczności faktycznych.
Należy podkreślić, że znak powinien posiadać jedynie dostateczne znamiona odróżniające. Nie musi charakteryzować się szczególną oryginalnością i nowością (pkt 40 wyroku TS UE C-329/02 P SAT.1). Przyjmuje się, że wymaganie zdolności odróżniającej jest spełnione, gdy znak posiada ją w stopniu dostatecznym. Nie wszystkie znaki muszą być szczególnie charakterystyczne lub oryginalne. Bierze się z tego podział na tzw. "znaki słabe" oraz "znaki mocne". Nie wszystkie jednak znaki muszą być "silnymi". Zdaniem Sądu, nawet "znaki słabe", o niewielkiej, lecz dostatecznej mocy odróżniającej zasługują na ochronę na gruncie p.w.p. Przy czym o dopuszczalności rejestracji znaku decyduje już minimalny, jakikolwiek poziom zdatności oznaczenia do pełnienia funkcji odróżniania towaru lub usługi ze względu na pochodzenie. Zdolność odróżniająca zasadniczo nie jest ustalana przez pryzmat warunków obrotu. Musi to być jednak zdolność konkretna – organ winien ją oceniać w odniesieniu do konkretnych towarów objętych zgłoszeniem.
W tym aspekcie warto przytoczyć stanowisko U. Promińskiej (w: Ustawa o znakach towarowych, Wydawnictwo prawnicze PWN, Warszawa 1998, s. 42) która podniosła: "Dla stwierdzenia podobieństwa może też nie być obojętna siła oddziaływania znaku - moc odróżniania. W tym przypadku ma znaczenie podział znaków na silne i słabe. Dla stwierdzenia podobieństwa znaku mocnego, silnie odróżniającego wystarczy, aby dotyczyło ono choćby jednego elementu. Natomiast znaki słabe są chronione w zakresie szczególnej formy przedstawieniowej, użytej jako całość. Znak słaby, oscylujący na granicy banału, musi tolerować współistnienie znaków bliskich". O podziale na znaki słabe i mocne wspomniał także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z 27 grudnia 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1044/05), w którym stwierdził odnośnie znaków słabych, że "wykonywanie praw z rejestracji znaków towarowych podobnych do oznaczeń ogólnoinformacyjnych (opisowych) jest jednak w dużym stopniu ograniczone, a więc uprawniony z rejestracji musi liczyć się z tym, że inni przedsiębiorcy z danej branży będą mieli prawo do oznaczania swoich wyrobów znakami zawierającymi podobny element aluzyjny wskazujący pośrednio np. na (...) nazwę składnika chemicznego preparatu farmaceutycznego. W takim przypadku ochrona wynikająca z udzielonego prawa wyłącznego (prawa ochronnego z rejestracji) winna być - zdaniem Sądu – w znacznym stopniu osłabiona, i w konsekwencji ograniczona wyłącznie do przypadków ewidentnego naruszenia zasad uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie w obrocie oznaczeń identycznych, czy też podobnych w stopniu wyraźnie wprowadzającym odbiorców w błąd". Z powyższymi tezami koresponduje orzecznictwo europejskie, które także zauważa podział na znaki mocne i słabe. TS UE wielokrotnie wskazywał w swym orzecznictwie, iż niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd jest tym większe, im większą zdolność odróżniającą posiada znak z wcześniejszym pierwszeństwem oraz bardziej podobne są towary lub usługi opatrzone porównywanymi znakami. Zdaniem TS UE, ustalając zdolność odróżniającą znaku i oceniając tym samym, czy ma on szczególną zdolność odróżniającą, należy przeprowadzić całościową ocenę jego mniejszej lub większej zdolności do identyfikowania towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany. Dokonując tej oceny należy – zdaniem TS UE - wziąć pod uwagę wszelkie istotne warunki, a w szczególności cechy samego znaku towarowego, włączając w to fakt posiadania lub nie elementu opisowego towarów lub usług przez znak (tak m.in. /w:/ wyrok ETS z 22 czerwca 1999 r. w sprawie C- 342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV (ECR 1999 I- 3819).
Za znaki opisowe uznaje się takie znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń służących w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów/usług. Wyłącznie opisowy charakter wyraża się w tym, że formę przedstawieniową znaku wypełnia w całości treść jednoznacznie informująca o cechach towaru. Chodzi zatem o znaki, które składają się wyłącznie z elementów wskazujących na cechy towarów. Treść tego typu znaków jest jednoznacznie opisowa względem towaru, dla którego znak jest przeznaczony. Nie można jednak pominąć faktu, że elementy opisowe mogą stanowić jeden ze składników znaku, szczególnie znaków słabych. Jak wspomniano także wyżej, znak należy oceniać w całości. NSA stwierdził, że "opisowy charakter znaków zachodzi wyłącznie wtedy, gdy opisowość ma charakter konkretny i bezpośredni" (wyroki NSA z 14 lipca 2010 r., II GSK 703/11 i z 9 grudnia 2011 r., II GSK 1346/10). Jak wskazuje NSA w drugim z powołanych wyroków: "Aktualność znaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń". Jak zatem wynika z orzecznictwa NSA, znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej
Zdaniem Sądu, organ nie uwzględnił, że jeśli znak wskazuje jedynie pośrednio na przeznaczenie towaru, który jest nim opatrzony, to należy uznać, że co do zasady nie jest on pozbawiony zdolności odróżniającej. W sprawie dotyczącej znaku słownego "Allergin" zarejestrowanego dla towarów stanowiących "leki stosowane w schorzeniach alergicznych" tutejszy Sąd w wyroku z 8 czerwca 2005 r. sygn. VI SA/WA 2241/04 uznał, że choć znak ten jest niewątpliwie znakiem aluzyjnym, wywołującym skojarzenia ze schorzeniem, jakim jest alergia, to z całą pewnością nie stanowi on przykładu oznaczenia opisowego.
W ocenie Sądu również na gruncie niniejszej sprawy nie można uznać, że słowny znak towarowy "Nomigren" posiada charakter opisowy dla wszystkich zgłoszonych towarów i usług w klasach 5 i 35 z uwagi na brak bezpośredniej opisowości. Nie ma przy tym wątpliwości, że znak ten ma charakter aluzyjny i sugerujący. To oznaczenie wywołuje co prawda pewne konotacje z określonymi towarami, ale nie opisuje ich wprost. Naprowadzenie odbiorcy na cechy towarów może następować dopiero drogą skojarzenia myślowego wywołanego znakiem. Tymczasem w orzecznictwie europejskim ugruntowane jest stanowisko, że oznaczenie ma charakter opisowy, jeżeli wykazuje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z wchodzącymi w grę towarami lub usługami, który może pozwolić docelowemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towarów lub usług lub jednej z ich podstawowych cech (tak m.in. wyrok SPI z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), Zb. Orz. s. II-1961, pkt 27).
Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 stycznia 2017 r. sygn. II GSK 3335/15, pośredni, możliwy przekaz informacyjny, nie może uzasadniać twierdzenia o braku zdolności odróżniającej znaku towarowego. Zwrócić także należy uwagę na fakt, że nowatorstwo w tworzeniu znaków słownych nie musi być na wysokim poziomie (por. wyrok TS UE w sprawie SAT.2). Nawet minimalna zdolność odróżniająca powoduje, że znakowi nie można odmówić ochrony (vide sprawa T-34/00, Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), pkt 39, i sprawa T-68/13, Novartis przeciwko OHIM (CARE TO CARE), pkt 12). Ponadto brak charakteru odróżniającego oznaczenia nie może wynikać jedynie z ustalenia, że znak nie jest niezwykły lub uderzający. Udzielenie ochrony na znak towarowy nie jest dokonywane pod warunkiem stwierdzenia określonego poziomu kreatywności językowej lub artystycznej lub pomysłowości właściciela znaku towarowego, lecz zdolności odróżniania znaku dla towarów lub usług oferowanych przez zgłaszającego znak towarowy od towarów i usług oferowanych przez konkurentów (sprawa T-441/05, IVG Immobilien przeciwko OHIM, pkt 49 i 50 oraz sprawa T-101/11, Mizuno przeciwko OHIM - Golfino (G), pkt 73). Wskazać przy tym trzeba, że orzecznictwo zawiera wyraźne wytyczne, jak należy postępować w przypadku znaków posiadających elementy o słabej zdolności odróżniającej, tj. przyjęto zasadę, że słaby element znaku nie może powodować niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd (vide wyroki Sądu UE z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-202/04, Madaus / OHMI - Optima Healthcare (ECHINAID), zwłaszcza pkt 54 i nast.; wyr. Sądu UE z 17 lutego 2011 r. w sprawie T-10/09, Formuła One Licensing przeciwko OHMI - Global Sports Media (F1-LIVE), pkt 43 i nast.; wyrok NSA z 20 marca 2007 r., sygn. akt II GSK 341/06; wyrok NSA z 23 marca 2010 r" sygn. akt II GSK 496/09; wyrok NSA z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt II GSK 619/09]
Podsumowując, uzasadnienie skarżonej decyzji oraz rozważania organu w nim zawarte nie są wystarczające, w ocenie Sądu, by uznać, że kwestionowane oznaczenie ma charakter opisowy, gdyż organ nie wykazał wystarczająco bezpośredniości związku z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany. Tym samym UP RP naruszył art. 1291ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p.
Jak wynika z orzecznictwa TSUE, w przypadku dokonania zgłoszenia znaku towarowego dla różnych towarów lub usług badanie podstaw odmowy rejestracji, wymienionych w art. 3 dyrektywy nr 89/104 o znakach towarowych, musi dotyczyć każdego z towarów lub każdej z usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego. Wynika z tego, że właściwy organ, odmawiając rejestracji znaku towarowego, zobowiązany jest do podania w swej decyzji wniosków, do jakich doszedł w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług objętych zgłoszeniem, niezależnie od tego, w jaki sposób zgłoszenie to zostało sformułowane i że decyzja właściwego organu o odmowie rejestracji znaku towarowego co do zasady musi być uzasadniona w odniesieniu do każdego z tych towarów i każdej z usług (por. wyroki TSUE: z 15 lutego 2007 r., C-239/05 w sprawie BVBA Management, Training en Consultancy przeciwko Benelux-Merkenbureau,ECR 2007/2/I-1455; z 12 lutego 2004 r., C-393/99, ECR 2004/2/I-1619).
Sąd w składzie orzekającym uznał, że organ w rozpoznawanej sprawie dokonał tej oceny w sposób lakoniczny i wybiórczy nie odnosząc się do towarów i usług zamieszczonych w poszczególnych klasach. Urząd Patentowy RP działając zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji nie wyjaśnił w sposób przekonywający dlaczego znak Nomigren jest znakiem opisowym dla wszystkich towarów w klasie 5 i 35
Oznaczenia słowne co do zasady mają tzw. abstrakcyjną zdolność odróżniającą, gdyż są postrzegalne wzrokowo i są wyraźnie odrębne od towaru, czy usługi, które są nim oznaczane. Znak towarowy Nomigren nie ma określonego znaczenia w języku polskim. W ocenie Sądu, sporne oznaczenie nie wywołuje jednoznacznego skojarzenia w kontekście towarów/usług w klasie 5 i 35, do których sygnowania służy, można zatem uznać je za fantazyjne, czy też za wyłącznie aluzyjne, Jeśli bowiem sporne oznaczenie jest oznaczeniem fantazyjnym (choć sugerującym) to nie można twierdzić, że odbiorca nie będzie rozpoznawał danego oznaczenia jako pochodzącego od określonego przedsiębiorcy- naprowadzenie odbiorcy na cechy towarów następuje dopiero drogą skojarzenia myślowego.
Podsumowując, organ nie przeprowadził pełnego badania zdolności rejestrowej zgłoszonego znaku, w szczególności nie przeanalizował zagadnienia zdolności odróżniającej znaku "Nomigren" odrębnie dla każdego ze zgłoszonych towarów i usług. Również to stanowi o naruszeniu przez organ art. 1291 ust. 1 pkt 2 i 3 p.w.p.
Rozpoznając sprawę ponownie, organ uwzględni powyższe wskazania Sądu zawarte w uzasadnieniu skarżonego wyroku. W szczególności w ramach ponownego rozpoznawania sprawy UP RP przeprowadzi analizę spornego oznaczenia w zakresie posiadania przez nie konkretnej zdolności odróżniającej i spełniania przez nie reguł aktualności, konkretności i bezpośredniości, a poczynione w tym zakresie ustalenia znajdą wyraz w uzasadnieniu decyzji. Czynności podejmowane w sprawie zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem stanowiska Sądu zajętego przy wyjaśnianiu stwierdzonych uchybień.
Wobec powyższego Sąd uchylił zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a.
O kosztach postępowania Sąd postanowił na podstawie art. 200 w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800). Na koszty złożyły się: 1000 złotych tytułem wpisu sądowego, 1200 złotych tytułem wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem oraz 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa