VI SA/Wa 1625/16

VI SA/Wa 1625/16 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2017-03-08
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2016-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący sprawozdawca/
Danuta Szydłowska
Izabela Głowacka-Klimas
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
II GSK 2378/17 - Wyrok NSA z 2019-10-31
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2013 poz 1410
art. 132 ust. 2 pkt 2
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś - Rosińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas Sędzia WSA Danuta Szydłowska Protokolant st. sekr. sąd. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2017 r. sprawy ze skargi Z. z siedzibą w L., Stany Zjednoczone Ameryki na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2015 r. nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę
Uzasadnienie
W dniu 1 grudnia 2014 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw Z. z siedzibą w L., Stany Zjednoczone Ameryki wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "OKTAGON" o nr [...] na rzecz M. Sp. z o.o. z siedzibą w W. w części dotyczącej towarów z ki. 28.
W/w znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu 25 stycznia 2012 r.
i przeznaczony do oznaczania następujących towarów: przyrządy do gimnastyki, maskujące ekrany (artykuły sportowe), nagolenniki (artykuły sportowe), nakolanniki (artykuły sportowe), ochraniacze (części strojów sportowych), rękawce bokserskie, worki treningowe, zabawki, zabawki ruchome, balony do zabawy - kl. 28, napoje bezalkoholowe, esencja do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, piwo, soki owocowe, woda mineralna - kl. 32.
Jako podstawę prawną swojego żądania wnoszący sprzeciw wskazał art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej (zwanej dalej p.w.p.).
Wnoszący sprzeciw podniósł, że jest uprawniony do wspólnotowego znaku towarowego "OCTAGON GIRLS" o nr [...], z pierwszeństwem od dnia 10 kwietnia 2007 r., który jest przeznaczony do oznaczania m.in. towarów z kl. 25, takich jak: odzież mianowicie koszule i czapki, dresy treningowe, bluzy sportowe, spodnie od dresu, t-shirty, bezrękawniki, bielizna nocna dla niemowląt i małych dzieci, szorty, bielizna i kapelusze, do którego znak sporny jest myląco podobny. W jego ocenie towary oznaczane znakiem spornym z kl. 28 są podobne do towarów z kl. 25 oznaczanych znakiem przeciwstawionym, m.in. czapek, dresów treningowych, bluz sportowych, spodni od dresu, t-shirtów, gdyż towary te się wzajemnie uzupełniają, są dostępne w tych samych punktach sprzedaży, tj. sklepach sportowych lub tych samych działach w hipermarketach i zaspokajają te same potrzeby nabywców. Same oznaczenia, z uwagi na to, że zawierają tożsamy element "OKTAGON", także wykazują podobieństwo w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Powyższe zaś, zdaniem wnoszącego sprzeciw, rodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd,
w szczególności polegający na tym, iż nabywcy będą błędnie zakładać,
iż uprawnionego łączą z wnoszącym sprzeciw powiązania gospodarcze.
W odpowiedzi z dnia 30 marca 2015 r. uprawniony uznał wniesiony sprzeciw za bezzasadny.
W piśmie z dnia 14 kwietnia 2015 r. uprawniony uzasadnił szerzej swoje stanowisko. W pierwszej kolejności stwierdził, iż wniesiony sprzeciw jest bezskuteczny, gdyż termin na jego wniesienie upłynął w dniu 30 listopada 2014 r. Niezależnie od powyższego uprawniony podniósł, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz produkcji profesjonalnego sprzętu sportowego dla zawodników sztuk walki [...] i jest powszechnie znany wśród podmiotów koncentrujących swoją działalność wokół ww. dyscypliny sportowej. Uprawniony stwierdził, iż zakres ochrony spornego znaku nie pokrywa się z zakresem ochrony znaku przeciwstawionego, co wyklucza możliwość wprowadzenia nabywców w błąd, a tym samym uniemożliwia unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Podkreślił, iż oznaczane spornym znakiem towary z kl. 28 są produktami
o profesjonalnym charakterze, przeznaczonymi dla wąskiej grupy odbiorców - podmiotów profesjonalnie zajmujących się sztukami walki, są całkowicie odmienne i mają inny charakter oraz przeznaczenie niż towary i usługi oznaczane znakiem przeciwstawionym. Zdaniem uprawnionego same oznaczenia także nie są identyczne. Znak przeciwstawiony jest dwuwyrazowy, zaś sporny - jednowyrazowy, co przesądza o ich odmiennym postrzeganiu. Oznaczenia różnią się także w warstwie fonetycznej jaki znaczeniowej. "OCTAGON GIRLS" należy rozumieć jako "dziewczyny ośmiokąta", co w kontekście m.in. pokazów i występów modelek, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, że "klatka/mata", na której są rozgrywane walki [...] ma kształt ośmiokąta sugeruje, iż chodzi o określenie grupy modelek biorących udział w pokazach sztuk walki [...]. Znak ten służy zatem do oznaczania ściśle określonej grupy osób, a nie rzeczy takich jak, np. odzież.
Fakt, iż nabywcami towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym są profesjonaliści zachowujący wysoki stopień uwagi, w ocenie uprawnionego, dodatkowo wyklucza możliwość wprowadzenia ich w błąd.
Na rozprawie, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2015 r. wnoszący sprzeciw ograniczył zakres swojego żądania wskazując, iż wnosi o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie następujących towarów: przyrządy do gimnastyki, maskujące ekrany (artykuły sportowe), nagolenniki (artykuły sportowe), nakolanniki (artykuły sportowe), ochraniacze (części strojów sportowych), rękawice bokserskie i worki treningowe - kl. 28. Jednocześnie stwierdził, iż ww. towary są podobne do oznaczanych znakiem spornym towarów z kl. 25 oraz usług
z kl. 41, gdyż są one przeznaczone dla sportowców, dostępne w tych samych punktach sprzedaży oraz zaspokajają te same potrzeby odbiorców. Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż dresy treningowe czy bluzy sportowe są, podobnie jak przyrządy gimnastyczne, niezbędne do uprawiania sportu. Wnoszący sprzeciw podniósł, iż związek pomiędzy usługami z kl. 41 oraz towarami z kl. 25 oznaczanymi znakiem przeciwstawionym oraz towarami z kl. 25 oznaczanymi znakiem spornym polega na tym, iż grupa sportowców prezentowana z programach TV używa towarów z kl. 25 i 28.
Uprawniony natomiast cofnął zarzut wniesienia sprzeciwu po terminie. Jednocześnie podtrzymał swoje dotychczasowe twierdzenia. Uprawniony podkreślił, iż towary z kl. 28 są przeznaczone dla osób uprawiających sport, podczas, gdy towary sygnowane znakiem towarowym wnoszącego sprzeciw z kl. 25 mają ogólne przeznaczenie, a zatem krąg odbiorców ww. towarów jest różny, co wyklucza wprowadzenie nabywców w błąd.
Decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. Urząd Patentowy RP działając w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "OKTAGON"
o numerze [...], udzielonego na rzecz M. Sp. z o.o. z siedzibą w W., na skutek sprzeciwu uznanego za bezzasadny, wniesionego przez Z. z siedzibą w L., Stany Zjednoczone Ameryki, na podstawie art. 246
i 247 ust.2 i art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) oraz art. 98 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej oddalił sprzeciwu oraz przyznał M. Sp. z o.o.
z siedzibą w W. od Z. z siedzibą w L., Stany Zjednoczone Ameryki kwotę 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.
Kolegium Orzekające w niniejszej sprawie nie podzieliło stanowiska wnoszącego sprzeciw o takim podobieństwie przeciwstawionych znaków towarowych, które prowadziłoby do następstw określonych w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, a tym samym skutkowało unieważnieniem prawa ochronnego na sporny znak towarowy.
Dokonując oceny podobieństwa znaków towarowych na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w pierwszej kolejności Kolegium poddało ocenie podobieństwo samych towarów.
Kolegium Orzekające nie podzieliło ww. stanowiska wnoszącego sprzeciw uznając ww. towary z kl. 28 za odmienne od ww. towarów z kl. 25 oraz usług z kl. 41.
W ocenie Kolegium Orzekającego okoliczność, iż odzież sportowa, podobnie jak przyrządy sportowe czy ochraniacze są wykorzystywane przy uprawianiu sportu nie jest wystarczająca do stwierdzenia, iż towary te są podobne. Inny jest bowiem charakter tych towarów i ich przeznaczenie. Odzież służy do okrycia ciała przed czynnikami atmosferycznymi, podczas, gdy przyrządy do gimnastyki czy worki treningowe umożliwiają wykonywanie określonych ćwiczeń, zaś wszelkie ochraniacze czy rękawice bokserskie mają za zadanie ustrzec użytkownika przed urazami fizycznymi, które mogą powstać w wyniku uprawiania sportu. Inny jest również sposób użycia przyrządów gimnastycznych czy ekranów maskujących aniżeli odzieży, w tym odzieży sportowej.
Towary z kl. 28, objęte spornym prawem nie mają także charakteru uzupełniającego ani konkurencyjnego względem odzieży, w tym odzieży sportowej. Przyrządy gimnastyczne, ani ochraniacze nie są bowiem niezbędne do użytkowania czapek, dresów czy T-shirtów, ani nie stanowią dla nich zamiennika.
Kolegium Orzekające stwierdziło również, iż krąg odbiorców towarów z kl. 25 oznaczanych znakiem przeciwstawionym, takich jak: czapki, dresy treningowe, bluzy sportowe, spodnie od dresu, t-shirty obejmuje ogół polskich odbiorców jest zdecydowanie szerszy od kręgu odbiorców towarów z kl. 28, do którego zaliczają się osoby uprawiające profesjonalnie, bądź amatorsko sport, a zatem pokrywa się z nim jedynie częściowo.
Natomiast zdaniem Kolegium Orzekającego brak jest jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy towarami z kl. 28 oznaczanymi znakiem spornym i usługami z kl. 41 oznaczanymi znakiem przeciwstawionym. Ze względu na swój charakter towary są zasadniczo odmienne od usług. Nie mniej jednak mogą mieć względem nich charakter uzupełniający, jednakże w rozpatrywanej sprawie nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Twierdzenie wnoszącego sprzeciw, iż usługi takie jak: programy telewizyjne przedstawiające próby dla modelek i programy telewizyjne przedstawiające gwiazdy różnych sztuk walki są podobne do towarów z kl. 28 objętych spornym prawem ochronnym, gdyż w TV prezentowane są osoby korzystające z tychże towarów jest całkowicie błędne. Oceniając podobieństwo ww. usług i towarów należy rozpatrywać ich charakter, który jest całkowicie odmienny (towar i usługa), podobnie jak przeznaczenie (osoby uprawiające sport/widzowie), sposób użycia (przy uprawianiu sportu, odbiór wzrokowy), kanały dystrybucji (sprzedaż w sklepach sportowych/specjalistyczna dystrybucja pomiędzy telewizjami) oraz typowe pochodzenie z różnych branż (producenci artykułów sportowych
i producenci programów telewizyjnych).
Oceniając same oznaczenia Kolegium Orzekające stwierdziło, iż wykazują one podobieństwo w warstwie wizualnej i fonetycznej z uwagi na zawarcie w nich bardzo podobnego w odbiorze wzrokowym, a identycznego w odbiorze wizualnym słowa "OKTAGON".
Zdaniem organu wykazany powyżej brak podobieństwa towarów i usług oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi wyklucza także możliwość unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy z uwagi na niespełnienie pierwszej przesłanki wskazanej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., w związku z czym sprzeciw Z. z siedzibą w L., Stany Zjednoczone Ameryki podlegał oddaleniu.
Organ wskazał ponadto, że w świetle art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Z uwagi na fakt,
że uprawniony domagał się zwrotu kosztów, a sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy został oddalony, Kolegium Orzekające postanowiło przyznać uprawnionemu, jako stronie wygrywającej, która była reprezentowana przez pełnomocnika - rzecznika patentowego kwotę 1600,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie. Na kwotę tę składa się równowartość minimalnej stawki określonej w § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212 poz. 2076).
Pismem z dnia 22 lipca 2016r. spółka Z. z siedzibą w L. (USA) reprezentowana przez rzecznika patentowego J. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzję zarzucając naruszenie:
1. przepisów postępowania, a mianowicie art. 7, 8, 77 § 1 oraz 80 k.p.a.
w związku z art. 256 p.w.p. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy poprzez brak wnikliwego rozpoznania istoty sprawy, tj. brak wszechstronnego i dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, a także brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a w szczególności nieprawidłowo przeprowadzonej analizy podobieństwa porównywanych znaków towarowych.
2. przepisów postępowania, a mianowicie 107§ 3 k.p.a. w związku z art. 256 p.w.p.
w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy poprzez brak pogłębionej analizy towarów porównywanych znaków towarowych, ograniczenie się do lakonicznych stwierdzeń w uzasadnieniu decyzji, brak wskazania w uzasadnieniu decyzji przyczyn pominięcia części materiału dowodowego.
3. naruszenie prawa materialnego tj. art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy (będące skutkiem wadliwie ustalonego stanu faktycznego), poprzez błędne przyjęcie, że sporny znak towarowy OKTAGON nie jest podobny do znaku towarowego Skarżącego OCTAGON GIRLS;
Wobec podniesionych zarzutów strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia z dnia [...] czerwca 2015r. i przekazanie przedmiotowej sprawy Urzędowi Patentowemu do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie od Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania wg norm przepisanych
W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w rozpatrywanej sprawie doszło do naruszenia przepisów postępowania które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy poprzez brak dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i brak wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego, a w szczególności brak wnikliwie przeprowadzonej analizy podobieństwa towarów przeciwstawionych znaków towarowych i ograniczenie się w uzasadnieniu decyzji do lakonicznych stwierdzeń.
Zdaniem spółki Z., Urząd Patentowy RP nie dokonał wnikliwej analizy podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych OCTAGON GIRLS
i OKTAGON, błędnie uznając, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z podobieństwem towarów.
Skarżąca wskazała, że zgodnie z orzecznictwem Urzędu Unii Europejskiej ds. Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) "odzież sportowa" w klasie 25 i "artykuły sportowe" w klasie 28 uznane zostały za towary podobne.
Oceniając podobieństwo spornego znaku towarowego OKTAGON do wcześniejszego znaku towarowego OCTAGON GIRLS, Urząd Patentowy pominął generalną zasadę, że dla nabywcy podstawowe znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń, co jest usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca z reguły zapamiętuję jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje.
Urząd Patentowy dokonując porównania znaków towarowych OCTAGON GIRLS/ OKTAGON stwierdził, że "wykazują one podobieństwo w warstwie wizualnej
i fonetycznej z uwagi na zawarcie w nich bardzo podobnego w odbiorze wzrokowym, a identycznego w odbiorze wizualnym słowa " OKTAGON'
Następnie organ zaznaczył, że: "należy mieć na uwadze, iż znak przeciwstawiony jest znakiem słownym, dwuczłonowym, a zatem odbieranym jako bardziej rozbudowany od znaku spornego. Skarżący podkreśla, iż znak sporny jest również znakiem słownym, czego organ nie uwzględnił przy ocenie podobieństwa oznaczeń OCTAGON GIRLS / OKTAGON.
Zdaniem strony skarżącej kryterium oceny podobieństwa znaków towarowych OCTAGON GIRLS / OKTAGON jako znaków słownych, powinno być zaostrzone ze względu na brak elementów graficznych, które stanowiłyby dostateczną przeciwwagę dla myląco podobnych elementów słownych, w obu znakach dominuje identycznie wymawiany element słowny OKTAGON (w znaku spornym jest to jedyny element).
Organ dokonał błędnej analizy porównawczej znaków towarowych jako całości, gdzie powinien porównać kolejno: najpierw podobieństwa, a następnie różnice. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne,
a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku chronionego z wcześniejszym pierwszeństwem. Konsument z reguły postrzega i zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys danego znaku towarowego
i nie bada jego różnych elementów. W przedmiotowej sprawie warstwa słowna,
z której składają się obydwa znaki, jest ich cechą bardzo silną, ponieważ nie posiadają one żadnych innych elementów. To powinien uwzględnić Urząd Patentowy przy analizie podobieństwa znaków towarowych OCTAGON GIRLS / OKTAGON
W ocenie skarżącej spółki uznać należy podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych OCTAGON GIRLS/OKTAGON ze względu na fakt podobieństwa kwestionowanych towarów w klasie 28 spornego znaku towarowego OKTAGON do towarów w klasie 25 przeciwstawionego znaku towarowego OCTAGON GIRLS, oraz podobieństwa samych oznaczeń OCTAGON GIRLS/ OKTAGON. Porównywane znaki
Urząd Patentowy winien był dokonać szczegółowej oceny porównawczej znaków OKTAGON/OCTAGON GIRLS, kierując się kryterium ogólnego wrażenia, jakie znaki te wywierają na przeciętnym odbiorcy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy dominujące porównywanych oznaczeń, oraz kryterium oceniania znaku jako całości. Takiej analizy podobieństwa w decyzji Urzędu Patentowego zabrakło, co doprowadziło do błędnego ustalenia stanu faktycznego, a tym samym do naruszenia art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym. Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a. -- Dz. U. z 2016 poz.718 ze zm.).
Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu o wyżej powołane kryteria, doszedł do przekonania, że zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP nie narusza prawa.
Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy "OKTAGON"
o numerze [...], udzielonego na rzecz M. Sp. z o.o. z siedzibą
w W.
Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm. dalej jako p.w.p.) nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu udzielenia prawa ochronnego (jeżeli na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.
W orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie przyjmuje się, że badanie, czy zachodzi przeszkoda do udzielenia ochrony ze względu na art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. rozpoczyna się od oceny czy towary, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki są identyczne lub podobne (wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2012r. o sygn. akt II GSK 1793/11), a podobieństwo towarów stanowi niezbędną przesłankę dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. (wyrok NSA z dnia 9 września 2015 r. o sygn. akt II GSK 1498/14).
Przy ocenie podobieństwa towarów i usług, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają (tak m.in. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T- 388/00 Institut für Lernsysteme v. OHIM, Rec. Str. II 4301, pkt 51).
Dla wypełnienia dyspozycji przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek: 1) identyczność lub podobieństwo towarów do oznaczenia których znaki te są przeznaczone oraz 2) identyczność lub podobieństwo spornych znaków towarowych. Konsekwencją zaś występującego podobieństwa towarów i znaków jest niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów lub usług oznaczonych tymi znakami.
W rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw domagał się unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy w zakresie następujących towarów: przyrządy do gimnastyki, maskujące ekrany (artykuły sportowe), nagolenniki (artykuły sportowe), nakolanniki (artykuły sportowe), ochraniacze (części strojów sportowych), rękawice bokserskie i worki treningowe z kl. 28 uznając, iż towary te są podobne do oznaczanych znakiem przeciwstawionym towarów z kl. 25, m.in. takich jak: czapki, dresy treningowe, bluzy sportowe, spodnie od dresu, t-shirty oraz usług z kl. 41, takich jak: programy telewizyjne przedstawiające próby dla modelek i programy telewizyjne przedstawiające gwiazdy różnych sztuk walki.
W ocenie orzekającego w sprawie Sądu organ dokonał prawidłowego porównania towarów i usług w klasach 25, 28 i 41 biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami, takie jak: ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania, oraz to, czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne oraz fakt, że o jednorodzajowości towarów i usług decyduje również to, czy odbiorcy mogą sądzić, że towary są wytwarzane przez to samo przedsiębiorstwo. Jednym z istotnych kryteriów określania przynależności towarów do jednego rodzaju są również warunki ich zbytu lub świadczenia.
Organ zasadnie uznał, że okoliczność iż odzież sportowa, podobnie jak przyrządy sportowe czy ochraniacze są wykorzystywane przy uprawianiu sportu nie wystarczające do stwierdzenia, że towary te są podobne. Inny jest bowiem charakter tych towarów i ich przeznaczenie.
Odzież służy do okrycia ciała przed czynnikami atmosferycznymi, podczas, gdy przyrządy do gimnastyki czy worki treningowe umożliwiają wykonywanie określonych ćwiczeń, zaś wszelkie ochraniacze czy rękawice bokserskie mają za zadanie ustrzec użytkownika przed urazami fizycznymi, które mogą powstać w wyniku uprawiania sportu. Inny jest również sposób użycia przyrządów gimnastycznych czy ekranów maskujących aniżeli odzieży, w tym odzieży sportowej.
Towary z kl. 28, objęte spornym prawem nie mają także charakteru uzupełniającego ani konkurencyjnego względem odzieży, w tym odzieży sportowej. Przyrządy gimnastyczne, ani ochraniacze nie są bowiem niezbędne do użytkowania czapek, dresów czy T-shirtów, ani nie stanowią dla nich zamiennika.
Zasadnie w ocenie Sądu przyjął Urząd Patentowy, że krąg odbiorców towarów z kl. 25 oznaczanych znakiem przeciwstawionym, takich jak: czapki, dresy treningowe, bluzy sportowe, spodnie od dresu, t-shirty obejmuje ogół polskich odbiorców jest zdecydowanie szerszy od kręgu odbiorców towarów z kl. 28, do którego zaliczają się osoby uprawiające profesjonalnie, bądź amatorsko sport, a zatem pokrywa się z nim jedynie częściowo.
Podzielić również należy stanowisko Urzędu Patentowego, że brak jest jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy towarami z kl. 28 oznaczanymi znakiem spornym i usługami z kl. 41 oznaczanymi znakiem przeciwstawionym. Ze względu na swój charakter towary są zasadniczo odmienne od usług. Oceniając podobieństwo ww. usług i towarów stwierdzić należy, który jest całkowicie odmienny (towar
i usługa), podobnie jak przeznaczenie (osoby uprawiające sport/widzowie), sposób użycia (przy uprawianiu sportu, odbiór wzrokowy), kanały dystrybucji (sprzedaż
w sklepach sportowych/specjalistyczna dystrybucja pomiędzy telewizjami) oraz typowe pochodzenie z różnych branż (producenci artykułów sportowych i producenci programów telewizyjnych).
Po dokonaniu ustaleń w zakresie podobieństwa spornych oznaczeń, należy przejść do oceny podobieństwa znaków towarowych. W doktrynie i orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że oceny konfuzyjnego podobieństwa znaków towarowych dokonuje się na zasadzie całościowego ich oddziaływania na płaszczyźnie wizualnej, znaczeniowej i fonetycznej.
Organ dokonując oceny znaku spornego i przeciwstawione przyznał,
że wykazują one podobieństwo w warstwie wizualnej i fonetycznej z uwagi na zawarcie w nich bardzo podobnego w odbiorze wzrokowym, a identycznego
w odbiorze wizualnym słowa "OKTAGON". Należy jednak mieć na uwadze, że znak przeciwstawiony jest znakiem dwuczłonowym, a zatem odbierany jest jako bardziej rozbudowany od znaku spornego. Ponadto porównywane znaki różnią się od siebie w warstwie znaczeniowej. Słowo "OKTAGON" oznacza ośmiokąt, podczas, gdy określenie "OCTAGON GIRLS", mimo, iż pochodzi z języka angielskiego, będzie zrozumiałe dla polskich odbiorców i tłumaczone jako "dziewczyny ośmiokąta". Zatem słowo "OCTAGON" w ww. określeniu ma charakter opisowy względem słowa "GIRLS" i tworzy w połączeniu z nim określenie o odmiennym znaczeniu.
Ostatnią przesłanką, o której stanowi art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest istnienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów. Zgodnie z poglądami utrwalonymi w orzecznictwie ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd winno być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w danej sprawie. W rozpatrywanej sprawie brak podobieństwa towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym do towarów i usług oznaczanych znakiem przeciwstawionym, mimo podobieństwa samych oznaczeń niweluje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.
Z uwagi na wykazany powyżej brak podobieństwa towarów i usług oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi oraz fakt, że porównywane znaki towarowe nie są do siebie podobne, gdyż jako całość wywierają odmienne ogólne wrażenie w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, w ocenie Sądu stwierdzić należy, że nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje ryzyko skojarzenia spornego znaku towarowego ze znakiem przeciwstawionym.
Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawi art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.