VI SA/WA 1138/05

VI SA/Wa 1138/05 - Wyrok WSA w Warszawie
Data orzeczenia
2005-11-18
orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2005-06-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/
Małgorzata Grzelak
Pamela Kuraś-Dębecka
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Sygn. powiązane
II GSK 82/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie : Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Asesor WSA Małgorzata Grzelak Protokolant: Łukasz Poprawski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2005 r. sprawy ze skargi H. AG z siedzibą w M., Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego ROSS R-107 367 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego H. AG z siedzibą w M., Niemcy kwotę 1615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie
Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu wniosku H. Ag, Niemcy o unieważnienie prawa z rejestracji słownego znaku towarowego ROSS R-107367 udzielonego na rzecz L. S.A. z siedzibą w G. decyzją z dnia [...] lutego 2005 r. Sp. [...] wydaną na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) w związku z art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) oraz z związku z art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p. i art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 oddalił wniosek oraz zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości 1.600 złotych.
Do wydania tej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.
Ochrona prawna spornego znaku trwa od 11 stycznia 1996 r. i udzielona została dla towarów i usług z klas: 23, 24, 25 i 39 wg międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług.
Skarżący – H. Ag, Niemcy wystąpił z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wskazanego wyżej znaku towarowego wskazując jako podstawę prawną naruszenie przepisów art. 8 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, dalej jako u.z.t. We wniosku powołał się na swoją rejestrację znaku towarowego [...] z wcześniejszym pierwszeństwem (od dnia 12 stycznia 1989 r.) przeznaczonego do oznaczania towarów zawartych w klasach: 9, 14, 18, 25 i 28 dla wykazania swojego interesu prawnego. Podnosił, że znak ROSS został zgłoszony do rejestracji w złej wierze celem osiągnięcia korzyści jego kosztem jako uprawnionego z rejestracji renomowanego znaku [...]. Stwierdził, iż w dacie zgłoszenia znaku ROSS na polskim rynku były obecne towary oznaczane znakami [...], [...] w sklepach w K., K. i W., że znak [...] jest znakiem powszechnie znanym w Europie Zachodniej. Wywodził, że celem uzyskania rejestracji było nieuczciwe wyzyskanie renomy znaku [...] dla zdobycia rynku dla towarów oznaczonych znakiem ROSS. Na okoliczność podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. znaków ROSS i [...] podkreślał podobieństwo znaków w warstwie fonetycznej i graficznej oraz fakt, iż oba znaki są znakami jednosylabowymi i czteroliterowymi, z czego wynika identyczny sposób akcentowania, wskazywał na identyczność samogłoski zgłoskotwórczej o, łatwość upodobnienia litery R do litery [...] a także na sposób użycia znaku ROSS w szyldzie sklepu, w którym forma graficzna znaku jest łudząco podobna do formy graficznej stosowanej dla znaku [...].
Uprawniony ze spornej rejestracji (uczestnik postępowania) wnosił o oddalenie wniosku podnosząc, iż sprzedawał odzież oznaczoną tym znakiem od 19994 roku na terenie kraju, na co przedłożył faktury za lata 1994-1996 i wywodził, iż długotrwałe i szerokie stosowanie znaku spowodowało wtórną zdolność odróżniającą znaku ROSS. Wskazał, że pierwsze zgłoszenie znaku ROSS nastąpiło w 1994 roku tylko z przyczyn formalnych zostało umorzone oraz wskazywał, że towary opatrzone tym znakiem są obecne na rynku od około dziesięciu lat, czemu nie sprzeciwiał się wnioskodawca, a towary ze znakiem ROSS kojarzone są przez odbiorców z jego firmą. Dokonał porównania podobieństwa znaków i wskazał na różnice w warstwie znaczeniowej ([...]i słowo fantazyjne kojarzące się z różą) oraz na różne pierwsze elementy znaków. Wskazywał na odmienny krąg odbiorców towarów porównywanych znaków, nabywcami towarów ze znakiem [...] są ludzie zamożni, podczas, gdy nabywcami towarów ze znakiem ROSS – przeciętnie zamożni. Stwierdził, iż brak jest podobieństwa między znakami.
Urząd Patentowy uznał, iż wnioskodawca ma interes prawny wynikający z posiadanej z wcześniejszym pierwszeństwem rejestracji znaku towarowego [...] i może domagać się ochrony swojego prawa wyłącznego.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. organ stwierdził, iż w pojęciu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego zawarte jest dokonanie zgłoszenia w złej wierze ale skoro wnioskodawca podnosi, iż zgłoszenia dokonano w celu wykorzystania cudzej renomy to powinien wykazać, że zgłoszenie i uzyskanie ochrony nastąpiło w innym celu niż w celu odróżniania swoich towarów; zdaniem organu uprawniony z rejestracji znaku ROSS dokonał zgłoszenia w celu oznaczania towarów i nie podejmował działań, które cechowałaby nieuczciwość lub naganność. Uprawniony odchodzi od stosowania spornego znaku więc nie można twierdzić, iż działał w złej wierze. Urząd Patentowy uznał również, iż nie doszło do naruszenia przepisu art. 9 ust. 1 pkt u.z.t. bowiem między znakami nie występuje mylące podobieństwo, podkreślił odmienność pierwszych liter znaków r i [...] oraz różnice w warstwie znaczeniowej. [...] w języku angielskim oznacza [...], podczas, gdy oznaczeniu ross, który kojarzy się z różą nie można przypisać konkretnego znaczenia. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał ponadto, iż podobieństwo w zakresie towarów występuje tylko w klasie 25 i obejmuje w ogólności odzież, nakrycia głowy i obuwie ale z racji innego sposobu wprowadzania tych towarów do obrotu (towary ze znakiem ROSS oferowane w sklepach samoobsługowych a towary ze znakiem [...] w sieci sklepów Pewex – niedostępnych dla przeciętnego nabywcy oraz w kilku salonach w czterech miastach) nie ma możliwości pomyłki. Odnosząc się do podniesionego zarzutu używania spornego znaku w szyldzie sklepu, Urząd Patentowy stwierdził, iż przedmiotem oceny jest zarejestrowany znak słowny a nie sposób jego używania w obrocie. Uzasadnił przyznane koszty postępowania przywołując wskazane w decyzji przepisy.
Na powyższą decyzję H. AG złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej uchylenie oraz wnosząc o zasądzenie kosztów postępowania według norm przewidzianych. Zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 8 pkt 1 u.z.t. poprzez przyjęcie, iż wykorzystanie cudzej renomy, świadczące o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze występuje tylko wtedy, gdy uzyskanie ochrony na sporny znak nastąpiło w innym celu niż używanie oznaczenia dla towarów pochodzących od zgłaszającego i art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. poprzez błędną wykładnię pojęcia podobieństwa znaków w warstwie znaczeniowej i graficznej oraz nieuwzględnienie wpływu silnej zdolności odróżniającej znaku [...] i identyczności towarów na niebezpieczeństwo pomyłki oraz naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 6, 7, 8, art. 77 § 1 i § 4, 80 oraz 107 § 1 i § 3 k.p.a. poprzez błędy w ocenie dowodów, rozumowaniu, a w konsekwencji w wyjaśnieniu stanu faktycznego, nieuwzględnienie całości materiału dowodowego, luki, niekonsekwencje i błędy w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji. Podniósł, iż Urząd Patentowy ograniczył pojęcie złej wiary tylko do zgłoszenia dokonanym w innym celu niż dla odróżniania towarów, w szczególności celem sprzedaży znaku a pominął, iż działanie w złej wierze może mieć na celu także wykorzystanie renomy cudzego znaku. Skarżący zarzucił dokonanie oceny podobieństwa towarów w oderwaniu od oceny podobieństwa samych znaków, błędne skoncentrowanie się na różnicach między znakami w warstwie znaczeniowej zamiast na podobieństwie wizualnym i fonetycznym, pominięcie faktu wysokiej zdolności odróżniającej znaku [...] na którą składa się charakter znaku jak i wzmianki o towarach oznaczonych znakiem [...] w prasie oraz dostępnej w Polsce telewizji satelitarnej w latach 1980 oraz złożone do akt sprawy informacje w prasie z połowy lat 1990 o sprzedaży towarów w jego salonach firmowych i lista jego klientów. Wskazał, iż jego znak jest tzw. znakiem mocnym, bowiem pokrywa się w części z nazwą przedsiębiorcy – H. AG.
Uzasadniając naruszenie wskazanych wyżej przepisów postępowania, skarżący wskazał, iż Urząd Patentowy bezzasadnie uznał, iż między znakami nie występuje podobieństwo dokonując porównania formy graficznej małych liter r i [...] podczas, gdy ROSS i [...], jako znaki słowne pisane są literami wielkimi a ponadto istnieje możliwość stylizowania litery R na literę [...], na co zwracał uwagę składając dowód na tę okoliczność. Podniósł, iż słowo ROSS w żaden sposób nie oznacza w języku polskim róża. Wskazał, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym nie stosuje się przepisu k.p.c. o możliwości przyznania okoliczności faktycznych, obowiązuje zasada prawdy materialnej. Zarzucił błędne ustalenie odmiennych kanałów sprzedaży towarów oznaczonych znakami ROSS i [...], stoiska i salony firmowe [...] mogą być sklepami samoobsługowymi a sklepy samoobsługowe L. S.A. mają charakter salonów a także bezzasadne uznanie oświadczenia uprawnionego z rejestracji znaku ROSS o odchodzeniu od stosowania znaku za podstawę dla ustalania istnienia złej wiary w momencie składania wniosku o rejestrację znaku w 1996 roku.
W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej odrzucenie błędnie uznając, iż została złożona po terminie. Do zarzutów podniesionych w skardze nie odniósł się.
Na rozprawie, pełnomocnik uczestnika postępowania - firmy L. S.A. podnosił, iż oceny ustawowych warunków wymaganych do rejestracji należy dokonywać według daty zgłoszenia, tj. styczeń 1996 rok, a w tej dacie istniały inne warunki obrotu gospodarczego, które wyłączały możliwość pomylenia znaków. Podkreślał, że Spółka nie działała w złej wierze dokonując zgłoszenia spornego znaku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.
Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).
Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.
Wbrew twierdzeniu organu, skarga na decyzję Urzędu Patentowego została złożona w terminie. Jak wynika z akt sprawy, zaskarżona decyzja została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 22 kwietnia 2005 r., zatem termin na złożenie skargi uwzględniając, iż ostatni dzień terminu na złożenie skargi przypadał na dzień 22 maja 2005 r. (niedziela) , tj. dzień ustawowo wolny od pracy – upływał w dniu 23 maja 2005 r. W tym dniu skarżący wniósł skargę, czego dowodem jest koperta z datą stempla pocztowego i przesłany dowód jej nadania pod adresem Urzędu Patentowego.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej spornego znaku towarowego są zatem przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.).
Postępowanie o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego toczy się w trybie postępowania spornego. Postępowanie to może być wszczęte tylko na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. (art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
Jak wynika z cytowanego art. 164 p.w.p., to osoba występująca z wnioskiem o unieważnienia prawa musi wykazać niespełnienie ustawowych warunków wymaganych dla rejestracji znaku towarowego i to w dacie, w której bada się pierwszeństwo do uzyskania prawa. W przedmiotowej sprawie, datą pierwszeństwa jest data zgłoszenia znaku towarowego ROSS do rejestracji - 11 stycznia 1996 r. i Urząd Patentowy prawidłowo oceniał, czy w tej dacie nastąpiło naruszenie przepisów wskazanych przez wnioskodawcę. Ma rację skarżący podnosząc, iż niezasadnie Urząd Patentowy ograniczył rozumienie złej wiary tylko do dokonania zgłoszenia w innym celu niż dla odróżniania towarów pochodzących od zgłaszającego. Działanie w złej wierze to także sytuacja, gdy ktoś dokonuje zgłoszenia znaku towarowego, którego inny przedsiębiorca używa bez rejestracji czy też dokonanie zgłoszenia znaku podobnego do znaku, który wprawdzie nie jest podobny w stopniu wyłączającym jego rejestrację na podstawie art. 9 ust. 1 pkt u.z.t. ale znanego na rynku, cieszącego się renomą (uznaniem).
Uzasadniając naruszenie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.), mającego zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 p.w.p. i zarzucając złą wiarę poprzez dokonanie zgłoszenia znaku towarowego podobnego do jego znaku celem wykorzystania jego renomy, skarżący winien wykazać renomę swojego znaku. Skarżący na poparcie swojego twierdzenia o posiadaniu renomy znaku [...] w dacie zgłoszenia nie przedstawił żadnych dowodów. Przedłożone wycinki prasowe mające świadczyć o renomie są z późniejszej daty niż data dokonania zgłoszenia znaku towarowego a lista dystrybutorów firmy H. AG nie tylko nie dowodziła renomy, nie stanowiła nawet dowodu używania znaku [...] w Polsce. W ocenie Sądu, decyzja Urzędu Patentowego o braku podstaw do unieważnienia prawa z rejestracji na podstawie zarzutu z art. 8 pkt u.z.t. pomimo wskazanego uchybienia odpowiada prawu.
Drugim przepisem, który wskazał skarżący jako podstawę unieważnienia prawa z rejestracji był art. 9 ust 1 pkt 1 u.z.t., stanowiący, iż niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co pochodzenia towarów. Skarżący wskazywał na podobieństwo znaków pod względem fonetycznym i graficznym.
Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego na podstawie art. 256 ust. 1 w/w ustawy jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. W myśl tego przepisu, do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na mocy powołanego przepisu na Urzędzie Patentowym spoczywają obowiązki w zakresie m.in. dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 k.p.a.), w zakresie wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 255 ust. 4 ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 77 § 1 k.p.a.), a także należytego uzasadnienia rozstrzygnięcia, stosownie do wymogów art. 107 § 3 k.p.a..
Z obowiązków tych Urząd Patentowy nie wywiązał się w sposób dostateczny. W szczególności, pomimo wykazania przez skarżącego na czym polega podobieństwo znaków, które miało uzasadniać unieważnienie prawa z rejestracji spornego na podstawie wskazanych przez niego przepisów ustawy o znakach towarowych, wbrew utartym, stosowanych od lat w orzecznictwie i uznawanych w literaturze zasadom (zob. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1997, str. 90-98; M. Kępiński: Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 28 z 1982 r., str. 11-15, Własność przemysłowa Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, wprowadzenie i redakcja Ryszard Skubisz, Kraków 2004 r. str. 111 i nast.) dokonał odmiennej analizy podobieństwa, co uzasadnia postawienie zarzutu, iż jest to ocena dowolna, przekraczająca zasadę swobodnej oceny dowodów wyrażonej w art. 80 k.p.a.
Dla oceny naruszenia cytowanego przepisu należy dokonać badania podobieństwa (jednorodzajowości) towarów jak i badania podobieństwa samych znaków (oznaczeń). Urząd Patentowy stwierdził, iż przynależność do tej samej klasy (25) stanowi kryterium uznania jednorodzajowości towarów, nie biorąc pod uwagę innych środków oceny, jak rodzaj towarów, przeznaczenie towarów, warunki zbytu. Przynależność do tej samej klasy stanowi tylko pomocniczy środek do określania przynależności towarów do tego samego rodzaju (R. Skubisz: Prawo znaków towarowych Komentarz, Warszawa, 1997 r. s.87).
Przy ocenie podobieństwa oznaczeń (znaków) stosuje się m. in. następujące zasady:
1. Porównania należy dokonywać w trzech płaszczyznach:
- fonetycznej
- wizualnej
- znaczeniowej.
Podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania porównywanych znaków za podobne.
2. Należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach towarów. Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia.
3. Im bardziej podobne są towary w porównywanym znakach, tym większa możliwość uznania znaków za podobne.
4. Dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczy istnienie takiej możliwości.
Stwierdzenie Urzędu Patentowego o braku podobieństwa, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, pomimo istnienia podobieństwa pod względem fonetycznym i wizualnym spornego znaku do znaku skarżącego, stanowi przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, zawartej w art. 80 k.p.a.
Zdaniem Sądu, ma rację skarżący podnosząc, iż podobieństwo spornego znaku do jego znaku pod względem fonetycznym i wizualnym stanowi podstawę do unieważnienia znaku ROSS.
Z powyższych względów zaskarżona decyzja podlega uchyleniu stosownie do przepisu art. 145 § 1 pkt 1 litera a) i c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Na zasadzie art. 152 wyżej powołanej ustawy Sąd orzekł, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu.
O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 200 i art. 205 wyżej powołanej ustawy.