V CSK 125/06

Sygn. akt V CSK 125/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2006 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Zbigniew Strus Protokolant Izabella Janke w sprawie z powództwa „J.” w B. w Belgii przeciwko „S.” Sp. z o.o. o ochronę własności przemysłowej, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 października 2006 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 listopada 2005 r., sygn. akt [...], uchyla zaskarżony wyrok w całości oraz wyrok Sądu Okręgowego w K. z dnia 3 stycznia 2005 r. sygn. akt [...] w części dotyczącej nakazania publikacji obwieszczenia (pkt 3) i w tym zakresie postępowanie umarza, a w pozostałej części objętej wyrokiem Sądu Apelacyjnego sprawę przekazuje temu Sądowi do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. 2 Uzasadnienie Wyrokiem częściowym z dnia 3 stycznia 2005 r. Sąd Okręgowy w K. nakazał pozwanej "S.” sp. z o.o. zaniechać wprowadzania do obrotu leku pod nazwą „[...]" zawierającego substancję czynną [...], zniszczenie tego leku i opublikowanie w terminie dni 14 w czasopiśmie „R." obwieszczenia o dopuszczeniu się przez pozwaną naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży przysługującego powódce „J.” w Belgii na lek [...] zawierający substancję czynną [...]. Sąd ustalił, że powódka uzyskała patent europejski nr [...]. Dotyczył on substancji czynnej [...]. Zgłoszenie do publikacji nastąpiło w dniu 1 października 1986 r. Patent został opublikowany w dniu 12 sierpnia 1992 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wystawił w dniu 22 października 1998 r. dokument ochrony przejściowej, w którym stwierdzono, że powódce przysługuje prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...] na okres ochrony przejściowej od dnia 6 czerwca 1993 r. Opatentowany związek chemiczny posłużył do produkcji leku o nazwie [...]. Powódka nie wykazała w toku procesu, aby podjęła w Polsce produkcję w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku krajowego. Chorwacka Spółka „P.” rozpoczęła produkcję własnego leku [...], zawierającego substancję czynną [....]. Minister Zdrowia wydał cztery Świadectwa Rejestracji na ten lek o nr: [...] z terminem ważności 26 wrzesień 2007 r. Lek został wpisany do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Decyzjami z dnia 6 sierpnia 2003 r. Minister Zdrowia dopuścił lek do obrotu, wskazując jako wytwórcę chorwackie przedsiębiorstwo, a jego miejsce wytwarzania Z. Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją z dnia 25 sierpnia 2003 r. wstrzymał obrót tym lekiem na terenie całego kraju, następnie jednak w dniu 10 września 2003 r. uchylił swoją decyzję. Pozwana prowadzi sprzedaż hurtową leku [...], produkowanego i konfekcjowanego w Chorwacji przez „P.”. 3 Sąd Okręgowy ocenił, że na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1993 r. Nr 4, poz. 14, dalej „ustawy nowelizującej"), który wszedł w życie w dniu 15 stycznia 1993 r. powódka uzyskała prawo wyłącznego wytwarzania i sprzedaży związku chemicznego [...] na okres przejściowy (do dnia 13 marca 2006 r.). Pozwana wprowadziła bez zgody powódki lek zawierający ten związek chemiczny do obrotu na obszarze Polski, powołując się na przepis art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej. Na jego podstawie sprzedaż takich samych produktów przez osoby trzecie nie stanowi naruszenia prawa wyłącznego przed podjęciem przez uprawnionego produkcji w Polsce w wymiarze zaspokajającym potrzeby polskiego rynku. Wprawdzie powódka nie rozpoczęła produkcji leku w naszym kraju, co czyniłoby sprzedaż leku [...] przez pozwaną za zgodną z unormowaniem zawartym w art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej, lecz Sąd Okręgowy uznał, że przepis ten jako pozostający w sprzeczności z art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Dz.U. z 1996 r, Nr 32, poz. 143, dalej „TRIPS”) będącego załącznikiem do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), ratyfikowanego przez Polskę w dniu 31 lipca 1995 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 98, poz. 484), nie mógł mieć zastosowania. Zauważył, że w art. II ust. 2 umowy ustanawiającej WTO uzgodniono, że załączniki stanowią integralną jej część. Na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. W art. 27 ust. 1 TRIPS zakazano dyskryminacji polegającej na ograniczeniu możliwości korzystania z patentu ze względu na miejsce produkcji wynalazku. Dlatego też ustawowe kryterium miejsca produkcji nie mogło stanowić podstawy do ograniczenia praw wynikających z patentu lub prawa ochronnego, także związku chemicznego (art. 1), zarejestrowanego w państwie stronie porozumienia TRIPS. Zauważył, że w toku sporu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym rozważał także zgodność art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 4 28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). Zdaniem sądu pierwszej instancji, uzależnienie pełnej ochrony wynikającej z prawa wyłącznego wprowadzone przez polską ustawę, jest środkiem podobnym do ograniczeń ilościowych w rozumieniu art. 28 TWE. Ma bowiem bezpośredni wpływ na ograniczenie swobody przepływu towarów. Uznając, że art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej nie stanowi podstawy do ograniczenia uprawnień powódki, wynikających z prawa międzynarodowego i wspólnotowego, Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo na podstawie art. 286 i art. 287 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117) w zw. z art. 317 § 1 k.p.c. Na skutek apelacji pozwanej wyrokiem z dnia 4 listopada 2005 r. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok tylko w ten sposób, że zobowiązał pozwaną do ogłoszenia w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku w czasopiśmie „R." na własny koszt oświadczenia o następującej treści „S.” Sp. z o.o. oświadcza, że dopuściła się naruszenia prawa wyłącznego wytwarzania i sprzedaży udzielonego firmie „J.” na związek chemiczny [...] przez sprzedaż leku [...] zawierającego ten związek" i oddalił apelację w pozostałej części. Sąd drugiej instancji dostrzegł, że oświadczenie jakie powinna złożyć pozwana sugerowało, że prawo wyłączne zostało udzielone powódce na lek [...], gdy tymczasem obejmowało ono tylko związek chemiczny [...] i dlatego w tym kierunku należało go doprecyzować. Rozważając problem zastosowania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej podniósł, że do dnia 16 kwietnia 1993 r. w Polsce obowiązywał zakaz udzielania patentów na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o wynalazczości w pierwotnym brzmieniu). Wprawdzie w wyniku nowelizacji zakaz ten został zniesiony jednak z zastrzeżeniem, że do 30 listopada1992 r. nie mogły być udzielane patenty na środki farmaceutyczne i związki chemiczne (art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej). Przepis ten wszedł w życie 15 stycznia 1993 r. rozciągnął ochronę uprawnionego z patentu wydanego wcześniej w państwie należącym do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej na środki farmaceutyczne i związki chemiczne. Wprowadzenie prawa wyłącznego do 5 ustawodawstwa krajowego umożliwiło upragnionym korzystanie z istotnych praw, wynikających z opatentowania w innym państwie związku chemicznego lub środka farmaceutycznego na warunkach określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy nowelizującej do uzyskania i wykonywania prawa wyłącznego miały odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 ze zm.). Ustawa ta straciła moc z dniem 22 sierpnia 2001 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej „p.w.p."). Z powołaniem się na art. 315 ust. 1 p.w.p. oraz wykładnię zaprezentowaną w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2004 r., l CK 157/03 (OSNC 2005, nr 3, poz. 53) i fakt, że przedmiotem sporu pomiędzy stronami są stosunki prawne powstałe po dniu 22 sierpnia 2001 r. podkreślił, że Sąd pierwszej instancji trafnie wskazał jako podstawę rozstrzygnięcia art. 286 i art. 287 p.w.p. Z odwołaniem się do wykładni systemowej i historycznej podkreślił, że w myśl art. 4 ust. 3 pkt 5 i ust. 6 ustawy nowelizującej prawo wyłączne ulegało ograniczeniu w wypadku nie podjęcia przez uprawnionego produkcji w Polsce w wymiarze zaspokajającym potrzeby rynku polskiego. W myśl tego unormowania samo sprowadzanie przez uprawnionego produktu wytwarzanego poza granicami kraju nie prowadziło do stanu, w którym osoba trzecia musiałaby zaniechać sprzedawania leku na obszarze naszego kraju. Potwierdził stanowisko Sądu pierwszej instancji, że porozumienie TRIPS, jako umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z normą kolizyjną art. 91 ust. 2 Konstytucji, miało pierwszeństwo przed zakwestionowanym art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej. Z uwagi na charakter prawa wyłącznego, jego genezę, związek z patentem europejskim, zakres uprawnień Sąd Apelacyjny uznał, że prawo wyłączne jest patentem w rozumieniu art. 27 ust. 1 TRIPS. Wskazał że zarzut pozwanej konieczności zbadania przesłanki wynalazku i jego nowości nie miał znaczenia w sprawie, gdyż przedmiotem sporu nie była kwestia udzielenia patentu, lecz korzystania z praw patentowych. 6 Sąd Apelacyjny zakwestionował pogląd o niezgodności polskiego porządku prawnego z prawem Unii Europejskiej, które z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać na obszarze kraju. Podniósł, że przy tym badaniu nie jest wystarczające porównanie konkretnych przepisów, lecz trzeba uwzględniać ich usytuowanie w całym systemie prawnym, skoro po akcesji Polski do Unii Europejskiej obowiązują podsystemy regulacji prawnych, pochodzące z różnych centrów prawodawczych, które powinny koegzystować na zasadzie obopólnej przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania. Skoro polski system zawiera różne normy (art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej i art. 27 ust. 1 TRIPS) regulujące przedmiot sporu, to brak w nim sprzeczności jeżeli, tak jak w omawianym wypadku, norma kolizyjna przesądza, który należy stosować. Zauważył jednocześnie, że zakresy podmiotowe tych norm, są różne gdyż art. 4 ust. pkt 6 ustawy nowelizującej ma zastosowanie w tych wszystkich wypadkach, w których strona nie może powołać się na umowę międzynarodową. Stosowanie jednak tego przepisu jest wyłączone w wypadku gdy umowa międzynarodowa, w tym art. 27 ust. 1 TRIPS, stanowi inaczej. Istnienie normy kolizyjnej tj. art. 91 ust. 2 Konstytucji stanowiło, jego zdaniem, podstawę do przyjęcia, że polski system prawny zapewniał powódce ochronę wymaganą przez prawo europejskie i nie był z nim sprzeczny. Pozwana w skardze kasacyjnej opartej na podstawie naruszenia prawa materialnego, tj. niewłaściwej wykładni art. 315 p.w.p. i art. 27 ust. 1 zd. 2 TRIPS oraz niewłaściwym zastosowaniu art. 27 ust. 1 TRIPS, wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź o oddalenie powództwa w całości. Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zasadność skargi kasacyjnej zależała od oceny zgodności art. 4 ustawy nowelizującej z przepisami porozumienia TRIPS. Z kolei aby rozstrzygnąć ten problem trzeba było odpowiedzieć na pytanie czy przepisy tej umowy mają charakter norm samowykonalnych, oraz jaki jest stosunek art. 27 ust. 1 TRIPS do art. 5A Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 7 1883 r. w brzmieniu ustalonym Aktem sztokholmskim dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U z 1975 r. Nr 9, poz. 51 dalej „Konwencji paryskiej"). Trzeba podzielić dominujący w literaturze pogląd, że ani tryb rozwiązywania sporów unormowany w porozumieniu TRIPS, ani sprzeciw niektórych państw członkowskich wobec koncepcji bezpośredniej skuteczności nie podważają argumentów jurydycznych przemawiających za bezpośrednią skutecznością tych norm. Należało więc przyjąć, że art. 27 ust. 1 TRIPS ma bezpośrednią skuteczność na gruncie polskiego systemu prawnego i rozważyć czy nie zastosowanie art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej ze względu na zasadę prymatu ratyfikowanej w drodze ustawy umowy międzynarodowej było trafne. Z treści art. 4 ust. 2 i 6 ustawy nowelizującej wynika, że swą hipotezą obejmują uprawnionego z patentów w jednym z państw należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności przemysłowej. Z kolei w art. 27 ust. 1 TRIPS określono, jako warunek udzielania patentów na wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego czy dotyczą one produktu czy procesu ich nowość. Argumentacja Sądu Apelacyjnego w tej kwestii nie jest trafna. Niewątpliwym jest, że wynalazek musiał być nowy skoro uzyskał patent europejski, natomiast nie uwzględnił tego, że cecha nowości została z upływem czasu utracona, co wykluczyło możliwość skutecznego ubiegania się o patent w Polsce po zniesieniu zakazu patentowania leków. Ponieważ więc wynikające z art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej prawo wyłączne nie jest określone jako patent, a w chwil jego udzielania wynalazek nie był nowy, można więc z tych względów bronić poglądu, że art. 27 ust. 1 TRIPS nie dotyczy prawa wyłącznego. W każdym razie trafny jest pogląd o braku wykluczenia stosowania art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej przez art. 27 ust. 1 TRIPS wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2006 r., III CSK 112/05 (nie publikowany). Artykuł 2 TRIPS nakazuje sygnatariuszom tego Porozumienia stosować się do art. 1 - 12 i 19 Konwencji paryskiej. Artykuł 1 ust. 4 tej Konwencji ujmuje pojęcie patentu bardzo szeroko. Gdyby nawet uznać, że prawo wyłączne mieści się w hipotezie tego przepisu, gdyż sama nazwa nie może mieć przesądzającego znaczenia, to także brak podstaw do innej oceny stosunku omawianych przepisów. 8 Prawo wyłączne na wynalazek substancji [...] zostało przyznane powodowi przed wejściem w życie Porozumienia TRIPS w odniesieniu do Polski, a jego art. 70 ust. 1 stanowi, że umowa ta nie stwarza zobowiązań w stosunku do działań, które miały miejsce przed datą wprowadzenia go przez członka, którego dotyczą. Art. 27 ust. 1 TRIPS wprowadza zakaz dyskryminacji ze względu na miejsce produkcji zarówno w stosunku do uzyskania patentu, jak i korzystania z niego. Uzyskanie tego prawa następuje w określonej chwili, natomiast korzystanie z niego jest procesem, czyli rozciąga się w czasie. Przepis art. 70 ust. 2 TRIPS obejmuje zobowiązania członków, porozumienia co do praw istniejących w dniu wprowadzania przez dane państwo go w życie. Przepis ten nie obejmuje zaś samego uzyskania danego prawa i tym samym powstania przedmiotu ochrony wynikającej z porozumienia TRIPS. Chwila uzyskania patentu i jednocześnie uzyskania prawa podmiotowego jest objęta unormowaniem zawartym w art. 70 ust. 1 TRIPS. Należy więc przyjąć, że w stosunku do warunków samego uzyskania patentu przed datą wejścia w życie porozumienia TRIPS w danym państwie, zakazy dyskryminacji nie działają, podobnie jak i do korzystania z niego przed tą datą. Uzyskanie patentu po tej dacie i korzystanie z patentu od tej chwili objęte jest już zakazem dyskryminacji zgodnie z regułą intertemporalną wyrażoną w art. 70 ust. 2 TRIPS. Nie można więc korygować suwerennych decyzji ustawodawcy krajowego pod kątem zakazu wprowadzonego znacznie później, w zupełnie innych warunkach, przez TRIPS. Artykuł 4 ustawy nowelizującej stanowił realizację zobowiązań Polski wkraczającej na drogę transformacji i odzwierciedlał postanowienia Aneksu nr 1 do Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzonym w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 97, poz. 467 ze zm.), który wszedł w życie dnia 6 sierpnia 1994 r. (por. oświadczenie rządowe z dnia 11 lipca 1994 r., Dz.U. Nr 97, poz. 468). Ustawa nowelizująca wprowadziła dotychczas niedostępną w Polsce możliwość udzielania patentów na produkty lecznicze na zasadach ogólnych, a zatem pod warunkiem ich nowości. Trzeba więc podzielić pogląd, że wprowadzenie równolegle tę samą ustawą prawo wyłączne stwarzało wyjątkową 9 możliwość uzyskania tytułu zbliżonego do patentu, mimo braku nowości wynalazku. Przez wprowadzenie równolegle takiej wyjątkowej instytucji, odbiegającej od ugruntowanych zasad prawa patentowego, ustawodawca polski miał prawo opatrzyć ją dodatkowymi warunkami i dlatego mógł uzależnić uzyskanie prawa wyłącznego od wytwarzania produktu w Polsce. Wprowadzenie tego wymagania nie tylko wtedy nie naruszało żadnych zobowiązań międzynarodowych Polski, ale realizowało postanowienia Traktatu z USA. Następcze wyeliminowanie warunku produkcji krajowej ze względu na treść art. 27 ust. 1 TRIPS, po wielu latach od wprowadzenia instytucji prawa wyłącznego naruszałoby cel tych przepisów, które ją regulowały. Także względy podniesione przez Sąd Najwyższy w wyżej powołanym wyroku przemawiają przeciwko wyłączeniu stosowania art. 6 ustawy zmieniającej ze względu na sprzeczność z art. 27 ust. 1 TRIPS. Trafność tego podstawowego zarzutu zwalniała w zasadzie od szczegółowego rozważenia dalszych, albowiem stanowiła już podstawę do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, gdyż czyniła na powrót istotną kwestię zgodności art. 4 ust. 6 ustawy zmieniającej z art. 28 TWE o ile roszczenia dotyczyły okresu po dniu 1 maja 2004 r. W świetle zajętego stanowiska rozważania Sądu Apelacyjnego w tej kwestii stały się bezprzedmiotowe. Marginesowo można zauważyć tylko, że nietrafny był, z przyczyn podniesionych w odpowiedzi na skargę kasacyjną, zarzut sprzeczności art. 27 TRIPS z art. 5 A Konwencji paryskiej. Przy badaniu zgodności art. 4 ust. 6 ustawy nowelizującej z art. 28 TWE wymaga rozważenia kwestia, kiedy powstawało prawo wyłączne jako prawo podmiotowe powódki, tj. czy mogło powstać do czasu podjęcia produkcji leku w Polsce w wymiarze zaspakajającym potrzeby lokalnego rynku, a więc czy bez spełnienia tego warunku prawnego powódka była uprawniona i czy bez tej wyłączności nie powracał stan ogólnej swobody korzystania z nie opatentowanego w Polsce wynalazku. W związku z cofnięciem na rozprawie kasacyjnej przez powódkę roszczenia dotyczącego nakazania oświadczenia w czasopiśmie w tej części wyrok Sądu 10 Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego został uchylony i postępowanie Sąd Najwyższy umorzył na podstawie art. 203 § 1 i 4 k.p.c., w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821 k.p.c. W dalszej części wyrok Sądu drugiej instancji z powyższych względów uległ uchyleniu i sprawa została przekazana temu sądowi do ponownego rozpoznania na podstawie art. 39815 § 1 k.p.c.