II GSK 583/21

II GSK 583/21 - Wyrok NSA
Data orzeczenia
2025-01-09
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-03-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Skoczylas
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz /sprawozdawca/
Zbigniew Czarnik /przewodniczący/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1068/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-05
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325
art. 145 § 1 pkt 1 lit. c), art. 174, art. 183 art. 189
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Dz.U. 2017 poz 776
art. 120, art. 131 ust. 2 pkt 1 i 6, art. 255(1)ust. 3 pkt 3, 4, 5 i ust. 4, art. 256 ust. 1
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Dz.U. 2018 poz 2096
art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Czarnik Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia NSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.) Protokolant asystent sędziego Magdalena Czyżewska po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2025 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. w O., N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2020 r. sygn. akt VI SA/Wa 1068/20 w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2019 r. nr Sp. 169.2017 w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego oddala skargę kasacyjną.
Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 5 października 2019r., sygn. akt VI SA/Wa 1068/20, po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. W. (dalej: Wnioskodawca) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd, UP) z 27 marca 2019 r. nr Sp. 169.2017 w przedmiocie unieważnienia uznania na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego - uchylił zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek tj. w zakresie jej punktu 2 (co do towarów z klasy 6- drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach) oraz zasądził od Urzędu na rzecz Wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania.
Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:
Wspomnianą decyzją UP, po rozpoznaniu wniosku Wnioskodawcy z 22 czerwca 2017 r. o unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: RP) ochrony międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr [...] na rzecz T. z siedzibą w O., N. (dalej: Uprawniony, Skarżący kasacyjnie), na podstawie art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6, art. 129 ust 2 pkt 1 i 2, w związku z art 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm., dalej: p.w.p.) oraz art 98 k.p.c. w związku z art 256 ust. 2 p.w.p.:
1) unieważnił uznanie na terytorium RP ochrony międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr [...] (dalej: Sporny znak) w zakresie następujących towarów ujętych w klasie 6: metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; rudy (kruszce) oraz w zakresie wszystkich towarów ujętych w klasach 17 (kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury elastyczne niemetalowei) i 19 (materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe);
2) w pozostałej części, czyli co do towarów z klasy 6: drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach - wniosek oddalił;
3) przyznał Uprawionemu od Wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania.
Organ podał, że Wnioskodawca wystąpił o unieważnienie uznania na terytorium RP ochrony Spornego znaku zarejestrowanego na rzecz Uprawnionego w odniesieniu do wszystkich towarów tym znakiem objętych. Jako podstawę prawną żądania wskazał art. 129 ust. 1 pkt 2, art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 164, art. 15213 oraz 315 ust. 3 p.w.p., którą na rozprawie przed Urzędem w dniu 26 września 2018 r. ograniczył do art. 131 ust. 1 pkt 3, art. 131 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 2 pkt 6 oraz art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p.
W odpowiedzi na wniosek Uprawniony wniósł o jego oddalenie.
W dalszych pismach strony podtrzymywały swoje stanowiska, przedkładając dalsze dowody.
W zaskarżonej decyzji UP stwierdził, że Sporny znak jest oznaczeniem słowno-przestrzennym chronionym w postaci przedstawiającej kształt metalowego zawiesia kulowego służącego do podnoszenia ciężkich elementów budowlanych, czyli zawiera przestrzenne przedstawienie konkretnego towaru w postaci zawiesia kulowego. W górnej części znaku, na jarzmie zawiesia, znajdują się elementy słowne "[...]" i "[...]". Elementami ww. znaku są więc: kształt zawiesia kulowego oraz umieszczony na nim fantazyjny element słowny "[...]" oraz umieszczone pod słowem oznaczenie numeryczne "[...]", wskazujące na kategorię nośności tego towaru.
W ocenie Urzędu, udzielenie prawa ochronnego w zakresie towarów ujętych w klasie 6 (za wyjątkiem drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach) oraz towarów w klasach: 17 i 19 nastąpiło z naruszeniem art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Znak ten może wprowadzać odbiorców w błąd, gdyż może mylnie sugerować odbiorcom, że oznaczony nim produkt stanowi metalowe zawiesie kulowe przeznaczone do podnoszenia materiałów budowlanych. Natomiast w odniesieniu do towarów z klasy 6: drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie oraz wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach, ww. znak towarowy nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby wywołać fałszywe wyobrażenie odbiorców co do przeznaczenia tych towarów z uwagi na element słowny "[...]" oraz przestrzenne przedstawienie konkretnego produktu w postaci metalowego zawiesia kulowego służącego do podnoszenia ciężkich elementów budowlanych.
Rozpatrując pozostałe zarzuty wniosku, Urząd ocenił Sporny znak towarowy mając na uwadze wyłącznie towary z klasy 6, co do których nie stwierdzono, że sporne oznaczenie ma mylący charakter.
Analizując Sporny znak, czy posiada dostateczne znamiona odróżniające w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. organ miał na uwadze krąg odbiorców, do których skierowane są produkty oznaczane danym znakiem, czyli w zasadzie profesjonalistów, tj. podmioty pracujące w branży budowlanej, świadczące usługi budowlane, jak i osoby kupujące materiały budowlane na własny użytek. Za element odróżniającym uznał fantazyjny wyraz "[...]", który nie wskazuje żadnej cechy, właściwości ani przeznaczenia analizowanych towarów, a oznaczenie numeryczne "[...]" przyjął, że ma charakter opisowy i nie wpływa na zdolność odróżniającą znaku, ponieważ oznacza kategorię nośności danego zawiesia, tj. wskazuje, ile ton ciężaru jest ono w stanie udźwignąć. Dlatego zarzut udzielenia prawa ochronnego z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Urząd uznał za nieuzasadniony. Wskazał także na istotną okoliczność, że na rzecz Uprawnionego był wcześniej zarejestrowany, z pierwszeństwem od 17 maja 1996 r., słowny znak towarowy "[...]" nr [...]. Ten ostatni znak służył do oznaczania towarów z klas: 6 i 19, identycznych względem towarów objętych ochroną Spornego znaku. Znak towarowy "[...]" w dacie zgłoszenia Spornego znaku (30 sierpnia 2005 r.) był skutecznie chroniony w Polsce, gdyż prawo do niego wygasło 17 maja 2006 r. na skutek nieprzedłużenia ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy słowny "[...]" nr [...] nigdy nie zostało unieważnione. Dlatego w dacie zgłoszenia Spornego znaku określenie słowne "[...]" było dystynktywne. Element ten powinien być analizowany zgodnie z zasadą całościowej oceny znaku towarowego, tym bardziej, że jest na nim wyraźnie widoczny.
Bezpodstawny, według UP, okazał się także zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Przepis ten nie miał zastosowania w sprawie, albowiem dotyczy oznaczeń, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, gdyż odnosi się do cech strukturalnych znaku i dotyczy oznaczeń, które stanowią np. nazwę rodzajową lub formę plastyczną będącą odwzorowaniem towarów, dla których te oznaczenia zostały zgłoszone. Z uwagi na fantazyjny element słowny "[...]", nie stanowiący nazwy rodzajowej towarów ani formy plastycznej stanowiącej odwzorowanie towarów, które ma sygnować, nie jest pozbawionym dostatecznych znamion odróżniających oznaczeniem i jako całość nie może być uznany za niedystynktywny w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Urząd przyjął także, że ocenę Spornego znaku należy dokonywać z uwzględnieniem wszystkich jego elementów rozpatrywanych łącznie. Według ww. reguł, znak nie stanowi formy ani innej właściwości towaru lub opakowania, uwarunkowanej wyłącznie jego naturą, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość oznaczanego towaru, tutaj z klasy 6: drobnych wyrobów żelaznych, wyrobów ślusarskich oraz wyrobów z metali nieszlachetnych nie ujętych w innych klasach. Oznaczenie "[...]" nie stanowi formy ani innej właściwości żadnego spośród tych towarów, a z punktu widzenia polskiego odbiorcy stanowi zaś element zupełnie abstrakcyjny w stosunku do ww. towarów. Dlatego UP uznał zarzut udzielenia spornego prawa z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. za nieuzasadniony.
Z kolei co do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., w opinii UP Wnioskodawca nie udowodnił zaistnienia okoliczności uzasadniających przyjęcie złej wiary Uprawnionego. Nie zgodził się z zarzutem, jakoby T. G. zgłosił Sporny znak bez zamiaru jego używania na rynku. Zamiar używania znaku potwierdzało powołane przez Uprawnionego postępowanie w sprawie z wniosku E. B. o stwierdzenie wygaśnięcia ochrony Spornego znaku (sygn. akt Sp.124/2016), zakończone decyzją UP z 18 czerwca 2018 r., w której uznano, że ww. znak był używany w sposób rzeczywisty, w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. do oznaczania zawiesi kulowych. Uprawniony za pośrednictwem działających za jego zgodą podmiotów używał znaku przez jego nakładanie na produkowane w Polsce towary oraz ich eksport do N.
Ponadto Wnioskodawca nie wykazał, aby Uprawniony zgłosił do ochrony sporny znak towarowy w innym celu niż jego używanie, np. z zamiarem zablokowania możliwości używania znaku przez inne podmioty na rynku. Odwołał się do swojej decyzji z 18 czerwca 2018 r., w której stwierdził wygaśnięcie ochrony Spornego znaku w zakresie części towarów ujętych w klasach 6, 17 i 19. Postępowanie to nie czyniło bezprzedmiotowym postępowania w niniejszej sprawie, której przedmiot -wniosek o unieważnienie ochrony spornego znaku jest dalej idący (skutek ex tunc), niż wygaśnięcie ochrony Spornego znaku, która została wygaszona z dniem 1 kwietnia 2012 r. (skutek ex nunc).
Co do przedłożonych przez strony dwu opinii eksperckich autorstwa rzecznika patentowego A. W. oraz dr hab. inż. W. B., Urząd stwierdził, że dokumenty te nie mogły wpłynąć na odmienne rozstrzygnięcie sprawy, ponieważ dotyczą kształtu zawiesia kulowego przedstawionego w spornym znaku, a kluczowa jest okoliczność, że znak ten podlega analizie jako całość z uwzględnieniem wszystkich jego elementów składowych, w tym również elementu "[...]", z punktu widzenia polskich odbiorców posiadającego charakter fantazyjny w stosunku do analizowanych towarów.
W ocenie UP dla rozstrzygnięcia sprawy nie miała znaczenia powołana przez Wnioskodawcę decyzja Federalnego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Towarowych (ROSPATENT) z 3 grudnia 2009 r. w sprawie odmowy uznania rejestracji spornego znaku towarowego [...] na terenie Federacji Rosyjskiej. Urząd nie jest bowiem związany decyzją, która została wydana przez organ obcego państwa, na podstawie przepisów rosyjskiego prawa, podczas gdy w niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy p.w.p.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi Wnioskodawcy skierowanej przeciw części ww. decyzji UP - oddalającej w pkt 2 w pozostałym zakresie wniosek o unieważnienie międzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod nr [...], uznał skargę za zasadną i na mocy art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) decyzję tę w opisanej części uchylił.
Przypomniał, że sprawę o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy UP rozpatrywał w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).
Sąd za zasadny uznał zarzut naruszenia przepisów postępowania: art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. wskutek wadliwego prowadzenia postępowania przez organ w kontekście ustalenia przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 6 p.w.p. w brzemieniu obowiązującym w dniu zgłoszenia Spornego znaku w UP oraz wadliwego w tym zakresie uzasadnienia skarżonej decyzji.
Kierując się definicją znaku towarowego ujętą w art. 120 ust. 1 p.w.p., że znakiem towarowym może być również kształt danego przedmiotu, jeżeli posiada elementy dystynktywne i art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p., w którym ustawodawca wyłączył z ochrony oznaczenie, które stanowi formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego, Sąd nie podzielił opinii Urzędu, że widoczny napis "[...]" znajdujący się na kształcie zawiesia kulowego powoduje automatycznie brak zastosowania normy wynikającej z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Sąd, odwołując się do orzecznictwa NSA i TSUE, wyszedł z założenia, że forma (kształt) może być uznana za niezbędną do uzyskania efektu technicznego, chociaż ten sam rezultat może być uzyskany przy użyciu innych form –kształtu. Do tego, gdy znak składa się nie tylko z formy koniecznej do uzyskania efektu technicznego, ale również z dodatkowych elementów, to decydujące przy ocenie będą elementy o podstawowym znaczeniu dla danego znaku. Dlatego uznał za kluczowe wyodrębnienie elementów zasadniczych znaku oraz elementów drugorzędnych, przy czym "zasadnicze właściwości" należy odnosić do najbardziej istotnych elementów oznaczenia. Nie chodzi jednak o ustalenie charakteru odróżniającego oznaczenia i branie pod uwagę całościowego wrażenia, ale należy przeanalizować kolejno różne elementy przedstawienia wykorzystane w danym znaku towarowym. Elementy znaku mające drugorzędne znaczenie (po ich wyodrębnieniu) mogą być następnie pominięte w ocenie zdolności znaku pod kątem przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Natomiast jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter funkcjonalny, to znak taki nie posiada zdolności rejestracyjnej. Dodał WSA, że w przypadku przeszkody z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. nie jest konieczne badanie sposobu postrzegania danego oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców, gdyż o niemożności rejestracji decyduje sam "kształt uwarunkowany efektem technicznym", a nie jego sposób postrzegania przez przeciętnego odbiorcę. Ocena zasadniczych właściwości oznaczenia nie jest bowiem badaniem zdolności odróżniającej, a sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia.
Na gruncie kontrolowanej sprawy, zdaniem WSA, Urząd nie przeprowadził prawidłowej analizy Spornego znaku w kontekście przesłanki z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Organ zaniechał ustaleń, które z cech znaku są właściwościami zasadniczymi, a które drugorzędnymi i wykluczył zastosowanie art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. z uwagi na obecność napisu "[...]" i jego widoczność w znaku, bez analizy, czy napis ten stanowi zasadniczą właściwość znaku.
Przeprowadzenie przez Urząd oceny Spornego znaku w oparciu o art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. z uwzględnieniem wszystkich jego elementów rozpatrywanych łącznie, czyli jak w przypadku badania zdolności odróżniającej, z pominięciem specyfiki technicznego charakteru kształtu składającego się na oznaczenie, nastąpiło z naruszeniem art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, a w rezultacie art. 107 § 3 k.p.a.
Sąd, nie przesądzając wyników oceny, zauważył, że gdyby UP określił właściwości zasadnicze znaku, mógłby w szczególności dojść do wniosku, że element "[...]" (będący według organu jedynym elementem odróżniającym w znaku) do nich nie należy, będąc właściwością drugorzędną, co wówczas obligowałoby go do zastosowania normy prawnej wynikającej z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Organ, po wyodrębnieniu cech zasadniczych, powinien dokonać ich oceny pod względem uwarunkowania ich kształtu wyłącznie efektem technicznym, przy czym, według WSA, napis "[...]" nie spełnia funkcji technicznej, ale w decyzji zabrakło jakiejkolwiek analizy, czy napis ten jest cechą zasadniczą czy drugorzędną znaku i czy tym samym powinien być brany pod uwagę. Podkreślił też WSA, że jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma charakteru technicznego (element ozdobny, fantazyjny) i odgrywa on zasadniczą rolę w kształcie towaru, przesłanka z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. nie ma zastosowania. Organ winien zatem ustosunkować się do wszystkich zasadniczych elementów znaku pod kątem posiadania przez nie funkcji technicznej.
Sąd I instancji za zasadny także uznał zarzut naruszenia przez Urząd przepisów postępowania: art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 11 k.p.a. i art. 8 k.p.a. w stopniu istotnym mogącym mieć wpływ na wynik sprawy w kontekście nieprawidłowych i wręcz nielogicznych ustaleń organu co do przesłanki "złej wiary" z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., że znak składa się z pozbawionego zdolności odróżniającej kształtu towaru - zawiesia kulowego – oraz fantazyjnej nazwy "[...]", która w dacie składania wniosku o uznanie ochrony rejestracji międzynarodowej w Polsce była chroniona jako słowny znak towarowy.
Zarzucił WSA organowi, że nie dokonał całościowej oceny materiału dowodowego i nie dostrzegł korelacji między tymi faktami, które uzasadniają zarzut, że znak towarowy mógł zostać zgłoszony w złej wierze, np. pochodzenie zakwestionowanego oznaczenia i jego używanie, strategia handlowa, w jaką wpisuje się zgłoszenie danego oznaczenia, sama chronologia wydarzeń, która doprowadziła do zgłoszenia spornego oznaczenia, wola wywołania co najmniej skojarzenia ze znakiem cieszącym się znacznym stopniem powszechnej, czy zgłoszenie oznaczenia, które nie ma zdolności ochronnej, jeżeli jest dokonywane w innym celu niż używanie danego oznaczenia, w szczególności jako działanie mające na celu niekorzystne oddziaływanie na konkurenta.
Odnosząc to do kontrolowanej decyzji, WSA stwierdził, że Uprawniony, dysponując prawem ochronnym do znaku słownego "[...]" w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego (zarejestrowanego później pod nr [...]), m.in. dla produktów metalowych, naniósł to oznaczenie na zawiesie kulowe, a jego zdjęcie zgłosił do ochrony jako sporny znak. Urząd podzielił pogląd, że wartością odróżniającą w spornym znaku jest przede wszystkim sama nazwa "[...]", która jako niezależny słowny znak towarowy była już chroniona w relewantnym momencie m.in. dla takich produktów, jak zawiesia kulowe. Jeżeliby uznać za jedyny element odróżniający w znaku napis "[...]" (według opinii organu), to zgłaszanie spornego znaku nie było konieczne do uzyskania prawa do oznaczania przedmiotowych towarów nazwą "[...]", gdyż Uprawniony w momencie zgłoszenia miał już taki monopol. Dlatego Urząd nie rozważał tej okoliczności i celu, w jakim sporny znak został zgłoszony, skoro zamiarem uprawnionego nie było otrzymanie monopolu na realizację przez samą nazwę "[...]" funkcji odróżniającej. Organ ograniczył się do analizy złej wiary z perspektywy naruszenia praw osób trzecich, pomijając fakt, że ta kategoria nie składa się wyłącznie z sumy indywidualnych praw jednostek (prawo ochronne na znak towarowy, patent na wynalazek etc.), ale obejmuje również naruszenie zasad współżycia społecznego, które składają się na porządek prawny.
Sąd zauważył, że ustanowienie bezwzględnych przeszkód rejestracji nie służy ochronie interesu indywidualnego, a interesu o charakterze ogólnym, wyrażającym się w dążeniu do rejestracji takich oznaczeń, które mogą w sposób należyty spełniać funkcję znaku towarowego, nie ograniczając nadmiernie swobody pozostałych podmiotów działających w obrocie. Bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów o charakterze czysto funkcjonalnym jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, co mogłoby prowadzić do niezgodnego z prawem "przedłużania ważności" patentów w przypadku rejestrowania jako znaków towarowych rozwiązań wcześniej chronionych patentem, co może być uznane jako działanie w złej wierze.
WSA zalecił, aby podczas ponownego rozpatrywania sprawy Urząd zastosował się do wskazań, zawartych w uzasadnieniu wyroku, przeanalizował w kontekście rozstrzygnięcia własnego zawartego w zaskarżonym pkt 2 decyzji prawidłowość zastosowania przesłanek z art. 131 ust. 2 pkt 1 i 6 p.w.p., co winien opisać w uzasadnieniu decyzji, która musi spełniać wymagania z art. 107 § 3 k.p.a. w związku z określoną w art. 11 k.p.a. zasadą przekonywania oraz wynikającą z art. 8 k.p.a. zasadą zaufania do władzy publicznej.
Nie zgadzając się z powyższym wyrokiem, Uprawniony wystąpił ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA), zaskarżając orzeczenie w całości.
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:
1. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię i w rezultacie błędne zastosowanie jako podstawy do odmowy rejestracji Znaku [...], podczas gdy Znak [...] nie stanowi formy bądź innej właściwości towaru, która jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego, a zatem nie realizuje dyspozycji tego przepisu, w szczególności:
1.1. Znak [...] jest znakiem złożonym, słowno-przestrzennym, tj. składa się z formy przestrzennej (kształtu) oraz fantazyjnego elementu słownego "[...]", umieszczonego w konkretnej formie graficznej i w konkretnym miejscu na elemencie przestrzennym i powinien być oceniany jako całość;
1.2. słowny element Znaku [...] nie może być uznany za element drugorzędny, nie brany pod uwagę przy ocenie zdolności rejestracyjnej, gdyż wypracowany w orzecznictwie podział na elementy o podstawowym i drugorzędnym znaczeniu stosuje się wyłącznie do elementów stanowiących formę (kształt) bądź inną właściwość towaru;
1.3. forma przestrzenna Znaku [...] oceniana samodzielnie nie jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego;
2. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 131 ust. 2 pkt 6 w zw. z art, 120 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię i w rezultacie błędne zastosowanie polegające na przyjęciu, że ocena negatywnej przesłanki rejestracyjnej z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. powinna być dokonywana w oderwaniu od ustawowej definicji znaku towarowego, tj. bez konieczności badania sposobu postrzegania Znaku [...] przez docelowy krąg odbiorców, podczas gdy podstawową funkcją znaku towarowego jest zdolność odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa i w jej kontekście należy badać wszystkie przesłanki rejestracyjne;
3. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1, art. 80 i 107 § 3 k.p.a., mające istotny wpływ na wynik sprawy poprzez błędne uznanie, że Urząd powinien był zastosować art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. do oceny zdolności rejestracyjnej Znaku [...] (w szczególności nie powinien był uwzględniać wszystkich elementów Znaku [...] łącznie, a podzielić je na elementy o zasadniczym i drugorzędnym znaczeniu) oraz że - nie przeprowadzając takiej analizy w uzasadnieniu Decyzji - Urząd naruszył art. 107 § 3 k.p.a., podczas gdy zdolność rejestracyjna Znaku [...] powinna być oceniana wyłącznie w świetle przesłanek rejestracyjnych wskazanych w art. 129-132 p.w.p. i jest to ocena normatywna;
4. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 131 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię i w rezultacie błędne zastosowanie polegające na uznaniu, że - skoro Znak [...] nie spełnia przesłanki rejestracyjnej z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. -to już tylko z tego względu został zgłoszony w złej wierze;
5. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 77 § 1, art. 80 i 107 § 3 k.p.a., mające istotny wpływ na wynik sprawy poprzez błędne uznanie, że Urząd nie dokonał całościowej oceny materiału dowodowego oraz poczynił nieprawidłowe i nielogiczne ustalenia (a w szczególności nie wywiódł złej wiary Skarżącej z okoliczności zgłoszenia Znaku [...] w czasie, w którym przysługiwała jej ochrona znaku słownego "[...]"), podczas gdy Urząd prawidłowo uznał zarzut zgłoszenia Znaku [...] w złej wierze za niewykazany dowodowo;
6. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 7 k.c., poprzez jego błędne zastosowanie to jest dowolne uznanie, że Znak [...] został zgłoszony w złej wierze, podczas gdy nie wynikało to z zebranego przez Urząd materiału dowodowego, i niezastosowanie domniemania dobrej wiary;
7. naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 8, art. 11 i 107 § 3 k.p.a., mające istotny wpływ na wynik sprawy poprzez błędne uznanie, że Urząd nieprawidłowo sporządził uzasadnienie Decyzji, podczas gdy uzasadnienie to zawiera wszystkie istotne elementy, w szczególności zawiera wskazanie faktów, które Urząd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej Decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
W oparciu o powyższe zarzuty autor skargi kasacyjnej wnosił o: uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi poprzez utrzymanie w mocy decyzji na podstawie art. 188 pp.p.s.a.; zasądzenie na rzecz Skarżącej kasacyjnie zwrotu kosztów postępowania za I i II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych; ewentualnie o: uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA; zasądzenie na rzecz Skarżącej kasacyjnie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a w każdym przypadku o: rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie.
Wnioskodawca w odpowiedzi na skargę kasacyjną wnosił o: oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie kosztów postępowania za I i II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Obecni na rozprawie przed NSA pełnomocnicy: Wnioskodawcy i Uprawnionego podtrzymali dotychczasowe stanowiska.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna Uprawnionego nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z treścią art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę sądowoadministracyjną w granicach skargi kasacyjnej, biorąc pod rozwagę z urzędu – niezależnie od powyższych granic – nieważność postępowania przed sądem I instancji. Granice skargi kasacyjnej są wyznaczone przez zakres zaskarżenia orzeczenia sądu I instancji oraz podniesione i skonkretyzowane podstawy kasacyjne. Zgodnie z art. 174 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Powyższe ustawowe podstawy kasacyjne wymagają od skarżącego kasacyjnie konkretyzacji poprzez sformułowanie zarzutów kasacyjnych.
W kontrolowanej sprawie nie wystąpiły określone w art. 183 § 2 p.p.s.a. przyczyny nieważności postępowania sądowego, jak również nie stwierdzono podstawy do zastosowania z urzędu art. 189 p.p.s.a. W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny ograniczył rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej do weryfikacji zarzutów kasacyjnych.
Wynik weryfikacji powyższych zarzutów okazał się negatywny, co stanowi podstawę do utrzymania w mocy zaskarżonego wyroku.
Mimo że skarżący kasacyjnie Uprawniony zaskarżył w całości wyrok Sądu I instancji (którym uchylono zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek, czyli jej pkt 2), ale mając z kolei na uwadze, że skargę na decyzję Urzędu z 27 marca 2019 r. do WSA złożył tylko Wnioskodawca i to właśnie wyłącznie w zakresie jej pkt 2 (w pozostałej części oddalającej wniosek, tj. dotyczącej prawa ochronnego co do części towarów z klasy 6 objętych spornym znakiem: drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach), to ostateczna i prawomocna stałą się część decyzji UP objęta pkt 1, w którym organ unieważnił uznanie na terytorium RP ochrony Spornego znaku w zakresie towarów ujętych w klasie 6: metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachetnych; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; rudy (kruszce) oraz w zakresie wszystkich towarów ujętych w klasach 17 i 19.
Natomiast spór dotyczy kwestii, czy prawidłowo Sąd I instancji orzekł, że w odniesieniu do prawa ochronnego nr [...] w części dotyczącej towarów z klasy 6: drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, Urząd zasadnie oddalił wniosek, nie dopatrując się podstaw do jego unieważnienia ani z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. (nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenia, jeżeli stanowią formę bądź inną właściwość towaru lub opakowania, która jest uwarunkowana wyłącznie jego naturą, jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru), ani z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. (nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony).
W odniesieniu do podstawy z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Sąd I instancji powziął wątpliwości czy sporny znak towarowy, będący znakiem przestrzennym, przedstawiający zawiesie kulowe i oznaczony napisami: "[...]" i "[...]" nie powinien zostać uznany za formę, która jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego. Stanowisko WSA wynikało z krytyki sposobu oceny spornego oznaczenia przeprowadzonej przez Urząd. Słusznie Sąd I instancji zauważył, że ocena spornego znaku dokonana została z uwzględnieniem wszystkich jego elementów rozpatrywanych łącznie, czyli jak w przypadku badania zdolności odróżniającej (s. 24 uzasadnienia wyroku). Jego opinię potwierdzał i kolejny argument Urzędu, który oceny oznaczenia "[...]" dokonał z punktu widzenia polskiego odbiorcy (s. 22 decyzji).
Jednocześnie Sąd I instancji określił metodę, według której powinna być przeprowadzona ocena spornego oznaczenia w świetle przesłanki z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Wyjaśnił, że dla oceny, czy dana forma jest niezbędna do uzyskania efektu technicznego, należy kolejno przeprowadzić czynności, jak: określić, które elementy danego kształtu są zasadnicze (istotne), a następnie zbadać, czy wszystkie z tych zasadniczych (istotnych) elementów zdeterminowane są funkcją techniczną (jeśli nie wszystkie, to wyłączona zostanie analizowana przeszkoda rejestracji). Przyjmuje się, że kształt towaru jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego, jeśli wszystkie zasadnicze elementy danego kształtu realizują funkcję techniczną, niezależnie od tego, czy występują w zgłoszonym znaku również właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznej. Natomiast można na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. odmówić rejestracji przestrzennego znaku towarowego, jeżeli dany kształt towaru zawiera istotny (niebagatelny) element, który nie jest podyktowanego funkcją techniczną, jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa zasadniczą rolę we wspomnianym kształcie (por. wyrok TSUE z 14 września 2010 r., C-48/09 Lego Juris/OHIM, pkt 51, 52, 70, Lex nr 599813; wyrok NSA z 26 marca 2019 r., sygn. akt II GSK 230/17, w którym stwierdził: "słusznie Sąd I instancji (...) uznał, iż kształt uwarunkowany wyłącznie efektem technicznym, nie oznacza, iż dana forma przestrzenna nie ma innych właściwości, które nie są zasadnicze i nie spełniają funkcji technicznych. Istotne bowiem dla oceny jest to, czy zasadnicze właściwości danego kształtu spełniają funkcję techniczną."; opubl.: orzeczenia.nsa.gov.pl; J. Sitko w: T. Demendecki i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015, komentarz do art. 131 p.w.p, t. 86-90).
Wobec powyższego niezasadny okazał się zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. poprzez błędną wykładnię, albowiem Sąd I instancji prawidłowo wskazał, wedle jakich zasad w świetle ww. regulacji powinna przebiegać ocena przesłanki tym przepisem określonej. Dopiero przeprowadzenie oceny spornego oznaczenia według tych reguł, po prawidłowym ustaleniu elementów spornego znaku i ich wagi, pozwoli na ocenę, czy są podstawy do zastosowania art.131 ust. 2 pkt 6 p.w.p.
Przepis art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. (o brzmieniu analogicznym jak art. 7 ust. 1 lit. e ppkt (ii) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE L poz. 299, s. 25) stoi bowiem na przeszkodzie rejestracji jakiegokolwiek kształtu składającego się wyłącznie, w zakresie jego zasadniczych właściwości, z kształtu towaru mającego powodować skutki na płaszczyźnie technicznej, niezbędnego do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, choćby nawet efekt ten można było osiągnąć za pomocą innych kształtów z zastosowaniem tego samego lub innego rozwiązania technicznego. Przy czym kształt niezbędny do uzyskania zamierzonego efektu technicznego nie oznacza, że dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu, nawet gdy mogą istnieć kształty zamienne, mające inne wymiary czy inny wzór, które pozwolą uzyskać ten sam efekt techniczny (por. wyrok TSUE w sprawie C-48/09, pkt 50, 53, 54, 83). Rejestracja kształtu towaru, który ma wyłącznie funkcjonalny charakter, umożliwiałaby bowiem właścicielowi takiego znaku towarowego zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych, co w rezultacie mogłoby oznaczać, że duża liczba kształtów zamiennych stałaby się niedostępna dla konkurentów wspomnianego właściciela (tamże, pkt 56).
Chodzi też o to, aby przedsiębiorstwa nie wykorzystywały prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych.
Niezasadny wobec tego okazał się także zarzut zgłoszony w pkt 2. petitum skargi kasacyjnej – naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. w zw. z art. 120 p.w.p. Owszem celem art. 120 p.w.p. i nast. jest, aby przedsiębiorstwo w celu przywiązywania do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, mogło mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi - bez ryzyka wprowadzenia w błąd - odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Sporna w sprawie podstawa odmowy rejestracji z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. służy ochronie interesu ogólnego, który wymaga, by kształt, którego podstawowe elementy są związane z funkcją techniczną i zostały zastosowane dla realizacji tejże funkcji, mógł być swobodnie używany przez wszystkich. Przepis ten uniemożliwia zastrzeżenie tego typu oznaczeń na rzecz jednego przedsiębiorstwa z uwagi na ich rejestrację jako znaki towarowe. Wyłączność, stanowiąca nieodłączną cechę praw ze znaku towarowego, tworzyłaby przeszkodę dla możliwości oferowania przez konkurentów towaru spełniającego tę samą funkcję lub co najmniej przeszkodę dla swobodnego wyboru przez nich rozwiązania technicznego, które zamierzają zastosować dla spełnienia tego typu funkcji przez ich towar (por. wyrok TSUE z 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV a Remington Consumer Products Ltd, pkt 79,80; Lex 112067; w sprawie C-48/09, pkt 43 i przytoczone w nim orzecznictwo).
Należy zauważyć, że w kwestii, czy sporne oznaczenie ma charakter odróżniający wypowiedział się pozytywnie Urząd w zaskarżonej decyzji i ocena ta nie była podważana (s. 18-21 decyzji).
Jak już zaznaczono, organ badając znak według podstawy z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. musi ustalić zasadnicze właściwości tego oznaczenia (kształtu) i porównać je z efektem technicznym w celu dokonania oceny, czy istnieje konieczny związek pomiędzy tymi właściwościami a tymże efektem technicznym. Określenie wspomnianych głównych cech służy nie ustaleniu, czy oznaczenie to może pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia towarów nim oznaczonych (funkcję odróżniającą), ale ocenie, czy są one niezbędne do osiągnięcia danego efektu technicznego.
Sposób postrzegania danego oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców, mający fundamentalne znaczenie dla oceny, czy oznaczenie to pozwala na odróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa nie został objęty hipotezą art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p., jak podnosił zasadnie WSA. Zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w ramach rozpatrywania omawianej podstawy odmowy rejestracji; może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości danego oznaczenia (por. wyrok C-48/09, pkt 75, 76).
Sąd kasacyjny podzielił stanowisko Sądu I instancji co do szerokiego odwoływania się do wyroku TSUE w sprawie C-48/09, gdyż wyrok ten dotyczył przesłanki odmowy udzielenia prawa na znak towarowy, że sporne oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, także powoływanej w sprawie.
Strona skarżąca kasacyjnie próbowała podnosić, że wyrok ten miał odosobniony charakter, czemu jednak przeczy odwoływanie się zarówno w tym wyroku do szeregu wcześniejszych orzeczeń, jak i odwoływanie się do tego wyroku przez szereg późniejszych orzeczeń, co przedstawił Sąd I instancji (s. 25 uzasadnienia wyroku), czy także przez NSA w sprawie II GSK 230/17.
Nietrafny okazał się w efekcie także zarzut z pkt 3. petitum skargi kasacyjnej, skoro ustaleń Urząd dokonał z pominięciem reguł wynikających z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p., co szczegółowo przedstawił Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku. Skutkiem braku ustaleń i ich oceny były braki w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, naruszające wymogi z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p.
Za niezasadne należało także uznać zarzuty zgłoszone w pkt 4 -7 petitum skargi kasacyjnej, podważające stanowisko Sądu I instancji o nieprawidłowych ustaleniach organu, na podstawie których przedwcześnie wykluczył wystąpienie przesłanki z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., w myśl której nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony.
Na stanowisko Sądu istotny wpływ miała - ale nie wyłączny (jak próbował wykazywać Skarżący kasacyjnie w pkt 4 petitum skargi kasacyjnej) – zgłoszona przezeń wątpliwość co do braku unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w odniesieniu do towarów z klasy 6 (drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie oraz wyroby z metali nieszlachetnych nieujęte w innych klasach) z uwagi na przesłankę z art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p., w powiązaniu z ustaleniami, które w zaskarżonej decyzji organ uznał za niewystraczające do przyjęcia wystąpienia przesłanki – zgłoszenia prawa ochronnego w złej wierze.
Sąd I instancji miał na uwadze przyczyny wprowadzenia regulacji odmowy rejestracji przestrzennego znaku towarowego według art. 131 ust. 2 pkt 6 p.w.p. Zakaz rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego ma zapewnić, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych. Jeżeli kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie rozwiązania technicznego zastosowanego przez wytwórcę tego towaru i opatentowanego na jego wniosek, to ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie i trwale ograniczałaby możliwość wykorzystania takiego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Rejestracja oznaczenia tworzonego przez kształt towaru, który pełni jedynie funkcję techniczną i nie zawiera istotnych elementów pozbawionych cech funkcjonalnych nazbyt ograniczałaby możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów towaru, które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego. Pozycja przedsiębiorstwa, które opracowało dane rozwiązanie techniczne, nie może być chroniona przed konkurencją wprowadzającą na rynek wierne kopie kształtu towaru, który wynika z zastosowania dokładnie tego samego rozwiązania, poprzez przyznanie temu przedsiębiorstwu monopolu w wyniku rejestracji oznaczenia tworzonego przez ten kształt jako znaku towarowego (por. wyrok C-48/09, pkt 46, 59-61).
Sąd I instancji zgłaszając zastrzeżenia co do niekompletności ustaleń w zakresie złej wiary Uprawnionego w zgłoszeniu spornego znaku zwrócił także uwagę, że Uprawniony zgłosił sporny znak do rejestracji w procedurze międzynarodowej w 2005 r., niebawem po wygaśnięciu w 2004 r. niemieckiego patentu firmy DEHA. W czasie składania podania o uznanie ochrony międzynarodowej w Polsce spornego znaku (30 sierpnia 2005 r.), którego elementem odróżniającym według Uprawnionego i Urzędu miała być fantazyjna nazwa "[...]", w Polsce był chroniony słowny znak "[...]" zarejestrowany od 17 maja 1996 r. dla towarów z klas: 6, 19, identycznych względem towarów objętych ochroną Spornego znaku). Prawo do ostatniego znaku wygasło 17 maja 2006 r. na skutek nieprzedłużenia ochrony. Prawo ochronne na znak towarowy słowny "[...]" nr [...] nigdy nie zostało unieważnione. Zatem w dacie zgłoszenia Spornego znaku określenie słowne "[...]" było dystynktywne.
Organ zaś w swoich rozważaniach skupił się przede wszystkim na sporze między stronami o wygaśnięcie ochrony spornego znaku, który zakończył się ustaleniem, że Sporny znak był używany w sposób rzeczywisty, co wobec powyższych ustaleń nie miało istotnego znaczenia, jak próbował przedstawić Urząd.
Brak rozważenia opisanych okoliczności sprawy stanowił istotne naruszenie art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., a w konsekwencji i art. 107 § 3 k.p.a., skoro w uzasadnieniu decyzji zabrakło odniesienia się Urzędu do ww. zagadnień, co wskazał WSA. W świetle stwierdzonych braków uzasadnienia, słuszne było stanowiska WSA, że uzasadnienie nie spełniało przesłanki z art. 8 k.p.a., która doznaje ograniczenia w postępowaniu spornym przed Urzędem, który działa w granicach wniosku i dowodów przedstawionych przez strony (art. 2551 ust. 3 pkt 3, 4, 5 i ust. 4 p.w.p.).
Skoro nie zostały ustalone jednoznacznie i ocenione okoliczności związane z przesłanką z art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., to przedwczesnym jest twierdzenie co do naruszenia ww. przepisu wskutek jego błędnego zastosowania.
Należy zauważyć też, że podstawą rozstrzygnięcia WSA był wyłącznie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., tj. stwierdzenie naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Z powyższych powodów na mocy art. 184 i art. 204 w zw. z art. 199 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji wyroku.