II GSK 31/06

II GSK 31/06 - Wyrok NSA
Data orzeczenia
2006-04-26
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-02-03
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Andrzej Kisielewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Bożena Wieczorska
Stanisław Biernat
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1008/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-17
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
art. 185 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Publikacja w u.z.o.
ONSAiWSA 2006 5 poz. 138
Tezy
O naruszeniu prawa do nazwy /firmy/ przedsiębiorstwa jako przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 29 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych /Dz.U. nr 5 poz. 17 ze zm./ nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem jest niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa.
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.), Sędziowie NSA Stanisław Biernat, Bożena Wieczorska, Protokolant Aleksandra Kuc, po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej P. Spółki Akcyjnej w P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 1008/05 w sprawie ze skargi P. Spółki Akcyjnej w P. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2005 r. Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie 2. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz P. S.A. z P. kwotę 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 17 października 2005 r. , sygn. akt VI SA/Wa 1008/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę P. S.A. z P. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 22 lutego 2005 r. w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego.
Sąd oparł się na następującym stanie faktycznym sprawy.
W dniu 29 listopada 1990 r. firma TRILUX-LENZE zgłosiła do rejestracji słowny znak towarowy TRILUX. Decyzją z dnia 15 czerwca 1993 r. Urząd Patentowy dokonał rejestracji znaku i wpisał go do rejestru znaków towarowych pod numerem 72773.
W dniu 14 września 1999 r. P. S.A. zgłosiła do rejestracji znak towarowy słowno-graficzny TRILUX. Decyzją z dnia 11 lutego 2002 r. dokonano rejestracji tego znaku i wpisano go do rejestru znaków towarowych pod numerem 134221.
Spółka TRILUX-LENZE z N. w dniu 1 sierpnia 2003 r. wniosła na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117, dalej: p.w.p.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, dalej: u.z.t.) o unieważnienie prawa ochronnego z rejestracji R-134221 znaku towarowego słowno-graficznego TRILUX w części dotyczącej kart magnetycznych, kart z pamięcią lub mikroprocesorem, notesów elektronicznych i translatorów elektronicznych w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej powołując się na pierwszeństwo znaku R-72773 zarejestrowanego między innymi w klasie 9 dla programów zgromadzonych na maszynowo odczytywanych nośnikach danych, do elektronicznych urządzeń do przetwarzania danych, zwłaszcza do obliczeń techniczno-świetlnych. W uzasadnieniu wnioskodawca argumentował, że oba znaki są myląco podobne i przeznaczone do oznaczania towarów tego samego rodzaju w klasie 9.
Decyzją z dnia 22 lutego 2005 r. Urząd Patentowy unieważnił prawo z rejestracji znaku towarowego TRILUX nr R-134221 w części dotyczącej towarów: karty magnetyczne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, notesy elektroniczne i translatory elektroniczne w klasie 9. Urząd Patentowy stwierdził, że brak jest przesłanek do uznania, że sporny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., ponieważ nie został spełniony warunek jednorodzajowości towarów. W ocenie organu istnieje bowiem różnica między programem a nośnikiem programu, nabywcami programów są przy tym specjaliści, a adresatami towarów takich jak np. karty magnetyczne są szerokie rzesze nabywców, nie posiadający wiedzy specjalistów. Organ uznał natomiast, że rejestracja spornego znaku towarowego narusza prawo osobiste wnioskodawcy, którym jest jego nazwa i w związku z tym jest sprzeczna z art. 8 pkt 2 u.z.t.
W skardze do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego spółka P. S.A. wniosła o uchylenie decyzji Urzędu Patentowego w całości zarzucając jej naruszenie przepisów postępowania administracyjnego: art. 7, art. 77 § 1, art. 107 § 1 i § 3, art. 8 i art. 11 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p. naruszenie art. 2556 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. oraz naruszenie art. 8 pkt 2 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p.
Oddalając skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z oceną Urzędu Patentowego, zgodnie z którą rejestracja słowno-graficznego znaku towarowego TRILUX stanowi naruszenie prawa do firmy, pod którą niemiecka spółka TRULUX - LENZE prowadzi działalność gospodarczą i jest obecna na polskim rynku. Tym samym Urząd Patentowy RP potwierdził iż TRILUX-LENZE w N. posiada interes prawny w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na ten znak.
Przeszkodą w uzyskaniu ochrony nie może być fakt, że TRILUX-LENZE jest zagraniczną osobą prawną. Zagraniczne osoby fizyczne i prawne korzystają z uprawnień wynikających z przepisów ustawy o znakach towarowych na podstawie umów międzynarodowych obowiązujących Polskę. Zgodnie z art. 8 Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z 1975, Nr 9, poz. 51 i 52), "nazwa handlowa będzie chroniona we wszystkich Państwach będących członkami Związku bez obowiązku zgłoszenia lub rejestracji, niezależnie od tego czy stanowi ona, czy nie stanowi części znaku towarowego". Zgodnie z orzecznictwem przepis ten nie może stanowić samodzielnej podstawy ochrony nazwy handlowej przedsiębiorcy zagranicznego, a ochrona udzielana jest na mocy art. 43 Kodeksu cywilnego i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.. 1503).
Zdaniem Sądu, nazwa przedsiębiorstwa została naruszona przez użycie znaku towarowego TRILUX i nie ma znaczenia, że pełna nazwa niemieckiej spółki brzmi TRILUX-LENZE, gdyż słowo TRILUX jest członem dystynktywnym tej nazwy. O naruszeniu prawa do firmy można mówić nie tylko wówczas gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, ale także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający, co podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 1998 r., sygn. akt II CKN 25/98 (OSNC z 1999 r. nr 4, poz. 80).
W ocenie Sądu Urząd Patentowy słusznie powołał się na art. 8 pkt 2 u.z.t, ponieważ przedmiotem rozstrzygnięcia jest stwierdzenie naruszenia praw osobistych niemieckiej spółki, a nie podobieństwo zarejestrowanych znaków towarowych, którego organ nie dopatrzył się odmawiając unieważnienia znaku słowno-graficznego TRILUX nr R-13422 na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.
W przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa, a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Potwierdzeniem tego stanowiska jest orzecznictwo Sądu Najwyższego (postanowienie z dnia 30 września 1994 r. IIICZP 109/04; OSNC 195/1/18), a także orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt II SA 3390/01; wyrok z dnia 12 marca 2003 r., sygn. akt II SA 1867/02). Prawo do firmy TRILUX - LENZE powstało wcześniej - w 1948 r., co wynika z wyciągu z rejestru handlowego, podczas gdy zgłoszenia znaku słowno-graficznego TRILUX dokonano 14 września 1999 r.
W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego P. S.A. zaskarżyła w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zarzucając mu na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, dalej: p.p.s.a.) naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a. przez błędne przyjęcie, że używanie znaku towarowego TRILUX, R-134221, w odniesieniu do towarów w klasie nicejskiej 9 stanowiło naruszenie prawa do firmy, pod którą niemiecka spółka TRILUX-LENZE prowadzi działalność gospodarczą i jest obecna na rynku polskim.
Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.
W uzasadnieniu strona stwierdziła, że nie wykazano, że używanie znaku towarowego TRILUX narusza prawo do firmy TRILUX-LENZE, a ustalenia Sądu, opierające się na wcześniejszych ustaleniach Urzędu Patentowego, są w tym zakresie bezpodstawne.
Urząd Patentowy RP w świetle art. 261 p.w.p. oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 8, poz. 59) w związku z art. 262 p.w.p., art. 255 p.w.p. oraz art. 284 pkt 6 w związku z art. 283 p.w.p. nie posiada kompetencji do ustalenia, czy używanie jakiegokolwiek znaku towarowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Wyłączną kompetencję w tym zakresie posiadają sądy powszechne. W sprawie nie przedstawiono jakiegokolwiek orzeczenia sądu stwierdzającego, że używanie spornego znaku towarowego narusza prawa do firmy uczestnika postępowania.
Bezpodstawne przyjęcie, iż używanie spornego znaku towarowego naruszało prawa uczestnika postępowania, mogło mieć więc wpływ na wynik sprawy.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania TRILUX-LENZE wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna została oparta na zarzucie naruszenia przez Sąd I instancji przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit c p.p.s.a.), polegającego na błędnym ustaleniu, że używanie przez spółkę P. znaku towarowego Trilux (R – 134221) w odniesieniu do towarów w klasie 9 stanowiło naruszenie prawa do firmy wnioskującego o unieważnienie tego znaku towarowego (Trilux – Lenze).
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zarzuty skargi kasacyjnej są uzasadnione. Z treści zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd uznał rejestrację spornego znaku towarowe za niezgodną z art. 8 pkt 2 ustawy z 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych tylko na tej podstawie, że zarejestrowany znak Trilux – późniejszy, jest podobny do wcześniejszej nazwy firmy – Trilux - Lenze. Inaczej mówiąc, Sąd dopatrzył się naruszenia wcześniejszych praw osobistych i majątkowych do firmy o nazwie Trilux – Lenze przez sam fakt późniejszego zarejestrowania znaku Trilux na rzecz firmy P. W uzasadnieniu tego stanowiska Sąd szeroko wywiódł, posiłkując się orzecznictwem Sądu Najwyższego i poglądami wypowiadanymi w tej kwestii w piśmiennictwie prawniczym, że nazwa przedsiębiorstwa (firma) należy do kategorii praw osobistych i majątkowych, podlegających ochronie prawnej i że te prawa mogą być naruszone przez użycie znaku towarowego, ponieważ oba oznaczenia (firma i znak towarowy) identyfikują przedsiębiorstwo.
Przedstawione uogólnienia na temat możliwości naruszenia prawa do firmy przez znak towarowy są oczywiście prawidłowe. Nie jest natomiast prawidłowy wyprowadzony z nich wniosek, że sama rejestracja znaku towarowego, podobnego do używanej wcześniej w obrocie nazwy firmy narusza prawo do firmy. Poprzestając na tym błędnym wniosku Sąd w swych wywodach nie rozważał jakichkolwiek okoliczności faktycznych, które mogłyby świadczyć, że sporny znak towarowy rzeczywiście narusza prawo do firmy wnioskującego o unieważnienie znaku Trilux – Lenze. Nie jest usprawiedliwieniem dla Sądu stwierdzenie, że nie mógł odnieść się do takich okoliczności faktycznych, ponieważ nie można się ich dopatrzeć zarówno we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, jak i w uzasadnieniu decyzji Urzędu Patentowego uwzględniającej ten wniosek.
Trzeba podkreślić, że przesłanką unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie 29 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych jest naruszenie przez znak praw osobistych i majątkowych osób trzecich, w tym prawa do nazwy przedsiębiorstwa. Nazwa przedsiębiorstwa (firma) służy jego identyfikacji i wyróżnieniu w obrocie prawnym i gospodarczym. Jest również nośnikiem pewnych informacji o cechach i walorach prowadzonej przez nie działalności. Nieuprawnione zakłócanie tych funkcji nazwy przedsiębiorstwa narusza prawo do nazwy. O tym naruszeniu nie przesądza jednakże samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Wyłączność prawa do nazwy (firmy) nie jest bowiem zupełna. Jej granice wyznacza zasięg (terytorialny, przedmiotowy) faktycznej działalności używającego nazwy. Tylko w tych granicach może dojść do kolizji pomiędzy identycznymi lub podobnymi : nazwą i znakiem towarowym. Jeżeli więc ze względu na odrębność zakresów działania uprawnionego do nazwy i uprawnionego z rejestracji znaku towarowego nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia ich klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstw albo też np. uprawniony z późniejszego znaku towarowego nie wykorzystuje renomy związanej z wcześniejszą (identyczną lub podobną) nazwą przedsiębiorstwa, to trudno mówić o kolizji tych dwóch praw i w konsekwencji o naruszeniu wcześniejszego prawa do nazwy przez późniejszy znak towarowy.
Sąd I instancji tymi istotnymi dla sprawy i wymagającymi udowodnienia okolicznościami w ogóle się nie zajmował, nie zwrócił uwagi na błędy popełnione w tym zakresie przez organ, który wydał zaskarżoną decyzję. Dlatego też skargę kasacyjną, opartą na zarzucie naruszenia przepisów postępowania należało uwzględnić. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 183 § 1, art. 185 § 1 i art. 203 pkt 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.