II GSK 2748/21

II GSK 2748/21 - Wyrok NSA
Data orzeczenia
2025-07-22
orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2021-12-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Gabriela Jyż
Joanna Sieńczyło - Chlabicz /przewodniczący sprawozdawca/
Patrycja Joanna Suwaj
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Własność przemysłowa
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 2769/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Uchylono zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu administracji
Powołane przepisy
Dz.U. 2017 poz 776
art. 132(1) ust. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia NSA Patrycja Joanna Suwaj Protokolant asystent sędziego Jan Pankiewicz po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2025 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej C. z siedzibą w C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 2021 r. sygn. akt VI SA/Wa 2769/20 w sprawie ze skargi C. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. nr DT-III.ZS.2019.00062.175.2020.21.eklim w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia 6 grudnia 2019 r. nr DT-V.ZS.2019.00062.14.asul; 3. zasądza od Urzędu Patentowego RP na rzecz C. z siedzibą w C. 3.700 (trzy tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Uzasadnienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 maja 2021 r., sygn. akt VI SA/Wa 2769/20, oddalił skargę C. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r., znak: DT-III.ZS.2019.00062.175.2020.21.eklim w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego.
Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia.
I
W dniu 12 lutego 2019 r. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy, UP, organ) wpłynął sprzeciw wniesiony przez C. z siedzibą w C. (dalej: wnoszący sprzeciw, skarżąca) wobec zgłoszenia słownego znaku towarowego 4protekt, dokonanego w dniu 26 września 2018 r., pod numerem Z.491014, przez G.Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P. z siedzibą w Ł. (dalej: zgłaszający).
Zgłoszony znak towarowy został przeznaczony do oznaczania następujących towarów w klasie 6: drobne pojedyncze wyroby metalowe takie jak: haki, zaczepy, zatrzaśniki, klamry, sprzączki, paliki do namiotów, strzemiona, słupołazy, drzewołazy, raki do wspinaczki po oblodzonych nawierzchniach, słupki kotwiczące, wsporniki, kotwy, urządzenia zaczepowe, belki zaczepowe, zaciski do lin, siodełka, rusztowania, stopnie i drabiny, napinacze i naprężacze, liny metalowe nieelektryczne, barierki rozstawne, statywy, łańcuchy, skrzynki na narzędzia, taśmy i zawiesia do przenoszenia ładunków; drabiny metalowe; 9: urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, przeznaczone dla osób pracujących na wysokościach, takie jak szelki bezpieczeństwa, uprzęże bezpieczeństwa, pasy i linki do pracy w podparciu, amortyzatory upadku dla osób pracujących na wysokościach, linki i taśmy bezpieczeństwa, linki i taśmy pomocnicze, liny asekuracji poziomej, zatrzaśniki, zaczepy, haki, zawiesia, urządzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po prowadnicy giętkiej, bloczki podciągowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, siatki ratunkowe, drzewołazy, słupołazy; 22: liny; sznury; pasy i zawiesia do transportu ładunków niemetalowe; sieci; drabiny linowe; namioty; torby i worki z materiałów tekstylnych.
Jako podstawę prawną sprzeciwu wskazano art. 1321 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1321 ust. 3 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.; dalej: p.w.p.).
Wnoszący sprzeciw wskazał prawa do wcześniejszych znaków towarowych, tj.:
I. słowny unijny znak towarowy PROTECTA nr EUTM-000239400 chroniony w Polsce z pierwszeństwem od 1 maja 2004 r. i przeznaczony do oznaczania następujących towarów: 6: kable metalowe, nieelektryczne: haki zatrzaskowe z metalu: napinacze metalowe: metalowe prowadnice bezpieczeństwa: metalowe pasy bezpieczeństwa: metalowe anty poślizgowe zatrzaski łańcuchowe: metalowe zsypy do ewakuacji ludzi: metalowe małe siedziska: metalowe pasy bezpieczeństwa: liny metalowe; 7: Kołowroty: urządzenia mechaniczne do nawijania: aparatura podnosząca: pasy dźwigowe; 9: Siatki zabezpieczające przed wypadkami: siatki bezpieczeństwa: siatki ratunkowe: osłony kabli elektrycznych: urządzenia zabezpieczające (inne niż do foteli samochodowych i sprzętu sportowego).
II. słowny unijny znak towarowy PROTECTA nr EUTM-005800602 chroniony w Polsce z pierwszeństwem od 30 marca 2007 r. i przeznaczony do oznaczania następujących towarów w kl. 9: Urządzenia bezpieczeństwa do zapobiegania wypadkom lub zranieniom; odzież ochronna, ochronne nakrycia głowy, okulary lub obuwie; przemysłowe urządzenia bezpieczeństwa do ochrony pracowników przed wypadkami lub zranieniem; przemysłowe urządzenia bezpieczeństwa.
III. słowny znak towarowy PROTECTA nr EUTM-003310621 chroniony w Polsce z pierwszeństwem od 1 maja 2004 r. i przeznaczony do oznaczania następujących usług: 41: usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z bezpieczeństwem przemysłowym i urządzeniami bezpieczeństwa przemysłowego; 42: Usługi konsultacyjne doradcze i informacyjne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i urządzeń bezpieczeństwa przemysłowego.
Zdaniem wnoszącego sprzeciw sporny znak wykazuje konfuzyjne podobieństwo do ww. znaków towarowych PROTECTA.
W odpowiedzi na sprzeciw zgłaszający wniósł o jego oddalenie.
Decyzją z dnia 6 grudnia 2019 r. Urząd Patentowy - działając na podstawie art. 15221 w zw. z art. 1321 ust.1 pkt 3 oraz art. 1321 ust.1 pkt 4 i 5 i art. 1321 ust. 3 p.w.p. - oddalił sprzeciw.
Wnoszący sprzeciwi zaskarżył powyższą decyzję UP wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Decyzją z dnia 28 października 2020 r. Urząd Patentowy utrzymał w mocy swoją decyzję.
W pierwszej kolejności organ wyjaśnił, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został oparty o art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. W uzasadnieniu wniesiono o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości z uwagi na kumulatywne spełnienie wszystkich przesłanek określonych w art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. i w tym zakresie przedstawiono argumentację. UP uznał więc, że skarżąca wnosi o ponowne rozpatrzenie sprawy i weryfikację zaskarżonej decyzji z uwzględnieniem powtórnej analizy wyłącznie jednej ze wskazanych w zaskarżonej decyzji podstaw prawnych, uznając tym samym prawomocność zaskarżonej decyzji o oddaleniu sprzeciwu na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 4 oraz art. 1321 ust. 1 pkt 5 p.w.p.
Następnie organ zbadał podobieństwo towarów objętych znakami, zaznaczając, że zakres porównania został wskazany w sprzeciwie z dnia 12 lutego 2019 r. i obejmuje wszystkie towary objęte zgłoszeniem Z.491014 w klasach 6, 9 i 22.
Dokonując analizy porównawczej UP uznał towary objęte spornym znakiem:
- w klasie 6 za identyczne i odpowiednio za podobne w stopniu wysokim do towarów objętych ochroną w tej klasie znakiem wcześniejszym nr 000239400,
- w klasie 9 za identyczne do towarów objętych ochroną w tej klasie przez znaki wcześniejsze nr 000239400 oraz nr 005800602,
- w klasie 22 za podobne do wskazanych w uzasadnieniu towarów objętych ochroną w klasie 9 przez znaki wcześniejsze nr 000239400 oraz nr 005800602.
Wobec powyższego skonkludował, że pierwsza przesłanka wynikająca z art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. została w części spełniona.
Przechodząc do oceny podobieństwa oznaczeń, UP ustalił elementy odróżniające i dominujące porównywanych znaków.
Według organu, zbieżność znaków w zakresie członu "protekt"/"protect" nie przesądza o podobieństwie, o jakim jest mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Zdaniem UP sporny znak nie stwarza bowiem ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim towarów.
Na gruncie analizowanej sprawy zarówno znak sporny "4protekt", jak również przeciwstawione mu wcześniejsze znaki towarowe "PROTECTA", zważywszy na rodzaj towarów, do oznaczania których zostały przeznaczone, należy zaliczyć do kategorii znaków o raczej niskiej zdolności odróżniającej. Niewątpliwie bowiem przekaz, jaki niesie za sobą znaczenie każdego z porównywanych znaków, sugeruje odbiorcom określone cechy oznaczanych nimi towarów, które - tak jak wartość semantyczna obu znaków - związane są z ochroną, a tym samym także z bezpieczeństwem, a po części również ratownictwem.
Organ przyjął, że niezależnie od różnic w zakresie dodatkowych elementów porównywanych znaków, które w znaku spornym występują na jego początku, natomiast w znakach wcześniejszych na ich końcu, znaki te z uwagi na obecność elementu "protekt"/"protect" będą utożsamiane z ochroną.
UP podkreślił, że czynnikiem, który nadaje oznaczeniom swoistej odmienności i równocześnie charakteru odróżniającego, są zawarte w porównywanych znakach dodatkowe elementy, tj. początkowa cyfra "4" w znaku spornym i końcowa litera "A" w znakach wcześniejszych. W ocenie UP nawiązanie obu znaków do właściwości towarów jest na tyle oczywiste, że z pewnością dostrzegą to także odbiorcy. Dlatego stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków w płaszczyźnie znaczeniowej wynikające ze wspólnej koncepcji ma w tym wypadku mniejsze znacznie niż wynik oceny znaków na gruncie pozostałych dwóch płaszczyzn porównawczych.
Organ uznał zatem niski stopień podobieństwa porównywanych znaków w warstwie znaczeniowej (koncepcyjnej) z uwagi na to, że jako całość, na skutek skojarzeń z ochroną i bezpieczeństwem, znaki te przez pryzmat słów "protekt"/"protect" będą identyfikowane jako mające charakter aluzyjny w stosunku do cech i właściwości towarów oznaczanych tymi znakami.
Badając warstwę fonetyczną UP wskazał, że odbiór fonetyczny porównywanych znaków jest, pomimo istniejących zbieżności w zakresie elementu "protekt", wystarczająco zróżnicowany i znaki będą odbierane jako werbalnie niepodobne przede wszystkim z uwagi na odmienne brzmienie początkowych elementów znaków.
W zakresie warstwy wizualnej UP stwierdził, że wprawdzie oba znaki zawierają wspólną frazę złożoną z siedmiu liter "protekt"/"protect", to za sprawą dodatkowych, pozornie drobnych elementów usytuowanych na zupełnie innych pozycjach w znaku (na początku i na końcu), znaki te w swym całokształcie tworzą w konsekwencji oznaczenia różne pod względem wizualnym. W danym przypadku całościowy odbiór wizualny spornego znaku "4protekt" za sprawą początkowej cyfry "4", która nie występuje w znakach wcześniejszych i równocześnie wobec braku w nim końcowej litery "A", która z kolei występuje w znakach wcześniejszych, powoduje, że znak ten wywołuje odmienne całościowe wrażenie wizualne niż znaki towarowe PROTECTA. Dlatego organ uznał, że różnice występujące pomiędzy znakami niwelują istniejące podobieństwa, co ostatecznie prowadzi do wniosku o braku podobieństwa między porównywanymi znakami w warstwie wizualnej.
UP uznał, że przeprowadzona analiza znaków we wszystkich trzech płaszczyznach pozwala dojść do jednoznacznego wniosku o ich wystarczającym zróżnicowaniu w ogólnym odbiorze, które pozwoli znakom właściwie spełnić ich rolę odróżniającą w stosunku do towarów i usług objętych ochroną przez porównywane znaki.
UP stwierdził, że wcześniejsze znaki towarowe słowne PROTECTA posiadają raczej niską zdolność odróżniającą. W niniejszej sprawie nie wykazano również, że wcześniejsze znaki towarowe są na tyle znane i cenione na rynku, by można było uznać ich podwyższoną zdolność przyciągania klientów, jak jest w przypadku znaków renomowanych czy powszechnie znanych.
Podsumowując organ uznał, że w sprawie nie zachodzą oraz nie są spełnione kumulatywnie wszystkie przesłanki, wynikające z art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wskazanego jako podstawa prawna sprzeciwu.
WSA wskazanym na wstępie wyrokiem oddalił skargę wniesioną przez wnoszącego sprzeciw.
Sąd I instancji zgodził się z oceną dokonaną przez UP w odniesieniu do towarów z kl. 6 spornego znaku t., należy je uznać w części za identyczne i odpowiednio w części za podobne, w stopniu wysokim do towarów chronionych w tej klasie przez znak towarowy nr 000239400. Natomiast pozostałe towary w kl. 6 objęte spornym znakiem uznano za wysoce podobne.
Sąd I instancji podzielił ustalenia organu, że w odniesieniu do towarów z klasy 9 objętych zgłoszonym znakiem t., należy je uznać za identyczne wobec towarów chronionych przez znaki wcześniejsze nr 005800606 i nr 000239400.
Dokonując z kolei oceny podobieństwa towarów objętych spornym znakiem w klasie 22, wskazać należy, że organ w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy uznał, że porównywane towary należy ocenić jako podobne do wskazanych w uzasadnieniu towarów objętych ochroną w klasie 9 przez znaki wcześniejsze nr 000239400 oraz nr 005800602. Szczegółowe ustalenia organu w tym zakresie przedstawione zostały powyżej w stanie faktycznym sprawy. Sąd I instancji ten pogląd organu podzielił.
Sąd I instancji podzielił ocenę organu, że wspólny element znaków, tj. "PROTEKT/PROTECT", natomiast zasadnie – wobec słabej zdolności odróżniającej tego elementu w stosunku do towarów, dla których znaki zostały zarejestrowane – uznał, że element ten nie stanowi części dominującej znaku.
Sąd I instancji przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest jego funkcja odróżniająca, która pozwala końcowym konsumentom na odróżnienie towarów tego samego rodzaju od towarów pochodzących z innych źródeł, bez możliwości wprowadzenia w błąd. Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd powinna mieć charakter całościowy i uwzględniać wszystkie istotne okoliczności stanu faktycznego.
WSA zgodził się z tezą Urzędu Patentowego, że na gruncie analizowanej sprawy zarówno znak sporny 4protekt, jak również przeciwstawione mu wcześniejsze znaki towarowe PROTECTA, zważywszy na rodzaj towarów, do oznaczania których zostały przeznaczone, należy zaliczyć do kategorii znaków o niskiej zdolności odróżniającej. Niewątpliwie bowiem przekaz, jaki niesie za sobą znaczenie każdego z porównywanych znaków, sugeruje odbiorcom określone cechy oznaczanych nimi towarów, które tak jak wartość semantyczna obu znaków, związana jest z ochroną, a tym samym także z bezpieczeństwem, a po części również ratownictwem. W ocenie Sądu I instancji w danym przypadku użycie słów "protekt"/"protect" w porównywanych znakach "4protekt" oraz PROTECTA, sugeruje odbiorcy, że oznaczane nim towary zapewnią im ochronę, są wykorzystywane w celach bezpieczeństwa i w ratownictwie. Co prawda skarżąca zarzuca, że wyrażenie "protect" nie jest w żadnym razie opisowe w odniesieniu do towarów niesłużących zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa, jednak podzielić w tym zakresie należy ustalenia organu, że bazując na wykazie towarów, dla których zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe, trudno jest określić i wyłonić takie towary, które można byłoby jednoznacznie wykluczyć z grupy towarów mogących mieć związek z bezpieczeństwem, ochroną i/lub ratownictwem.
Zdaniem WSA można z całą pewnością powiedzieć, że porównywane znaki należą do znaków sugerujących/aluzyjnych, o czym organ wspominał nie tylko w kontekście oceny w warstwie znaczeniowej znaków, ale także odnośnie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Dlatego zdaniem Sądu I instancji niezasadne są zarzuty wadliwej wykładni art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p., poprzez wadliwą wykładnię sposobu przeprowadzenia porównania znaków towarowych, polegającą na przyjęciu, że okoliczność, że wspólny element porównywanych oznaczeń, tj. "PROTEKT/PROTECT" ma charakter aluzyjny dla towarów będących przedmiotem porównania, wyklucza możliwość uznania znaków za podobne pod względem wizualnym, fonetycznym i identycznie znaczeniowym, podczas gdy porównanie znaków powinno mieć charakter obiektywny i nie powinno wartościować oznaczeń i ich elementów pod względem ich zdolności odróżniającej; jak też wadliwej wykładni tego przepisu polegającej na przyjęciu, że niska zdolność odróżniająca porównywanych znaków wyklucza ryzyko pomyłki wśród odbiorców, podczas gdy zgodnie z praktyką orzeczniczą nawet w przypadku, kiedy porównywane oznaczenia mają niski charakter odróżniający, nie wyklucza to ryzyka, że odbiorcy mogą zostać wprowadzeni w błąd.
Jak stwierdził Sąd I instancji, organ nie przyjął bowiem a priori, że wobec faktu, że wspólny element porównywanych oznaczeń, tj. "PROTEKT/PROTECT" ma charakter aluzyjny dla towarów będących przedmiotem porównania, wyklucza to możliwość uznania znaków za podobne pod względem wizualnym, fonetycznym i identyczne znaczeniowym. Wprost przeciwnie, dokonał w tym zakresie szczegółowej analizy znaków. Organ także w żadnym miejscu decyzji nie podniósł, że niska zdolność odróżniająca porównywanych znaków wyklucza ryzyko pomyłki wśród odbiorców. UP wyraził jedynie opinię, że niska zdolność odróżniająca części wspólnych znaków powoduje, że większe znaczenie nabierają części różnicujące te znaki. Jest to zupełnie innego rodzaju konkluzja niż ta sugerowana przez skarżącą.
Według WSA niezależnie od różnic w zakresie dodatkowych elementów porównywanych znaków, które w znaku spornym występują na jego początku, natomiast w znakach wcześniejszych na ich końcu, znaki te z uwagi na obecność elementu "protekt"/"protect" będą utożsamiane z ochroną. Oznacza to, że w płaszczyźnie znaczeniowej należy ocenić je jako podobne z uwagi na tę samą koncepcję w zakresie nawiązania w obu znakach do słów "protekt"/"protect".
Zwrócenia uwagi wymaga jednak, że zbliżona koncepcja porównywanych znaków jest konsekwencją nawiązania obu z nich do słów, które w odniesieniu do rodzaju, charakteru i przeznaczenia towarów, dla których zostały przeznaczone wykazują sugestywny charakter, gdyż w zdecydowanej większości z nich znajdują one zastosowanie w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony, asekuracji, a także w ratownictwie. WSA podzielił zatem ustalenia organu, że trudno uznać, aby koncepcja znaków oparta na elementach słownych wykazujących na bezpośredni związek co do cech bądź właściwości towarów, może przesądzić o całościowym podobieństwie znaków.
Zdaniem Sądu I instancji słusznie organ ocenił znaki jako semantycznie podobne, lecz nie identyczne. Trudno bowiem doszukiwać się oryginalności co do koncepcji porównywanych znaków powstałych na kanwie słów, które w stosunku do cech i właściwości oznaczanych towarów wykazują charakter dalece sugestywny. Wspólny element porównywanych znaków - słowa "protekt"/"protect" - wskazują odbiorcom na walory wynikające z właściwości ochronnych towarów. Czynnikiem, który nadaje tym oznaczeniom swoistej odmienności i równocześnie charakteru odróżniającego, są zawarte w nich dodatkowe elementy, tj. początkowa cyfra "4" w znaku spornym i końcowa litera "A" w znakach wcześniejszych. Nawiązanie obu znaków do właściwości towarów jest na tyle oczywiste, że z pewnością dostrzegą to także relewantni odbiorcy, którzy z tego powodu mogą uznać, że wspólna koncepcja znaków oparta na słowach "protekt"/"protect" ma na celu skierować ich uwagę na funkcję i przeznaczenie jaką spełniają oznaczane nimi towary nie zaś wskazywać na źródło ich pochodzenia. Dlatego podzielić należy zdanie organu, że stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków w płaszczyźnie znaczeniowej wynikające ze wspólnej koncepcji ma w tym wypadku mniejsze znaczenie niż wynik oceny znaków na gruncie pozostałych dwóch płaszczyzn porównawczych.
Podsumowując, WSA podzielił pogląd UP o niskim stopniu podobieństwa porównywanych znaków w warstwie znaczeniowej (koncepcyjnej) z uwagi na fakt, że jako całość, na skutek skojarzeń z ochroną i bezpieczeństwem, znaki te przez pryzmat słów "protekt"/"protect" będą identyfikowane jako mające charakter aluzyjny w stosunku do cech i właściwości towarów oznaczanych tymi znakami.
Sąd I instancji zgodził się również z organem, że odbiór werbalny porównywanych oznaczeń "4protekt" i PROTECTA jest na tyle odmienny, że nie powoduje między nimi bezpośrednich skojarzeń. Omówione przez UP czynniki wystarczająco różnicują odbiór fonetyczny porównywanych znaków, które pomimo istniejących zbieżności w zakresie elementu "protekt", będą odbierane jako werbalnie niepodobne przede wszystkim z uwagi na odmienne brzmienie początkowych elementów znaków.
W zakresie całościowego odbioru wizualnego spornego znaku, WSA podzielił opinię organu, że jest on zdeterminowany w równym stopniu przez obecność w nim cyfry "4", jak też słowa "protekt", które mimo łącznego zapisu dają się wzrokowo wyodrębnić. Całościowy odbiór wizualny spornego znaku "4protekt" za sprawą początkowej cyfry "4", która nie występuje w znakach wcześniejszych i równocześnie wobec braku w nim końcowej litery "A", która z kolei występuje w znakach wcześniejszych, powoduje, że znak ten wywołuje odmienne całościowe wrażenie wizualne niż znaki towarowe PROTECTA.
Według WSA przeprowadzona analiza znaków we wszystkich trzech płaszczyznach pozwala dojść do jednoznacznego wniosku o ich wystarczającym zróżnicowaniu w ogólnym odbiorze, które pozwoli znakom właściwie spełnić ich rolę odróżniającą w stosunku do towarów i usług objętych ochroną przez porównywane znaki. Niewątpliwie różnice, jakie zachodzą między porównywanymi znakami "4protekt" i PROTECTA w płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej, są na tyle duże, że w sposób zauważalny niwelują tożsamość koncepcji porównywanych znaków.
W ocenie Sądu I instancji znak sporny został oceniony w całokształcie wszystkich elementów, a przy wydawaniu decyzji uwzględniono przyjęte w doktrynie i orzecznictwie zasady oceny porównawczej oznaczeń, w tym nie tylko pokrywanie się w nich elementów zbieżnych, ale również wpływ i znaczenie zachodzących między nimi różnic, które w danym przypadku UP uznał za bardziej istotne niż zbieżne elementy porównywanych oznaczeń. Organ, wbrew twierdzeniu skarżącej, dokonał oceny podobieństwa znaków z uwzględnieniem ogólnego wrażenia, jakie wywołują one na relewantnym kręgu odbiorców, uznając, iż w danym przypadku znak sporny "4protekt" nie wywołuje ryzyka konfuzji w kontekście istnienia wcześniejszych praw stanowiących przeciwstawione mu znaki towarowe PROTECTA.
II
Skargę kasacyjną od powyższego wyroku złożyła C. z siedzibą w C., zaskarżając to orzeczenie w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, ewentualnie o uwzględnienie skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP.
Ponadto wniesiono o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:
I. Na art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:
1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i art. 151 p.p.s.a., poprzez niewłaściwe dokonanie kontroli zgodności z prawem działania organu, który z naruszeniem norm prawa procesowego, tj. art. 6, 7, 8, 11, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 k.p.a.:
a) wadliwie ustalił, że wobec rzekomo niskiej zdolności odróżniającej elementu wspólnego porównywanych znaków towarowych, tj. elementu "PROTEKT/PROTECT", charakter odróżniający w porównywanych znakach towarowych, a w konsekwencji decydujące znaczenie dla oceny ich podobieństwa oraz ryzyka wprowadzenia w błąd, mają pozostałe ich elementy, tj. początkowa cyfra "4" znaku spornego i ostatnia litera "A" znaków towarowych skarżącej tj. EUTM 000239400, EUTM 005800602 i EUTM 003310621 "PROTECTA", podczas gdy elementy te są pozbawione jakiejkolwiek zdolności odróżniającej i, jako takie nie będą miały żadnego wpływu na ogólne wrażenie wywoływane na odbiorcy oraz na możliwość odróżnienia znaków towarowych stron;
b) wadliwie ustalił, że wobec rzekomo niskiej zdolności odróżniającej elementu wspólnego porównywanych znaków towarowych, tj. elementu "PROTEKT/PROTECT" oraz różnic w ich pozostałych elementach, tj. początkowej cyfrze "4" znaku spornego i ostatniej literze "A" znaków towarowych skarżącej, porównywane znaki nie wykazują podobieństwa na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej oraz wykazują jedynie niskie podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej, podczas gdy porównywane znaki wykazują wysokie podobieństwo wizualne i fonetyczne oraz są identyczne pod względem znaczeniowym, a konkluzji tej nie zmienia dodatek elementów "4" i "A", które, ze względu na swój nieodróżniający charakter, nie będą wpływały na ocenę podobieństwa porównywanych znaków towarowych;
2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i art. 151 p.p.s.a., poprzez niewłaściwe dokonanie kontroli zgodności z prawem działania organu, który, z naruszeniem norm prawa procesowego, tj. art. 6, 7, 8,11, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 k.p.a. wadliwie ustalił, że wobec tego, że znaki towarowe skarżącej wykazują rzekomo niską zdolność odróżniającą, w ocenianej sprawie nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, podczas gdy zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sytuacji, w której w porównywanych znakach towarowych nie ma innych elementów, którym można byłoby przypisać silniejszy wpływ na odbiorców, decydujące znaczenia mają elementy wspólne znaków, nawet, jeżeli mają niską zdolność odróżniającą;
3) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. i art. 151 p.p.s.a., poprzez niewłaściwe dokonanie kontroli zgodności z prawem działania organu, który, z naruszeniem norm prawa procesowego, tj. art. 6, 7, 8, 11, 77 § 1, 80 oraz 107 § 3 k.p.a. wadliwe ustalił, że do ocenianej sprawy nie mają zastosowania ustalenia Sądu Unii Europejskiej zawarte w wyroku z dnia 15 lipca 2014 r., w sprawie sygn. T-576/12, podczas gdy poczynione w tej sprawie ustalenia mają bezpośrednie przełożenie na okoliczności niniejszej sprawy i powinny były zostać uwzględnione przez organ przy wydawaniu decyzji;
4) art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nieprawidłowe uzasadnienie wyroku w zakresie podstaw faktycznych jak i prawnych, na skutek błędnej oceny ustaleń faktycznych oraz prawnych poczynionych przez organ w zakresie przesłanki podobieństwa porównywanych znaków towarowych oraz przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co uniemożliwia poznanie motywów, którymi kierował się Sąd przy wydawaniu zaskarżonego wyroku, a w konsekwencji uniemożliwia kontrolę instancyjną.
II. Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:
1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z przepisem art. 129¹ ust. 1 pkt 2 p.w.p. w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię, polegającą na wadliwej ocenie zdolności odróżniającej poszczególnych elementów porównywanych znaków towarowych oraz nadaniu charakteru odróżniającego i większego znaczenia tym elementom, które są pozbawione zdolności odróżniającej, które to uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy, ponieważ doprowadziło Sąd do błędnej konkluzji odnośnie braku ryzyka wprowadzenia w błąd;
2) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., poprzez jego błędną wykładnię polegającą na wadliwym przyjęciu, że wobec niskiej zdolności odróżniającej wspólnego elementu porównywanych znaków towarowych nie zachodzi przesłanka ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, podczas gdy ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd istnieje w sytuacji, kiedy w znakach towarowych nie ma innych oprócz wspólnej, nieznacznie odróżniającej części elementów, którym można byłoby przypisać silniejszy wpływ na odbiorców;
3) art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w związku z przepisem art 132¹ ust 1 pkt 3 p.w.p., poprzez jego niewłaściwe niezastosowanie, podczas gdy z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy wynika, że spełnione zostały wszystkie przesłanki wskazujące na konieczność uznania sprzeciwu skarżącej za zasadny;
co skutkowało dokonaniem wadliwej kontroli decyzji organu w przedmiocie stwierdzenia braku mylącego podobieństwa między porównywanymi znakami towarowymi z naruszeniem przepisu art. 3 § 1 p.p.s.a. i doprowadziło do bezpodstawnego oddalenia skargi na decyzję organu z naruszeniem art. 145 § 1 ust. 1 lit. a) i c) p.p.s.a. przez jego niezastosowanie oraz art. 151 p.p.s.a. przez jego zastosowanie w niniejszej sprawie.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną zgłaszający wniósł o jej oddalenie w całości oraz zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.
III
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna zasługiwała na uwzględnienie, aczkolwiek nie wszystkie zawarte w niej zarzuty okazały się usprawiedliwione.
Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a, rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, która zachodzi w przypadkach przewidzianych w § 2 tego artykułu. W niniejszej sprawie nie występują jednak żadne z wad wymienionych we wspomnianym przepisie, które powodowałyby nieważność postępowania prowadzonego przez Sąd I instancji.
Przed przystąpieniem do merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów skargi kasacyjnej przypomnieć należy, że przedmiotem kontroli kasacyjnej jest wyrok Sądu I instancji oddalający skargę wnoszącego sprzeciw na decyzję Urzędu Patentowego utrzymującą w mocy decyzję tego organu oddalającą w całości sprzeciw wobec zgłoszenia słownego znaku towarowego "4protekt" na podstawie art. 15221 w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p.
W pierwszej kolejności oceną Naczelnego Sądu Administracyjnego objęty został zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a., wskazany w punkcie I ppkt 4 petitum skargi kasacyjnej, jego zasadność bowiem wykluczałaby możliwość merytorycznego odniesienia się do pozostałych, objętych zarzutami skargi kasacyjnej nieprawidłowości.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie brak jest podstaw aby uznać, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie spełnia wymogów określonych przepisem art. 141 § 4 zd. 1 p.p.s.a. Przypomnieć należy, że ustawodawca w art. 141 § 4 p.p.s.a. określił niezbędne elementy uzasadnienia, tj. zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania co do dalszego postępowania.
W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną w dwóch przypadkach: po pierwsze, jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (por. uchwała NSA z 15 lutego 2010 r., sygn. akt II FPS 8/09, ONSAiWSA 2010, nr 3, poz. 39), po drugie, gdy uzasadnienie zaskarżonego wyroku zostało sporządzone w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie jego kontroli przez Naczelny Sąd Administracyjny. W rozpoznawanej sprawie nie występuje żaden z wymienionych przypadków. Uzasadnienie zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne przewidziane w tym przepisie.
Ponadto wskazać należy, że dla skutecznego zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. należało wykazać, czego skarżący nie uczynił, że uzasadnienie z uwagi na swoją konstrukcję, niespełnione wymogi ustawowe, nie pozwala na ocenę, czy wyrok Sądu I instancji jest prawidłowy, czy też nie.
Jak wynika z petitum i z uzasadnienia skargi kasacyjnej, skarżący kasacyjnie nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu I instancji, który podzielił stanowisko UP, który dokonał błędnej oceny ustaleń faktycznych oraz prawnych poczynionych przez organ w zakresie przesłanki podobieństwa porównywanych znaków towarowych oraz przesłanki ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.
Podkreślenia wymaga, iż fakt, że stanowisko zajęte przez Sąd I instancji, który podzielił stanowisko UP, jest odmienne od prezentowanego przez wnoszącego skargę kasacyjną nie oznacza, iż uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wady konstrukcyjne, nie poddaje się kontroli kasacyjnej, czy też, że jest wadliwe w stopniu uzasadniającym uchylenie wydanego w sprawie rozstrzygnięcia. Dlatego polemika z merytorycznym stanowiskiem Sądu I instancji nie może sprowadzać się do zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a.
Natomiast za usprawiedliwiony w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie należy uznać zarzut naruszenia przez Sąd I instancji przepisu prawa materialnego, tj. zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię, sformułowany w pkt II ppkt 1 i 2 petitum skargi kasacyjnej.
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekającego w rozpoznawanej sprawie doszło do błędnej wykładni art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez Urząd Patentowy, co nieprawidłowo zaakceptował Sąd I instancji w zakresie badania przesłanki identyczności lub podobieństwa znaku zgłoszonego z wcześniejszymi znakami t. przeciwstawionymi oraz dokonania oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.
W tym miejscu przypomnieć należy, że jak przyjmuje się jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., wymaga spełnienia łącznie następujących trzech przesłanek:
1) identyczności lub podobieństwa towarów lub usług objętych przeciwstawionymi znakami;
2) identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków, którą należy badać w trzech płaszczyznach: znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej, przy czym dokonując porównania należy wziąć pod uwagę rodzaj porównywanych znaków oraz
3) istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że zgłoszony znak t. i przeciwstawione znaki towarowe porównuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przy czym jak przyjmuje TSUE w orzecznictwie do stwierdzenia podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z tych płaszczyzn (zob. wyrok TS UE z dnia 22.06.1999 r. w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; wyrok TS UE z dn. 02.12.2009 r. w sprawie Volvo, T-343/07).
Dokonując oceny podobieństwa znaku zgłoszonego do przeciwstawionych znaków t., Urząd Patentowy skoncentrował się przede wszystkim nie na obiektywnym badaniu identyczności lub podobieństwa znaku zgłoszonego ze znakami t. przeciwstawionymi i na wywoływanym przez nie ogólnym wrażeniu, lecz na ocenie posiadania przez poszczególne składniki przeciwstawionych znaków t. zakresu zdolności odróżniającej. Tym samym dokonując porównania przeciwstawionych znaków t. Urząd Patentowy nadał zdecydowanie nadmiernego znaczenia ocenie zakresu posiadania przez nie zdolności odróżniającej, co błędnie zaakceptował Sąd I instancji.
Doszło do wadliwej wykładni art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. w odniesieniu do sposobu przeprowadzenia porównania znaku zgłoszonego z przeciwstawionymi znakami towarowymi na trzech płaszczyznach, polegającej na przyjęciu, że okoliczność, że wspólny element porównywanych oznaczeń, tj. "PROTEKT/PROTECT" ma słabą zdolność odróżniającą – to nie można uznawać tych oznaczeń za podobne. Urząd Patentowy na s. 21 uzasadnienia decyzji wydanej w I instancji podzielił pogląd zgłaszającego, że nie ma "możliwości, aby ochronę wynikającą ze znaków t. "PROTECTA" rozciągać na element "protect", a tym samym z tego powodu uznawać oznaczeń za podobne". Jak wskazał UP na s. 21 uzasadnienia decyzji I instancji, którą utrzymał w mocy organ w decyzji II instancji: "Należy zawsze uwzględniać stopień zdolności odróżniającej przeciwstawionych znaków i ich elementów, w szczególności, gdy elementy wspólne w znakach (lub elementy zbliżone w znakach) są pozbawione zdolności odróżniającej (ewentualnie mają bardzo słabą zdolność odróżniającą) względem oznaczanych towarów/usług, istnieją podstawy do zaprzeczenia ich kolizji". Na uzasadnienie takiego stanowiska UP wskazał wyrok TSUE z 16 lipca 1998 r., w sprawie C-210/96, Gut Springenheide. Trzeba zaznaczyć, że przytoczony przez organ wyrok TSUE, nie dotyczył w ogóle tej kwestii, tylko odnosił się do ustalenia, czy oświadczenie mające na celu promowanie sprzedaży towaru opatrzonego znakiem t. jest możliwe do wprowadzenia w błąd nabywcy. To błędne stanowisko potwierdził UP w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przy ponownym badaniu podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń.
Sąd I instancji nieprawidłowo podzielił stanowisko Urzędu Patentowego co do znaczącej roli charakteru odróżniającego przeciwstawionych znaków t. w ocenie ich podobieństwa przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd na gruncie art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu I instancji, który uznał za zasadne stanowisko UP, że łączący porównywane znaki t. element słowny "PROTEKT/PROTECT" ma słaby charakter odróżniający i w związku z tym nie będzie uznawany za oznaczenie wskazujące na pochodzenie spornych towarów. To w konsekwencji doprowadziło Sąd I instancji do uznania za zgodną z prawem decyzji UP o braku ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd i uznania decyzji UP utrzymującej w mocy decyzję o oddaleniu sprzeciwu za zgodne z prawem.
Podkreślenia wymaga, że przy ocenie podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych należy wziąć pod uwagę stanowisko Sądu UE zawarte w wyroku z 15 lipca 2014 r., w sprawie T-576/12, Lex nr 1499229, który stwierdził, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ewentualny charakter słabo odróżniający wspólnego elementu złożonego znaku towarowego nie musi oznaczać, iż element ten nie stanowi elementu dominującego, jeśli w szczególności z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez konsumenta i zachować się w jego pamięci (pkt 65). Ponadto w cyt. wyroku Sąd UE stwierdził, że nie można skutecznie twierdzić, że litera "a" w znaku przeciwstawionym jest w stanie sama zdominować wywoływane przez ten znak towarowy wrażenie, które właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, tak że wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego byłyby bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym (pkt 64).
Wskutek błędnej wykładni art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. zarówno przez Sąd I instancji, jak i przez Urząd Patentowy doszło do pozbawienia znaczenia istotnego elementu utrwalonej w orzecznictwie metodologii badania podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń poprzez zdecydowanie nadmierne uwypuklenie znaczenia oceny charakteru odróżniającego składników tych oznaczeń przy ocenie ryzyka konfuzji. Trafność tego stanowiska znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów europejskich, że bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009, w tym posiadanie przez znaki towarowe zdolności odróżniającej, nie mogą być rozpoznawane w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku t., gdyż przepis ten nie należy do grupy przepisów, na podstawie których należy oceniać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji (zob. wyroki Sądu UE: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM – Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 71; z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D przeciwko OHIM – Sämann (Aire Limpio), Zb.Orz. s. II-2699, pkt 105; z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie T-101/11 Mizuno przeciwko OHIM – Golfino (G), niepublikowany w Zbiorze, pkt 22).
W konsekwencji, doszło również do błędnej wykładni w zakresie oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, czyli trzeciej przesłanki, o której mowa w art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez Urząd Patentowy, co nieprawidłowo zaakceptował Sąd I instancji. Wadliwa wykładnia tego przepisu polegała na przyjęciu, że niska zdolność odróżniająca porównywanych znaków w zakresie wspólnego elementu "PROTEKT/PROTECT" wyklucza ryzyko pomyłki wśród odbiorców, podczas gdy zgodnie z orzecznictwem TSUE nawet w przypadku, kiedy porównywane oznaczenia mają słaby charakter odróżniający - nie wyklucza to ryzyka, że odbiorcy mogą zostać wprowadzeni w błąd.
Bowiem nawet przyjmując założenie, że niektóre z elementów znaku zgłoszonego i znaków przeciwstawionych mają słabszy odróżniający charakter, to nie uniemożliwia to stwierdzenia ryzyka konfuzji. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, okoliczność, że dany znak towarowy ma słabo odróżniający charakter, nie wyklucza bowiem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zwłaszcza gdy między danymi towarami lub usługami występuje identyczność lub podobieństwo.
Jak stwierdził TSUE w orzecznictwie m.in. w wyroku z dnia 8 listopada 2016 r., C-43/15P w sprawie BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH przeciwko EUIPO nawet w wypadku wcześniejszego znaku towarowego o charakterze słabo odróżniającym można uznać, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, w szczególności z uwagi na podobieństwo oznaczeń i oznaczonych nimi towarów lub usług (pkt 63 wyroku; zob. także postanowienia Trybunału: z dnia 2 października 2014 r., Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHIM, C-91/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2261, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo; a także z dnia 7 maja 2015 r., Adler Modemärkte/OHIM, C-343/14 P, niepublikowane, EU:C:2015:310, pkt 59). Ponadto, jak stwierdził TSUE m.in. w wyroku z 19 listopada 2015 r., w sprawie C-190/15 P, Fetim BV (ECLI:EU:C:2015:778) - chociaż prawdą jest, że im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe będzie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nie można jednak wykluczyć takiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest słaby (pkt 40). Stanowisko to znalazło również potwierdzenie w orzecznictwie NSA m.in. w wyroku z 29 października 2024 r., II GSK 1041/21, CBOSA).
Z utrwalonego orzecznictwa TSUE wynika, że przeciwna teza nie jest zgodna z samą naturą całościowej oceny, jaką właściwe organy mają obowiązek przeprowadzić, ponieważ jej skutkiem byłoby pozbawienie znaczenia czynnika, jakim jest podobieństwo znaków towarowych, a nadmierne uwypuklenie znaczenia odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 15 marca 2007 r., T.I.M.E. ART/OHIM, C-171/06 P, EU:C:2007:171, pkt 41; a także postanowienie z dnia 19 listopada 2015 r., Fetim/OHIM, C-190/15 P, niepublikowane, EU:C:2015:778, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo). Nawet jeżeli charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego powinien zostać wzięty pod uwagę w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to stanowi on jednak tylko jeden z wielu elementów uwzględnianych podczas tej oceny, nie zaś element dominujący tej oceny (zob. w szczególności postanowienia TSUE: z dnia 29 listopada 2012 r., Hrbek/OHIM, C-42/12 P, niepublikowane, EU:C:2012:765, pkt 61; z dnia 2 października 2014 r., Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHIM, C-91/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2261, pkt 22).
Zatem, jak wynika z ww. orzecznictwa TSUE, okoliczność, że wspólny element "PROTEKT/PROTECT" w przeciwstawionych znakach towarowych ma słabą zdolność odróżniającą, to nie wyklucza to ryzyka konfuzji, tzn. wprowadzenia odbiorców w błąd na podstawie art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p.
W konsekwencji błędnej wykładni art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. doszło również do jego niewłaściwego zastosowania w zakresie oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, a zatem usprawiedliwiony jest zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. w zw. z art. 132¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., zawarty w pkt II ppkt 3 petitum skargi kasacyjnej.
Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny uznaje za przedwczesne wypowiadanie się co do zasadności zarzutów natury procesowej. Jednoznaczne opowiedzenie się za racją skarżącej kasacyjnie spółki w tym zakresie, możliwe bowiem będzie po przeprowadzeniu postępowania - bez stwierdzonych w rozpoznawanej sprawie uchybień prawa materialnego, które decydowały o tym, jakie ustalenia faktyczne mają znaczenie dla sprawy.
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ weźmie pod uwagę wykładnię prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny, jak również uwzględni stanowisko Sądu UE wyrażone w wyroku z 15 lipca 2014 r., w sprawie T-576/12, Lex nr 1499229, która dotyczyła tego samego zgłaszającego i wnoszącego sprzeciw, przy czym znakiem zgłoszonym był graficzny unijny znak t. "PROTEKT", zaś przeciwstawionymi wcześniejszymi znakami były słowne unijne znaki t. "PROTECTA". Sąd UE na mocy tego wyroku oddalił skargę zgłaszającego na decyzję EUIPO utrzymującą w mocy decyzję o uwzględnieniu sprzeciwu.
Mając na uwadze powyższe, z uwagi na to, że doszło do naruszenia przepisu prawa materialnego, tj. art. 1321 ust. 1 pkt 3 p.w.p. wskutek jego błędnej wykładni, a w konsekwencji niewłaściwego zastosowania, którego dopuścił się Urząd Patentowy i co nieprawidłowo zaakceptował Sąd I instancji, Naczelny Sąd Administracyjny - działając na podstawie art. 188 p.p.s.a. - uchylił zaskarżony wyrok oraz rozpoznał skargę uchylając obie decyzje organu.
O kosztach postępowania sądowego NSA orzekł na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a. i art. 200 p.p.s.a. w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. oraz § 11 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1431).