Krótka odpowiedź (TL;DR)
Pośrednik handlowy lub operator platformy może ponosić odpowiedzialność za naruszenie znaku towarowego, jeśli sam „używa" oznaczenia w obrocie gospodarczym lub aktywnie przyczynia się do naruszenia praw właściciela znaku. Pasywne świadczenie usług technicznych – bez wiedzy o bezprawności – z reguły nie wystarcza do przyjęcia odpowiedzialności. Kluczowe orzeczenia TSUE i SN wyznaczają granicę między dozwoloną działalnością pośredniczącą a bezprawnym naruszeniem.
1. Kiedy pośrednik handlowy sam „używa" znaku towarowego?
Kluczowym precedensem jest wyrok TSUE w sprawie C-62/08 (Brandtraders / UDV North America), w którym Trybunał orzekł, że pośrednik działający w imieniu własnym, ale na rachunek sprzedającego, używający w dokumentacji handlowej oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym, narusza prawa właściciela znaku. C-62/08. Trybunał podkreślił, że pojęcie „używania" obejmuje sytuację, gdy pośrednik posługuje się znakiem w swojej dokumentacji handlowej, nawet jeśli nie jest właścicielem towarów.
Polski SN podobnie rozstrzygnął w sprawie III CSK 323/06, że napełnianie butli ze znakami towarowymi powoda własnym gazem i sprzedaż tego gazu stanowi wprowadzenie do obrotu w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 1 Prawa własności przemysłowej. „zgromadzenie przez pozwanego 195 butli napełnionych gazem z natury swej nie mogło służyć innym celom aniżeli sprzedaży gazu w butlach" → III CSK 323/06. SN wyraźnie stwierdził, że składowanie towarów w opakowaniach oznaczonych cudzym znakiem towarowym jest używaniem znaku w rozumieniu art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej.
2. Odpowiedzialność platform internetowych – granica między hostingiem a aktywnym udziałem
W sprawach połączonych C-236/08 do C-238/08 (Google / Louis Vuitton) TSUE orzekł, że podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, który przechowuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym jako słowo kluczowe, nie „używa" tego oznaczenia w rozumieniu przepisów o znakach towarowych. C-236/08 do C-238/08. Odpowiedzialność Google jako hostingu powstaje dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o bezprawności i braku podjęcia działań.
Z kolei w sprawie C-324/09 (L'Oréal / eBay) TSUE doprecyzował, że operator platformy handlowej może ponosić odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej, jeśli aktywnie uczestniczy w promocji lub optymalizacji ofert. C-324/09. Nakazy wobec pośredników muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Polskie sądy potwierdziły ten kierunek – w sprawach XXII GWO 4/12, XXII GWO 61/11 i XXII GWO 54/12 Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wnioski o zabezpieczenie roszczeń przeciwko operatorowi platformy aukcyjnej, podkreślając kontrowersyjność odpowiedzialności pośrednich naruszycieli w prawie znaków towarowych. XXII GWO 4/12. XXII GWO 61/11.
3. Dzierżawca hal targowych jako pośrednik – analogia do rynku online
W przełomowym wyroku C-494/15 (Tommy Hilfiger / Delta Center) TSUE orzekł, że dzierżawca hal targowych poddzierżawiający stanowiska handlowe jest pośrednikiem, z usług którego korzysta się do naruszania praw własności intelektualnej. C-494/15. Warunki nakładania nakazów na takich pośredników są identyczne jak w przypadku operatorów rynków elektronicznych online. Trybunał zaznaczył jednak, że nie można wymagać od pośrednika stałego nadzoru nad klientami.
4. Brak odpowiedzialności za samodzielne działania podmiotów trzecich
W wyroku C-684/19 TSUE wyraźnie ograniczył odpowiedzialność podmiotu zlecającego reklamę: jeśli inne strony internetowe powielają ogłoszenie z własnej inicjatywy, pierwotny zleceniodawca nie „używa" znaku towarowego. C-684/19. Pojęcie „używania" wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością.
5. Odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu podrabianych towarów – bezprawność wystarczy
SN w sprawie III CK 15/04 potwierdził, że wprowadzenie do obrotu nieautentycznych towarów oznaczonych cudzym znakiem towarowym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, przy czym do odpowiedzialności wystarcza sama bezprawność działania. „odpowiedzialność wywodzona z art. 3 i 10 uznk wypływa z samej bezprawności działania" → III CK 15/04. Nie jest konieczne wykazanie winy sprawcy, choć w tej sprawie sądy dopatrzyły się niedbalstwa.
W sprawie III CK 410/03 SN dodał ważne zastrzeżenie: używanie cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych i reklamowych jest dozwolone, jeśli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań. „Użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeżeli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań" → III CK 410/03. Ochrona prawa z rejestracji znaku nie może sięgać tak daleko, by uniemożliwiać legalnie prowadzoną działalność gospodarczą drugiej strony.
6. Podstawa prawna – art. 296 ust. 3 Prawa własności przemysłowej
Kluczowy przepis krajowy – art. 296 ust. 3 Prawa własności przemysłowej – expressis verbis przewiduje odpowiedzialność pośrednika: z roszczeniami o zaniechanie naruszenia można wystąpić również przeciwko osobie, „z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy". Przepisu tego nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12–15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – co stanowi implementację unijnego bezpieczeństwa prawnego dla pasywnych pośredników hostingowych.
Źródła: C-62/08, C-324/09, C-236/08 do C-238/08, C-494/15, C-684/19, III CSK 323/06, III CK 15/04, III CK 410/03, XXII GWO 4/12, XXII GWO 61/11, XXII GWO 54/12; art. 296 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i art. 154 pkt 1 Prawa własności przemysłowej